一、以往在美國提起商標侵權訴訟，倘若被告為外國人或外國廠商，往往需遵循海牙送達公約(Hague Service Convention)規範之送達方式，輾轉透過締約國指定的中央機關負責接收他國送達之起訴狀等司法文書並配合翻譯、公認證等程序驗證相關文件之形式真正之後再予轉達，曠日廢時且增加原告之支出負擔。美國聯邦第九巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)於2022年11月14日判決承認對美國專利商標局長送達對外國公司之商標侵權起訴狀及傳票等訴訟文書為合法送達，使在美國提起訴訟的原告對外國廠商送達法律文書之方式更加彈性(San Antonio Winery, Inc. v. Jiaxing Micarose Trade Co., Ltd., Case No. 21-56036 (9th Cir. Nov. 14, 2022))。
二、相關法律規定
美國商標法1051(e)條規定：「申請人之住所並非位於美國者，申請人得以書面向美國專利商標局提交文件，委任在美國居住之人及其姓名與地址，受任人於影響商標之程序中得收受通知或送達。…。如於最近一期委任書所載之住址未能送達予受任人，或者註冊人並未以書面向美國專利商標局提交指定於商標程序中收受通知及送達之人及其姓名與地址，該通知(notices)或送達(process)得向(美國專利商標局)局長為之。」
三、本案爭議經過
(一) 原告(San Antonio Winery, Inc.)為一設立於洛杉磯歷史悠久的釀酒廠，以產製Stella Rosa系列紅酒聞名，至遲於1998年起即行銷產品，並享有相關產品標示之RIBOLI和RIBOLI FAMILY註冊商標權。而被告(Jiaxing Micarose Trade Co., Ltd.)為一中國公司，自2018年起也在美國註冊取得RIBOLI商標權，指定使用於服裝和鞋子等商品。2020年，Jiaxing又申請將RIBOLI商標註冊使用於倒酒器和酒架及其他廚房和家居用品。原告於知悉前述情形後，認為雙方商標指定使用部份互相重疊，即在加州中區地方法院對被告提起商標侵權、商標淡化等訴訟，請求：禁止被告將爭議商標使用於任何商品、撤銷被告2018註冊取得之RIBOLI商標權，暨放棄其於2020年之後新的商標註冊申請案或禁止美國專利商標局核准其新案註冊申請。
(二) 由於被告為外國公司，原告依聯邦民事訴訟規則4(f)、(h)之規定，可選擇依海牙送達公約送達起訴狀及傳票等訴訟文書。為更有效率的送達，本件原告選擇另依前述美國商標法1051(e)條規定進行。原告先嘗試聯繫被告在美國委任的商標代理人，看其是否願意代被告收受本案相關訴訟文書，在未獲回應後原告即將傳票、起訴狀等訴訟文書依前引商標法規定向美國專利商標局之局長為送達，該局局長隨後發函給本案被告通知相關訴訟文書已依商標法1051(e)條規定完成送達。一審期間，被告並未到庭，原告即聲請一造辯論判決及核發終局禁制令。地方法院認為美國商標法1051(e)條規定僅適用於美國專利商標局主導的行政程序，本件未合法送達訴訟文書而拒絕原告之聲請。原告對前述地院裁決提起中間上訴，由第九巡迴上訴法院審理。
(三) 上訴法院認定依美國商標法第1051(e)條送達相關文書不僅適用於美國專利商標局之行政審查程序，也適用於法院訴訟程序，撤銷原裁判並發回重新審理：
1. 上訴法院對於美國商標法第1051(e)條之法律用語進行字義解釋，認為該條規定適用於「在影響商標之程序中收受通知或送達(文件)」之情形，根據一般常識、判例和字典定義，法條所謂之「程序」並無複雜定義，字面的普通含意即包括「法院訴訟程序」。
2. 再者，「法院訴訟程序」確實會影響到商標權，此種影響不僅指申請註冊商標之行政程序，也包含本案原告在訴訟中聲請核發禁制令，尋求「撤銷已註冊商標權，暨放棄新案註冊申請」等情形，都屬於法條文句所稱「影響商標之程序」。
3. 又，第1051(e)條法條文句並列「通知」和「送達」，更是本條規範意旨包含「法院訴訟程序」之有力佐證。因為在美國專利商標局進行的行政程序不是透過「送達傳票」、而是根據「通知」以開展。因此，倘若第1051(e)條僅限適用於行政程序之「通知」，法條文句中的「送達」用語將成為多餘的贅字。
4. 依美國商標法第1051(e)條送達與依海牙送達公約送達並無衝突。只有當法院決定文書需要依公約規定透過國際流程傳遞給在海外居住之一方當事人時，才有是否符合公約規範之問題。在本案中，訴訟文書是另依商標法規定送達到美國國境內，此時合法送達與否是由美國法律定之，不管是送達國境內的代理人或專利商標局的局長，依前引商標法規定送達給法定代表時都已是有效的送達。
四、品牌廠商宜留意調整在美國之應訴策略
(一) 外國廠商如對台灣廠商或者個人在外國法院取得確定之給付判決，原告可持外國法院確定判決至台灣法院提起許可執行之訴，獲判准後即可聲請強制執行。台灣法院審理時係依台灣民事訴訟法第402 條第1項所定4款要件形式審查外國法院判決之合法性，惟基於國際司法互相尊重及禮讓之原則，以往除具有可能之管轄及送達瑕疵外，挑戰外國法院判決不得在台灣執行本已不易。
(二) 進一步言之，若以上案例之被告為台灣廠商，在地院更新審理後依上訴法院裁判意旨准予為一造辯論，並進而為損害賠償之判決後確定。原告到台灣法院提起許可執行之訴，此時即使被告依台灣民事訴訟法第402條第1項第2款抗辯其未應訴，且開始為訴訟之通知也未曾「在美國合法送達」，而責由原告證明合法送達與否，原告只要提出已合法送達給美國專利商標局長之文件，台灣法院基於「程序依據法庭地法之原則」仍會根據被主張合法送達區域(即如本案例之美國)當地之法律判斷該案之起訴狀及傳票是否合法送達。此種送達方式不以送達被告本人為限，即使無收受送達權限之人，將所收受之法院文書實際轉交予有收受送達權限之人，而依被送達國法律規定合法，台灣法院仍承認其送達效力(最高法院105年度台上字第232號判決及臺灣高等法院105年度重上更(一)字第35號確定判決意旨參照)。因此，品牌廠商宜留意如本案例所示訴訟文書送達美國境內之方式已被美國法院認定為合法，在以類似方式收到訴訟資料時，適時提交答辯資料，以免損及權利。
◎ 相關報導
外國法院判決之承認與執行