~ 十一卷十一期 2009 年 11 月出刊 ~

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本期報導標題

外國法院判決之承認與執行

香水的紛爭:以L’OREALv. Bellure案看比較性廣告與商標侵害

 

外國法院判決之承認與執行

  台灣公司甲與美國公司乙在台灣併存註冊A及B商標於同類商品,甲公司將附有A商標之商品銷往美國,乙公司以侵害其在美註冊之B商標為由,向某聯邦地方法院起訴請求停止侵害及要求賠償,甲公司認為其並無任何仿冒意圖且二商標也不近似,但聽聞美國訴訟之高額花費而決定不應訴,致美國法院以缺席判決判令甲公司應賠償乙公司之損失及律師費共250萬美金。乙公司更進而向甲公司所在地之我國法院聲請許可該美國法院判決之執行,甲公司主張(一)美國法院不尊重A及B商標在台灣併存註冊之事實;(二)其銷美之金額不過區數萬美金,何以須賠償250萬美金;(三)其雖未應訴,但開始訴訟之通知僅由乙公司以國際郵件方式寄至甲公司台灣之營業處所。試問我國法院審理時應否斟酌甲公司之主張?

一、 前言

二、 概說

三、 上述四款情形在實務上之認定標準

四、 其他實務上之議題

五、 大陸地區判決之承認與執行

六、 結語...詳全文

 

香水的紛爭:以L’OREALv. Bellure案看比較性廣告與商標侵害

  本刊2008年12月之國際智慧財產權報導「從O2 v Hutchison 3G案談比較性廣告與商標侵權」一文,曾論及當時歐洲法院見解-認為於比較廣告使用他人近似商標,商標權人仍應證明比較廣告有致消費者產生混淆誤認之虞,才構成商標侵權。於O2案進行之時,另一家知名廠商L’Oreal亦對Bellure等多家香水廠商提出比較廣告之商標侵權訴訟,然而與O2案不同的是,L’Oreal案於今年6月取得歐洲法院有利之初步裁決,知名廠商禁止廣告主使用相同之商標於比較廣告上時,不以證明混淆誤認之虞為必要。此結果源於歐洲法院針對比較廣告與商標侵權有進一步之見解。本篇將詳談L’Oreal之案情,供讀者知悉近期歐洲法院見解。

一、 前言

二、 事實摘要

三、 本案之原告及被告之主張

四、 英國高等法院判決

五、 原被告分別提出上訴

六、 歐洲法院於2009年6月18日作出初步裁決

七、 結論...詳全文

外國法院判決之承認與執行


劉 法 正 律師

一、前言

台灣公司甲與美國公司乙在台灣併存註冊A及B商標於同類商品,甲公司將附有A商標之商品銷往美國,乙公司以侵害其在美註冊之B商標為由,向某聯邦地方法院起訴請求停止侵害及要求賠償,甲公司認為其並無任何仿冒意圖且二商標也不近似,但聽聞美國訴訟之高額花費而決定不應訴,致美國法院以缺席判決判令甲公司應賠償乙公司之損失及律師費共250萬美金。乙公司更進而向甲公司所在地之我國法院聲請許可該美國法院判決之執行,甲公司主張(一)美國法院不尊重A及B商標在台灣併存註冊之事實;(二)其銷美之金額不過區數萬美金,何以須賠償250萬美金;(三)其雖未應訴,但開始訴訟之通知僅由乙公司以國際郵件方式寄至甲公司台灣之營業處所。試問我國法院審理時應否斟酌甲公司之主張?

二、 概說

按法院之判決及執行,乃國家司法權之實施與行使,其效力原則上僅及於該國領域之內,而不及於其他國家,惟現今交通便利,國際貿易發達,涉外事件層出不窮,為避免在外國爭論已決之事件,在內國重行審理,增加當事人及內國法院勞力、時間、費用之支出;外國判決與內國法院之裁判結果相互歧異,致當事人莫衷一是;且為免勝訴之原告,權利無法迅速獲得實現等原因,各國莫不在一定要件下,承認外國法院確定判決之效力,並得在內國強制執行。(註1)

然而,國內廠商在外國遭遇智財侵權訴訟時,常因語言障礙、訴訟費用過高及訴訟文化差異等因素,以致未能應訴或未能全力防禦訴訟,進而在該外國遭判決敗訴確定,卻難以甘服。當外國之確定判決被拿到國內執行時,往往令這些國內廠商非常不滿,尤其是外國法院判決賠償之金額過高,以及在國內仍有相當之資產可供強制執行時。此時,遭判敗訴之國內廠商僅能再檢視外國法院判決是否符合我國法律所訂之要件,以期我國法院駁回許可其執行之聲請。

依我國現行法律的規定(註2),持外國法院判決向我國聲請許可強制執行,須具備三要件:(一)須該判決為確定之終局及給付判決;(二)須經我國法院以判決宣示許可強制執行;(三)須該判決無下列四款各任何一款之情形(註3)

(一) 依中華民國之法律,外國法院無管轄權者。

(二) 敗訴之被告未應訴者。但開始訴訟所需之通知或命令已於相當期間在該國合法送達,或依中華民國法律上之協助送達者,不在此限。

(三) 判決之內容或訴訟程序,有背中華民國公共秩序或善良風俗者。

(四) 無國際相互之承認者。

近十年來,國內法院處理此類案件,已累積相當之數量,判決之內容涉及上述四款情形及其他相關議題者,亦愈趨成熟與一致。筆者爰將此方面的實務發展略加整理如下,以供讀者參考。

三、 上述四款情形在實務上之認定標準

(一) 依中華民國之法律,外國法院無管轄權者。

按管轄權之有無,應依原告主張之事實,按諸法律關於管轄之規定而為認定,與其請求之是否成立無涉(註4)。換言之,外國法院對於爭執之訴訟有無管轄權,應就原告於該外國起訴之事實,依我國法律之規定,加以判斷(註5)。就有關涉外事件之國際裁判管轄權,我國法大多無明文規定,通說認為應適用我國民事訴訟法上關於管轄之規定(註6)。舉例而言,美國A公司在美國聯邦加州北區地方法院起訴台灣B公司(未於美國設立任何營業處所)某產品輸美,侵害其美國專利,進而請求法院禁止其侵害行為及賠償其損失。於判斷聯邦加州地方法院此事件是否具有管轄權,首先可將此專利侵權訴訟之事實定性為侵權行為;其次,由於B公司因產品輸美而涉及侵害A公司美國專利,則就此主張之侵權事實,美國即屬侵權行為地,從而依我國民事訴訟法之判斷,美國法院就該專利侵害事件之審理,即非無管轄權。

又縱涉訟之原被告均為我國國民,在外國訴訟時,該外國並非當然無管轄權。法院實例上有謂:「定管轄權之有無僅以當事人之住、居所為標準,而不問當事人之國籍,被告以兩造均屬中華民國國籍人,在紐西蘭僅有永久居留權,據以否認紐西蘭法院之管轄權云云,已嫌無據;況所謂外國法院無管轄權者,係專指外國之受訴法院依本法所定標準對於被告為無管轄權而言,如依本法所定之標準,外國法院有管轄權者,即無本款規定之適用(註7)。」

此外,依民事訴訟法第24條規定,當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意,應以文書證之。同法第25條復規定,被告不抗辯法院無管轄權,而為本案之言詞辯論者,以其法院為有管轄權之法院。實例上曾發生原告與被告簽定二份授權發行合約,授權區域分別為美國及加拿大,並分別合意以美國及加拿大為管轄法院,後原告在加拿大法院起訴並取得確定判決,再向我國法院聲請許可執行該加拿大判決。法院審理後發現,兩造就授權區域為美國之授權合約所生之訴訟,應向美國法院提起訴訟,但原告竟就其所主張被告於美國及加拿大違約之事實,均向加拿大安大略省法院起訴,其就應於美國法院起訴之部分,已違反兩造合意管轄之約定,進而認定加拿大安大略省法院就兩造間因授權區域為美國之授權發行契約所生之訴訟應無管轄權(註8)。另有疑問者,如原告係在雙方合意之國家起訴,但未在約定之該國特定法院起訴,例如,契約雙方合意以日本東京地方法院為管轄法院,但原告就該契約紛爭事件,選向日本大阪地方法院起訴,此時在大阪地院所為之判決,是否有違我國管轄權之規定?依民事訴訟法第24條及第25條之規定,契約當事人如合意由台北地方法院管轄,但竟向板橋地方法院起訴,此時除被告不抗辯板橋地方法院無管轄權而為言詞辯論,板橋地方法院應無管轄權。準此,前述向大阪地院起訴之例,除被告不抗辯大阪地院無管轄權而為言詞辯論,應認該大阪地院無管轄權,從而我國法院對該大阪地院之判決應不認其效力。

(二) 敗訴之被告未應訴者。但開始訴訟所需之通知或命令已於相當期間在該國合法送達,或依中華民國法律上之協助送達者,不在此限。

依此要件,首應調查者,為該敗訴之被告在該外國法院有無「應訴」。倘敗訴之被告全程參與在該國之訴訟程序,原則上即不生有無應訴之爭議。通常係該被告未全程參與訴訟,始產生有無應訴之爭議。實務上認為,所謂「應訴」應以被告之實質防禦權是否獲得充分保障行使為斷(註9)。在採言詞審理主義之外國,需該當事人因應訴曾經到場,採書狀審理主義者,則曾用書狀應訴即為已足(註10)。如外國法院之審理程序,採言詞辯論程序,敗訴之被告於言詞辯論期日未到場,即未於言詞辯論時以言詞實質行使其防禦權,即不構成「應訴」。又倘被告所參與之程序或所為之各項行為與訴訟防禦權之行使無涉,亦可能不被視之為「應訴」之行為(註11)。法院實例上曾認為美國訴訟程上中之「案件審理會議」,性質上與訴訟程序必須踐行言詞辯論之情形不同,敗訴之被告緃曾委任律師參與前揭案件管理會議,亦不得認為係應訴(註12)。另被告於行言詞辯論之前,雖曾以書面提出不當送達及欠缺對人管轄之答辯,其後即未到場參與言詞辯論,法院實例上亦認為此行為並非已實質行使其防禦權,應不符「應訴」之條件(註13)

再者,如外國法院依該國法律認為數被告在法律上可視為同一主體,一人之應訴視為全體之應訴行為,此時未參與訴訟之被告在我國法院提出未「應訴」之抗辯時,我國法院是否應予尊重,即生疑義。法院實例上有謂「在程序法應適用法院地法為國際私法之大原則,且基於國際相互承認與禮讓原則,外國法院經合法訴訟程序所為之民事判決,原則上應予尊重,除判決所認定之事實、內容外,尚應包括外國法院之訴訟程序、確定判決之確定等,皆依該國相關之程序規定為斷,不以由我國法院依我國程序相關規定判決賦與為必要。…… 加州法院既依加州民事訴訟法規定,認定上訴人三人與鈺祥公司屬同一主體,鈺祥公司之應訴行為即視為上訴人三人之應訴行為……是以依美國加州民事訴法規定,已足認上訴人三人有在加州法院應訴無疑..」,可資參考(註14)

其次,倘敗訴之被告未應訴,應再探究開始訴訟所需之通知或命令是否已於相當期間在該國合法送達。在92年民事訴訟法修正前,法條規定此項送達應向「本人」為之,依當時實務見解,公示送達或補充送達均不適用(註15)。修法後「本人」之字樣業經刪除,修正說明謂是否送達當事人本人,則非必要。法院實例上則進一步闡明,在外國為送達者,需向當事人或法定代理人本人為之,向其訴訟代理人送達者,亦無不可,惟以該國之替代送達方法為之,應考量對於當事人之防禦權是否充分保障及可否充分準備應訴等因素(註16)

如果原告主張該通知業已合法在該國送達予被告,而被告否認此事實,則應由原告就此有利於原告之事實,負舉證責任(註17)。法院實例上有謂,原告雖提出在加拿大送達被告本人的宣誓證明書,以證明曾為合法送達,然經我國法院調查,該宣誓書上註記之送達地址,無法證明係被告在加拿大之住所;又該宣誓書亦註記已送達被告本人收受,然被告提出其當時未在加拿大之出入境紀錄,進而認定該外國法院判決不符合已在加拿大合法送達之規定(註18)。亦有謂:「惟上訴人啟成科技公司之法定代理人為甲…,上訴人乙並非上訴人啟成科技公司之法定代理人。本院函請美國法院查詢結果,雖稱上訴人乙、啟成科技公司、「d.b.a.SICA,Inc.」三者被視為一造,…,惟上訴人乙並非上訴人啟成科技公司之法定代理人,縱被上訴人在美國已對上訴人乙為送達,亦難認已對上訴人啟成科技公司為合法送達」(註19)

再者,如被告未於外國法院應訴,訴訟開始之通知或命令亦未在該外國合法送達,應再探究開始訴訟之通知或命令是否依中華民國法律上之協助送達。所謂「協助送達」,係指依外國法院委託事件協助法第1條、第3條及第5條之規定,由我國外交交機關轉送委託事件於我國法院,再由我國法院依民事訴訟法關於送達之規定辦理。實務上常見外國訴訟文書,未經前述程序協助送達,而逕以郵寄或委託在台律師將外國訴訟文書送達在台灣之被告,此種作法即不符本款後段之規定。

(三) 判決之內容或訴訟程序,有背中華民國公共秩序或善良風俗者。

所謂訴訟程序違背公序良俗,依該法92年之修正理由,係指:「例如當事人雖已受送達,但未被賦予聽審或辯論之機會;或法官應迴避而未迴避,其判決明顯違反司法之中立性及獨立性。」至於所謂判決內容違反我國公序良俗,係指外國法院判決之內容係命為我國法律所禁止之行為,如命交付違禁物是;或係我社會觀念上認為違背善良風俗,如承認重婚、賭博者是。如外國法院之判決僅係命被告就債務不履行及侵權行為負損害賠償責任,給付原告賠償金額,即非屬違背我國公共秩序或善良風俗(註20)。換言之,以此款拒絕承認其效力者,乃其判決承認之結果,將牴觸我國法秩序或倫理秩序之基本原則或基本理念時,始例外排除判決在我國之效力,外國確定裁判僅與我國法之任意規定不符者固毋論,縱其違背我國法之強制規定,但其承認結果未達牴觸上開法秩序之基本原則或理念時,仍不得逕予排斥(註21)

法院實例上,有被告曾抗辯外國判決否認我國商標登記之效力,而對於訴訟費用之核定,其金額之計算更包含我國一般訴訟費用所不承認之律師費用在內,均屬違背公共政策等,法院謂該英國法院判決認定上訴人之註冊商標構成侵害被上訴人著名商標,即難謂有何違背我國公共秩序之問題;基於國際相互尊重,自不應僅因外國就訴訟費用構成之內容與我國有若干差異,即遽以公序為理由排斥外國確定判決(註22)。同理,在外國之侵權行為,被該國法院判處高於國內一般水準之賠償金,實務上亦難被認定違反我國公序良俗,而認為係屬實體爭議,非國內法院所應審酌之範圍(註23)。至美國「懲罰性賠償金」是否承認,法院實例上認為宜就具體個案審酌,尚難單以「懲罰性賠償金」一詞即遽認與我國公序良俗有違(註24)

綜合近年實務上之見解,外國法院判決被我國法院認定有背公序良俗者,幾不復見。

(四) 無國際相互之承認者。

外國法院確定判決需我國之確定判決於該外國獲得承認,我國對於該外國法院之確定判決始予以承認,此一限制,即為相互承認主義。其立法理由在於藉不承認外國法院之確定判決,促使該外國承認我國之確定判決,並藉此保持外國與我國關於確定判決承認利害關係之均衡。基於該相互主義之條件,應解為作成判決之該外國與我國所為同種類判決,所定之承認外國確定判決條件,在重要之點無異即可(註25)

所謂相互之承認,係指司法上之承認而言,並非指國際法上或政治上之承認。而司法上之相互承認,基於國際間司法權相互尊重及禮讓之原則,如外國法院已有具體承認我國判決之事實存在,或客觀上可期待其將來承認我國法院之判決,即可認有相互之承認,即依民事訴訟法第402 條及強制執行法第4條之1之規定觀之,我國對外國判決係採自動承認制度(註26)

所謂外國法院承認我國判決效力者,不論係基於國際間之條約、或基於該外國之法規、或基於國際慣例等,均非所問(註27)。又學者通說認為如外國判決未明示拒絕承認我國判決之效力,應盡量從寬及主動立於互惠觀點,承認該國判決之效力(註28)。國際司法判決無相互承認,應係例外,而非原則。關於此項例外事項,被告自應舉出實例(註29)

綜言之,依目前之實務見解,只要無證據證明該外國有不承認我國判決之事實,我國法院大多從寬認定,主動承認該國判決之效力。實例上被我國承認之判決國家包括美國、加拿大、英國、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞等。

四、 其他實務上之議題

(一)、 有時國內廠商於接獲外國法院訴訟通知,其後即未再接獲該外國法院有關之訴訟文書,俟外國訴訟原告持該國法院判決向我國法院聲請許可執行時,被告始辯稱判決書從未向被告送達,進而質疑外國判決是否未確定。對此,實務上向認為,外國法院判決聲請許可,其判決固然必須是一確定裁判,至於該外國法院確定判決之確定力,應依該國相關之程序規定為斷,不以由我國法院依我國程序相關規定判決賦與為必要(註30)。故關鍵因素仍在判斷該外國法院判決是否依該國法律為一確定判決,而不以被告曾接到相關判決文書為必要。

(二)、 又得為承認及請求許可執行之外國裁判,依實務及學者通說,不僅限於判決,僅須係就解決私法上權利義務爭執而為之終局裁判行為,而當事人已不能以通常聲明不服之方法,請求予以廢棄或變更者即屬之,至於其使用之名稱,例如判決、裁定、判斷或命令等,不論何者,對其得為承認之對象均無影響(註31)。法院實例上有以一英國法院判決聲請可以執行,而判決內容僅在認定台灣廠商有侵害外國原告所擁有著名商標之仿冒(passing off)事實,但並未為具體給付之諭知,法院審理後認為,該判決有無具體諭知給付,僅與外國原告有無請求許可執行之必要有關,該判決既屬確定之終局判決,自屬得請求承認之「外國判決」。再者,本案另一爭執之標的為該英國法院估費處核定訴訟費用之裁定,法院亦認為,核定訴訟費用裁定,亦屬得請求許可執行之外國裁判(註32)

(三)、 外國法院判決有無上述四款情形,無待被告主張或爭執,即應由法院依職權調查(註33)。但外國法院判決之認事用法有無瑕疵或是否妥當,我國法院基本上均不再行審查,例如,產品銷美經美國法院認定侵害該國專利之事實;又例如,國內廠商未參與前述訴訟程序,致經美國法院以缺席判決判定應賠償一定金額及律師費之金額認定事實等是。法院實例上有謂:「我國是否不認外國法院判決之效力,應以外國法院判決有無民事訴訟法第402條所列各款情形,為認定之標準,並非就同一事件重為審判,對外國法院認定事實或適用法規是否無瑕,不得再行審認。(註34)」;亦有謂「法院受理許可執行之訴時,應適用通常程序審判。但僅可調查外國法院判決是否具備執行之要件,對於該外國法院判決認事用法是否妥當及該判決所示債權人之請求權是否存在等實體事由,均不得調查,提出此等實體上抗辯事由之債務人,應另行提起異議之訴,以求救濟…」(註35)

(四)、 承認外國確定判決之效力或准其強制執行,應以該判決主文所載之內容為限(註36),我國法院不得代為闡示或更正外國判決主文不明確部分,或代為適用外國法規並變更外國判決主文(註37)。法院實例上曾謂,外國法院判決有關利息部分係記載「按判決利率計算」,並未記載「判決利率」為若干,我國法院自無代為解釋之必要及權限,而應駁回此部分之聲請(註38)

(五)、 向我國法院聲請許可執行之外國法院判決,其內容大多以給付一定金額為多見,其在國內之執行,應不致產生問題,較有問題者,外國法院之判決內容為禁制令(injunction)時,我國法院是否應准予執行。蓋此項禁制之內容通常係命令被告不得在該外國為一定行為(例如美國法院判令台灣廠商不得侵害某一美國專利是),如准許在我國執行,一來易生認定不易之執行困難,二來易使僅在外國有效之權利得以延伸至我國。法院實例上,一法院判決主文略為「如附件所示之美國明尼蘇達州地方法院第03-6438 JNE/JSM 號判決(United States District Court District of Minnesota,Case No.03-6438 JNE/JSM) 准在中華民國為強制執行」,而其判決理由提及「美國明尼蘇達州地方法院第03-6438 JNE/JSM 號判決(United States District Court District of Minnesota, Case No. 03-6438 JNE/JSM)判令被告應停止其侵權行為(筆者按:侵害美國商標)並給付原告美金2,025,000 元,並確定在案」(註39)。顯然該禁制令部分亦在許可執行之列。倘該禁制令可為執行標的,亦應僅限縮至被告不得將附有侵權商標之商品出口至美國。

(六)、 在訴訟實務上,偶而可見當事人在訴訟上同時聲請准予假執行或供擔保免予假執行。依通說及實務之見解,我國法院宣示許可執行之判決並非執行名義,執行名義仍為該外國法院之判決,故非為給付判決。該外國法院之判決效力本已存在,我國法院判決宣示許可執行,僅承認其效力存在而已,並非因我國法院判決之宣示,而使外國法院之判決發生效力。故我國法院宣示許可執行之判決亦非形成判決,而應屬確認判決。故該外國法院之確定判決應俟該項確認判決確定時,始有執行力。是以在訴訟上為此項聲明,即無必要(註40)

五、 大陸地區判決之承認與執行

在大陸地區作成之判決,其聲請認可之條件與程序,與一般外國法院之判決略有不同,其主要的法源依據為台灣地區與大陸地區人民關係條例。依該條例所規定之要件為(一)該地區之民事確定判決(含仲裁判斷)不違背台灣地區之公秩良俗;(二)經我國法院裁定認可;及(三)台灣地區之民事確定判決在大陸地區亦被認可(註41)

有關上述第(三)點要件,大陸最高人民法院審判委員會第957次會議於1998年1月15日通過,自同年5月26日起施行之法釋字第(1998)11號「最高人民法院關於人民法院認可台灣地區有關法院民事判決的規定」第2條規定:「台灣地區有關法院的民事判決,當事人的住所地、經常居住地或者被執行財產所在地在其他省、自治區、直轄市的,當事人可以根據前開規定向人民法院申請認可。」、第19條規定:「申請認可台灣地區有關法院民事裁定和台灣地區仲裁機構裁決的,適用本規定。」故在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷,不違背台灣地區公共秩序或善良風俗者,即得聲請台灣地區之法院裁定認可(註42)

實務上較有問題者,乃當事人聲請法院裁定認可大陸地區判決,如敗訴之一造為台灣人民而未應訴者,是否須符合民事訴訟法第402條第1項第2款但書規定之情形,始准予認可?肯定說謂大陸地區判決與外國判決均非屬我國法院之判決,既均須經認可,其性質應無二致。民事訴訟法第402條之規定或係基於公益理由,或係為保護本國人民,可解釋為臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74條規定之「臺灣地區公共秩序及善良風俗」,自應於認可大陸地區判決時類推適用之(註43)。否定說謂臺灣地區與大陸地區人民關係條例既對認可大陸地區判決之條件有特別規定,自有排除民事訴訟法第402條規定之適用之意。故法院於認可大陸地區判決時,僅須注意該判決是否符合臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74條之規定即足,而無庸審究是否符合民事訴訟法第402條之規定。依臺灣高等法院暨所屬法院八十九年法律座談會之多數意見及研究意見,係採肯定說(註44)

惟最近之實務仍多認為,前開臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74條第1項未將民事訴訟法第402條第1項第3款以外之規定同時列入,顯屬立法者之有意省略,並無以類推適用予以補充之餘地。從而綜合各該法律事件個案之所有具體情況,認為大陸地區判決有違反中華民國法律而對臺灣地區人民有失公平之情形,自得認為該大陸地區判決違背臺灣地區公共秩序或善良風俗,依前揭臺灣地區與大陸地區人民關係條例第74條第1項之規定不予裁定認可,反之,則不應受限於前述民事訴訟法第402條第1項之規定而導致於該法律事件更趨複雜(註45)

六、 結語

我國法院於審究是否許可外國法院判決在我國執行時,通例上不再審究外國判決實體內容是否妥當,也甚少以違反公秩良俗為由而否准外國法院判決。尤有進者,縱令我國與世界各主要國家無外交上之正式承認,實務上只要無積極證據證明該外國不承認我國法院判決之事實,仍多傾向尊重他國法院之判決,予以積極主動之承認。是故,除外國法院判決具有可能之管轄及送達之瑕疵外,挑戰外國法院判決不得在我國執行,將愈形困難。國內廠商於國外遇有智財侵權訴訟,切莫不可輕忽,宜審慎評估積極面對外國訴訟與將戰場拉回國內許可執行之利弊得失,以期將可能之風險降至最低。以本文前言所舉之案例而言,甲公司所舉(一)及(二)之主張,恐難被法院採納為否准執行之理由;至其(三)之主張,如該外國法院開始訴訟之通知確未經我國法院協助送達者,我國法院即得以此理由駁回乙公司之聲請。

※註 釋︰

1、參台灣高等法院93年度重上字第290號判決。

2、參民事訴訟法第402條及強制執行法第4條之1。

3、參楊與齡著,強制執行法論,85年10月修正版,第108頁。

4、參最高法院65年度臺抗字第162號判例。

5、參台灣士林地方法院97年度重訴字第25號判決。

6、參台灣高等法院93年度重上字第290號判決。

7、參台灣台北地方法院93年度重訴字第768號判決。

8、參台灣台北地方法院93年度訴字第4720號判決。

9、參最高法院92年度台上字第833號判決。

10、同上註。

11、同上註。

12、同上註。

13、參台灣新竹地方法院95年度訴字第339號判決。

14、參台灣高等法院94年度上字第1008號判決。

15、參最高法院91年度台上字第1924號判決。

16、參台灣高等法院97年度重上更(一)字第36號判決。

17、參台灣台中地方法院94年度訴第2572號判決。

18、同上註。

19、同註16。

20、參最高法院84年度台上字第2534號判決。

21、參台灣高等法院95年度重上字第38號判決。

22、參台灣高等法院95年度上更(一)字第36號判決。

23、參台灣板橋地方法院95年重訴字第399號判決。

24、參台灣高等法院上易字第975號判決。

25、參台灣高等法院93年度重上字290號判決。

26、同上註。

27、同上註。

28、參台灣高等法院90年度家上字第205 號判決及最高法院93年度台上字第1943號判決。

29、參台灣台北地方法院92年度重訴更(一)字第6號判決。

30、參最高法院92年度台上字第985號判決。

31、參台灣高等法院95年度上更(一)字第36號判決。

32、同上註。

33、參台灣高等法院94年度上字第1008號判決。

34、參最高法院84年度台上字第2534號判決。

35、參台灣高等法院台南高分院95年度重上字第13號判決。

36、參最高法院95年度臺上字第293 號判決。

37、參最高法院93年度臺上字第2082號判決。

38、參台灣高等法院95年度重上字第38號及95年度上更(一)字第36號判決。

39、參台灣板橋地方法院95年重訴字第399號判決。

40、參台灣新竹地方法院95年度訴字第339號判決。

41、台灣地區與大陸地區人民關係條例第74條規定:「在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷,不違背台灣地區公共秩序或善良風俗者,得聲請法院裁定認可。前項經法院裁定認可之裁判或判斷,以給付為內容者,得為執行名義。前二項規定,以在台灣地區作成之民事確定裁判 、民事仲裁判斷,得聲請大陸地區法院裁定認可或為執行名義者,始適用之。」

42、參臺灣新竹地方法院96年度聲字第878號裁定。

43、參台灣台中地方法院95年度抗字第223號裁定。

44、參臺灣高等法院暨所屬法院八十九年法律座談會彙編 第 169-170 頁。

45、參台灣板橋地方法院98年度聲字第114號裁定;台灣新竹地方法院97年度聲字第999號裁定及台灣高等法院97年度非抗字第76號裁定。

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香水的紛爭:以L’OREALv. Bellure案看比較性廣告與商標侵害


張碧勳、張富雅、林佳佳

一、前 言

本刊2008年12月之國際智慧財產權報導「從O2 v Hutchison 3G案談比較性廣告與商標侵權」一文,曾論及當時歐洲法院見解-認為於比較廣告使用他人近似商標,商標權人仍應證明比較廣告有致消費者產生混淆誤認之虞,才構成商標侵權。於O2案進行之時,另一家知名廠商L’Oreal亦對Bellure等多家香水廠商提出比較廣告之商標侵權訴訟,然而與O2案不同的是,L’Oreal案於今年6月取得歐洲法院有利之初步裁決,知名廠商禁止廣告主使用相同之商標於比較廣告上時,不以證明混淆誤認之虞為必要。此結果源於歐洲法院針對比較廣告與商標侵權有進一步之見解。本篇將詳談L’Oreal之案情,供讀者知悉近期歐洲法院見解(註1)

二、 事實摘要

L’Oreal[萊雅集團(註2)]是高品質香水及各種美容用品之製造商,因為L’Oreal商品之高知名度及高單價,次級香水商(註3) (相較於高級香水商,本案被告Bellure等香水商稱為次級香水商)仿而效尤製造一些聞起來像(smell-alike)及包裝像(lookalike) L’Oreal知名品牌的香水。本案主要爭點在於,次級香水商為標榜香味雷同,製作自己產品與L’Oreal系列產品之比較廣告,於該等廣告中使用L’Oreal系列香水之知名商標,指出自家所銷售之各系列香水香味分別類似L’Oreal之哪一品牌,以利消費者選購,L’Oreal則主張被告於比較廣告中使用其知名商標,侵害其商標權。此外,本案亦涉及次級廠商以近似於L’Oreal系列香水之包裝、近似之香味企圖搭便車,是否構成冒充(passing off)及不公平競爭(unfair competition),故併同說明如下(註4)

(一) L’Oreal(原告)主張被侵權之商標如下:

1. TRESOR,英國註冊第1440039、1426188、1382742號商標。該商品自1990年問世,合計已註冊有三個商標(註5),包含文字、包裝盒及瓶身之平面,惟立體瓶身之設計已聲明不在專用之列(no right to the exclusive use of the device of a container)。

2. MIRACLE,歐盟註冊第1776970、第1286897號商標、英國註冊第M748499號商標。自2000年上市,合計已註冊三種態樣(註6),包含文字、瓶子平面及粉紅色包裝盒。MIRACLE成功行銷國際因素之一,在於粉紅色包裝及它本身的粉紅色。品牌概念著重在積極的價值、且其名稱本身及商品有著現代又新穎的廣告。它在年輕族群相當受歡迎。

3. ANAIS-ANAIS,以文字取得英國註冊第1098105及1257894號第3類商標(註7)。於1978年問世,消費者認為該品牌屬於老式的女性法式香水。

4. NOA,以設計體取得英國第M702616及歐盟第2652170號商標,另以NOA NOA取得英國註冊第1416777號商標(註8)

(二) 被告部分:

1. Bellure NV(以下簡稱Bellure)是1995年成立之比利時公司。1996年Bellure成立自有品牌Creation Lamis,由杜拜廠商EPW生產。起初是由EPW購入原料、瓶身與瓶蓋,至1990年末Bellure開始設計瓶身。

2. Malaika Investments Limited(對外營業名稱為Honeypot,以下簡稱Honeypot)不販賣商品到超商或藥局,主要是銷售給有店舖的自營商,雖然Honeypot有賣Creation Lamis商品,但銷售量並不好。

3. Starion International Limited(以下簡稱Starion)經銷低價香水產品,銷售3種產品系列:Stitch、Dorall及Creation Lamis,消費群分2類:批發商及折扣零售商。

(三) 調查

L’Oreal委託調查後發現,被告之客戶知悉每項Creation Lamis系列產品是模仿L’Oreal何種品牌之香水,而上述被告承認包裝、瓶身與名稱有其類似處。茲列舉被告銷售之Dorall、Creation Lamis系列香水及其仿效之L’Oreal系列知名香水如下:

1. Coffret d’Or(下圖)係Dorall系列之一,香味類似TRESOR。

2. La Valeur(左圖為新包裝,右圖為舊包裝)係Creation Lamis系列之一,香味類似TRESOR。

3. Pink Wonder(左圖為新包裝,右圖為舊包裝)係Creation Lamis系列之一,香味類似MIRACLE。

4. Sweet Pearls(下圖)係Creation Lamis系列之一,香味類似NOA。

5. Nice Flower(左圖為新包裝,右圖為舊包裝)係Creation Lamis系列之一,香味類似ANAIS-ANAIS。

三、 本案之原告及被告之主張:

(一) L’Oreal認為被告之香水商品模仿其TRESOR、MIRACLE、ANAIS-ANAIS及NOA等知名品牌,被告不僅模仿其外型包裝、還標榜香味雷同,且被告又提供商品比較表供消費者選購,亦即,被告使用完全相同於L’Oreal之TRESOR、MIRACLE、ANAIS-ANAIS及NOA等文字商標於比較表中,指出自家系列之香味分別類似L’Oreal哪一商標品牌者。雖然被告表示,依公司政策,該比較表不會發給客戶、只作為內部使用,然而此項政策並未被遵守。基於以上情形,L’Oreal主張如下:

1. 就被告提供之商品比較表部分,被告使用相同於原告之文字商標,包括:TRESOR、MIRACLE、ANAIS-ANAIS及NOA等於香水之比較廣告,此部分違反英國1994年商標法第10條第1項規定(Section 10(1) of the Trade Marks Act 1994),即歐盟商標法指令第5條第1項規定(Article5(1)(a) of Directive 89/104) (註9)

2. 就被告商品之包裝及瓶身部分,被告以近似之外觀仿冒L’Oreal之包裝及瓶身有減損商譽之嫌,此部分違反英國1994年商標法第10條第3項規定(Section 10(3) of the Trade Marks Act 1994),即歐盟商標法指令第5條第2項規定(Article 5(2)of Directive 89/104) (註10)

(二) 被告針對使用原告上述文字商標於比較廣告之行為,提出如下抗辯:

1. 依英國1994年商標法第11條第2項b款(註11),即歐盟商標法指令第6條第1項b款(註12)規定,被告使用原告商標,係誠實指示雙方商品之味道及特性,符合誠實商業原則(honest commercial practices),且未造成混淆誤認及損及商標指示商品來源之基本功能。

2. 被告使用原告商標於比較廣告,符合歐盟比較廣告指令第3a條第1項之8項合法要件(Article 3a(1) of Directive 84/450)(註13),特別是,原被告商品價格相差懸殊,並不會有混淆誤認或市場取代效果,因此,被告並未自競爭者商標獲取不正利益,亦未使消費者誤認所提供之商品,係原告知名高級香水之替代品。

四、英國高等法院判決(註14)

(一) 有關被告使用原告商標於商品比較表是否構成商標侵權,法院認為廠商使用比較表就是一種「搭便車」行為,因為一般廠商多與該產業領導品牌或同業做一比較,藉此吸引消費者以達其銷售之目的。在合理的競爭與合法的自由貿易之下,於比較表上使用他人商品不需全面禁止,因為此種現象是一個必然的現象,商標法要解決的是劃分合法與非法的搭便車情形。惟本案被告使用與高級香水的文字商標在比較表上,並從此等識別性高的商標獲取不正利益,並不符合誠實使用,故被告系列商品有搭高級香水便車的事,應是構成侵權的。

(二) 有關本案被告之包裝及瓶身是否侵害原告商標權,法院經個別比較近似度後,判決如下:

1. 就TRESOR部分:被告舊的La Valeur盒子有構成侵權,但瓶身不構成侵權。

2. 就MIRACLE部分:被告舊的Pink Wonder瓶身有構成侵權,但包裝部分不構成侵權。

3. 就ANAIS-ANAIS部分:被告以其商品聞起來像的陳述,並不會使消費者將被告商品誤認為原告商品,故此部分不構成侵權。

4. 就NOA部分:因消費者不會將被告商品與原告NOA產生聯想,且包裝與瓶身皆有差異度,故此部分不構成侵權。

五、原被告分別提出上訴,英國上訴法院彙集五項問題交由歐洲法院(European Court of Justice,以下簡稱ECJ)請求給予意見。其中一至四項屬於比較表問題,第五項則是有關包裝及瓶身。茲臚列五項問題如下:

(一) 當一廠商在廣告自家商品/服務時,以雙方特色比較(特別是味道)之方式使用競爭對手的註冊商標,但未致混淆、亦未損及商標表彰來源之功能,則此種使用是否適用歐盟商標法指令第5條第1項(a)款或(b)款規定(註15)

(二) 當一廠商以指明產品特色(特別是香水之味道)之方式,使用(特別是以比較廣告方式)他人之著名商標,但未構成來源之混淆誤認,未影響著名商標商品之銷售,未損及或淡化商標之信譽,然扮演商品宣傳之重要地位時,這種使用是否構成歐盟商標法指令第5條第1項(a)款(註16)規定?

(三) 何謂歐盟比較廣告指令第3a條第1項(g)款(註17)所謂「不正利益(taking unfair advantage of)」?特別是,當一廠商以比較廣告方式,比較自己商品與著名商標商品,此廠商是否自該著名商標獲取不正利益?

(四) 何謂歐盟比較廣告指令第3a條第1項(h)款(註18)所謂「提供商品或服務之仿品或複製品(presenting goods or services as imitations or replicas),特別是當無致混淆或詐欺時,廠商在敘述中真實陳明其商品之味道類似一著名商標商品,是否該當「提供商品或服務之仿品或複製品」?

(五) 當一廠商使用近似於著名商標之標識(sign),但未構成混淆,未影響註冊商標之商品來源,未玷污該商標商譽,未影響商標權人之銷售,商標權人利益未被剝奪,但廠商確實因使用近似於該商標之標識而獲得商業利益,這種使用是否達到歐盟商標法指令第5條第2項(Article 5(2) of Directive 89/104) (註19)規定所謂「利用知名商標之商譽獲取不正利益之情形(taking of an “unfair advantage” of the reputation of the registered mark)」?

六、 歐洲法院於2009年6月18日作出初步裁決:

(一) ECJ首先就第五項包裝與瓶身近似問題做出說明,即歐盟商標法指令第5條第2項所謂「利用知名商標之商譽獲取不正利益之情形」,不以構成混淆誤認之虞,或造成商標之識別性或信譽之損害為前提。所謂使用近似於知名商標之標識(如本案之包裝與瓶身)而獲取之不正利益,係指藉由攀附知名商標之魅力、知名度及聲譽,以及在未支付任何金錢補償下,利用知名商標所有人為了維護商標形象所付出之市場努力,所不當獲取之利益。

(二) ECJ就第1及第2項問題認為,當一廠商使用完全相同於競爭對手之商標,於自己之比較廣告以促銷商品,只要此等使用未滿足歐盟比較廣告指令第3a(1)條(註20)規定之所有要件,縱使在此等使用未損及商標指示商品或服務來源之基本功能,然影響商標之任一其他功能時(特別是:確保商品或服務之品質、以及溝通(communication)、投資(investment)或廣告(advertising)等功能時),商標權人即有權禁止之。

(三) ECJ就第3及第4項問題認為,歐盟比較廣告指令第3a(1)條(註21)之基本精神,在於調和商標權及比較廣告促進競爭之功能,惟若一廠商在比較廣告中,敘述其銷售之商品係仿效他人知名商標之商品,則應已落入歐盟比較廣告指令第3a條第1項(h)款所謂「提供商品或服務之仿品或複製品」及同條項(g)款(註22)所謂「自著名商標之聲譽獲取不正利益」之情形。

(四) 綜合而言,以比較廣告使用他人知名商標用以促銷自己的商品,縱使未構成消費者混淆誤認或損及商品指示來源的功能,只要有影響知名商標之其他功能、或使廣告主藉由知名商標之商譽獲取不正利益、或使消費者誤認所提供之商品係他人品牌之仿品或替代品,即不符合比較廣告指令之合法要件,應認為構成商標侵權。

七、 結論

截至目前,ECJ已回覆英國境內二個有關商標及比較廣告侵權案件。由ECJ之回覆可明顯看出商標侵權主張之變遷:於去年6月O2 v H3G案,商標所有人必須舉證消費者已產生混淆誤認才得以阻止比較廣告。而今年6月對L’Oreal v Bellure案之初步裁決,ECJ對於知名品牌之保障又更進一步,即便商標所有人並未因競爭對手之使用而產生實質損害或混淆誤認,廣告主仍不得以比較廣告之形式搭便車進而獲取不正利益,此舉大大提昇商標所有人之權能。
商標因權利人之經營推廣而獲取商譽,進而產生倍增於原始申請費用之價值、數倍甚或數百萬倍。於商業活動推陳出新之時,商標權之保障自不可侷限於以往僵化之比對,仍應注重其投射於消費市場之影響。如同商標申請之態樣,從早期之平面文字商標,現已進化至聲音、立體、氣味等之保障,故商業行為持續往前之時,商標、商標權能以及商標法之跟進、更新,當可兼顧商標所有權人及消費市場。

※註 釋︰

1、L’Oreal & ors v Bellure N.V & ors目前進度:英國上訴法院將於2010年3月1日召開聽證庭(Awaiting a hearing. Case Reference:A3/2006/2258)。

2、L’Oreal(萊雅集團)包含:1.L’Oreal S.A, 2.Lancôme parfums et Beauté & Cie, 3.Laboratoire Garnier & Cie)

3、本案之次級香水廠商分別為:1.Bellure NV, 2.North West Cosmetics Limited, 3.HMC Cosmetics Limited, 4.Malaika Investments Limited, 5.Shure Enterprises Limited, 6.Saveonmakeup. Co. UK, 7.Starion International Limited。L’Oreal初步與四家廠商達成協商和解,因而被告縮減為三位,分別是Bellure NV、Malaika Investments Limited及Starion International Limited。

4、L’Oreal於本案另有主張冒充(passing off)及不公平競爭(unfair competition)。冒充的理論源自以下兩個判決:Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd【1979】AC 731,【1980】RPC 31及Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc (No 3)【1990】1 ALL E.R. 873, 1 WLR 491)。冒充之特點簡要說明如下:冒充者在交易過程中有預計使消費者因其錯誤之意思表示而影響交易,因此造成其他同業營業及商譽之實質損害(five characteristics which must be present in order to create a valid cause of action for passing off: (1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods of services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so.)。因本案被告自始至終皆提供自己之商品,且消費者知悉被告提供的商品並非L’Oreal之商品,於交易過程中並無錯誤之意思表示,故法院認為本案冒充不成立,亦不構成不公平競爭之態樣。

5、 

1.

2.

3.

6

1.

2.

3.

7、文字商標即

8

9、英國1994年商標法§10(1),(歐盟商標法指令Article 5(1)(a)請參註釋15):
(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

10、英國1994年商標法§10(3),(歐盟商標法指令Article 5(2)請參註釋19):
(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which (a) is identical with or similar to the trade mark, and (b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered.

11、英國1994年商標法§11(2)(b):
(2) A registered trade mark is not infringed by— 
(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,

12、歐盟商標法指令Article 6(1)(b),即舊法之Directive 89/104,條文內容如下:
“Limitation of the effects of a trade mark”
1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade,
(b)indications concerning the kind, quality, quantity, intended prupose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services.

13、歐盟比較廣告指令Article 3(a) (1):
“Comparative advertising shall, as far as the comparison is concerned, be permitted when the following conditions are met: (a) it is not misleading according to Articles 2(2), 3 and 7(1); (b) it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose; (c) it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price; (d) it dose not create confusion in the market place between the advertiser and a competitor or between the advertiser’s trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor; (e) it does not discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities, or circumstances of a competitor; (f) for products with designation of origin, it relates in with case to products with the same designation; (g) it does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark, trade name or other distinguishing marks of a competitor or of the designation of origin of competing products; (h) it does not present goods or services as imitations or replies of goods or services bearing a protected trade mark or trade name.”

14、Case No: HC03 C04344

15、歐盟商標法指令Article 5(1)(a)(b):
The registeres trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein, The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent using in the course of trade:
(a)any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered.
(b)any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

16、請參見注釋15

17、請參見注釋13

18、請參見注釋13

19、歐盟商標法指令Article 5(2):
Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade and sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

20、請參見注釋13

21、請參見注釋13

22、請參見注釋13

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