智慧財產專業團體

梁弘逸　專利師

一、前言

專利權是一種排他權，發明專利權人專有排除他人(不特定第三人)未經其同意而實施其發明的權利，故不特定第三人能否清楚了解專利法所授予之權利範圍極為重要。基於此一考量，在專利制度中，專利申請案一旦獲准後，其所核准之申請專利範圍便會公告在專利公報，使得不特定第三人能知曉專利權人所擁有的權利範圍為何。為此，在專利法上，除了設立新穎性與進步性等專利要件來劃分申請專利範圍與習知技術的界線之外，亦設立明確性要件來規範申請專利範圍之界線是否清晰，例如我國專利法專利法第26條第2項之規定(註1)或日本特許法第36條第6項之規定(註2)。正因為在專利制度上明確性要件扮演著舉足輕重的角色，因此，明確性要件不僅是專利申請案核准前的審查要件，更是專利申請案在核准後的異議或舉發(無效審判)時，得以主張專利權無效的事由，例如我國專利法第71條第1項之規定(註3)或日本特許法第113條、第123條第1項之規定(註4、5)。

尤其對於化學、材料相關技術領域的發明專利申請案而言，申請專利範圍之記載是否符合明確性要件，更是經常引發注目與探討的議題。此乃是因為在化學、材料相關技術領域之發明申請案中，申請人有時會以「特性」作為發明的必要技術特徵而記載於申請專利範圍中，例如：某一成份具有小於一定數值的黏度、某一構件具有大於一定數值的強度、或所使用的粒子其尺寸需在特定數值範圍內，然而「特性」往往與測量方法及測量時的參數、條件息息相關，當以「特性」來界定一請求項的發明時，為了滿足明確性要件，在說明書的佈局上是否有需要注意的事項？以下，本文藉由日本智財高等法院第1部於2020年3月12日作出的「令和元年(行ケ)第10095號判決」(註6)，一窺以「特性」來界定發明時，其明確性與說明書佈局的相關性。

二、案情簡介

日本發明專利案件JP6154074B(下稱「系爭專利」)是有關於「多晶矽碎塊及用於破碎多晶矽棒的方法」之發明，其於2017年6月28日發行專利公報後之6個月內(2017年12月22日)被第三人以請求項1之記載不明確等事由提起異議(註4、7)。對此，系爭專利的專利權人於2018年5月21日、9月27日提出更正，包含更正獨立項1及附屬項2~4、8、11之界定內容與刪除附屬項5~7、9、10，並於意見書中主張更正後請求項1之記載已臻明確且為說明書所支持。然而，日本特許廳在審查後，認定系爭專利請求項1及其附屬項2~4、8、11不明確而不符特許法第36條第6項之規定(註2)，並於2019年2月21日作出「准予更正，撤銷系爭專利請求項1~4、8、11，並駁回對於系爭專利請求項5~7、9、10的異議」之決定。

系爭專利的專利權人不服日本特許廳之決定，遂於2019年6月27日向日本智財高等法院提起撤銷之訴，請求撤銷前述日本特許廳所作之「撤銷系爭專利請求項1~4、8、11」之決定。對此，日本智財高等法院則於2020年3月12日作出「駁回專利權人之請」的判決。以下進一步說明該判決中，專利權人的主張與法院的認定。

三、本案爭點與法院的認定

申請專利範圍之記載是否明確，其判斷標準以我國、日本為例(註8、9)，當發明所屬技術領域中具有通常知識者單獨由請求項之記載內容，就能明確瞭解其意義而對其範圍不會產生疑義，即可謂明確。對於申請專利範圍之記載內容，在解釋上，還可進一步參酌申請時所提出的說明書、圖式之揭露內容，並以申請當時之通常知識為基礎，進行綜合判斷後若能直接且無歧異得知其意義，亦可謂明確。

在本判決中，法院從申請專利範圍本身之記載、說明書之記載、及申請當時之通常知識此三個面向，探討系爭專利請求項1之記載是否明確。詳述如下。

(一) 申請專利範圍本身之記載

系爭請求項1之界定內容如下：

法院認為單獨由系爭專利請求項1本身之記載，即可理解到：

惟，法院認為單獨由請求項1之記載並無法了解所述「根據重量加權」的意義。

(二) 說明書之記載

法院接著查閱系爭專利說明書，並注意到系爭專利說明書所揭示的下開內容：破碎工具表面所含碳化鎢粒子之含量為95%以下，其剩餘部分較佳為鈷黏合劑，且額外存在有小於1%左右的碳化物(說明書段落[0026]~[0028])；碳的添加也會影響燒結產量(說明書段落[0029])。

於是法院在參酌系爭專利說明書之後，針對上開從請求項1所解讀出的「(1)碳化鎢粒子是被含有於至少2個破碎工具之表面」，法院認為可直接且無歧異得知其乃指：碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而被含有於破碎工具之表面，進而認為系爭專利請求項1中所記載的「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」應解釋為「破碎工具表面上與鈷黏合劑燒結為一體之碳化鎢粒子其根據重量加權的中位數粒徑」。惟，系爭專利之說明書仍未記載到「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法。

(三) 申請當時之通常知識

關於系爭專利說明書中未明確記載「碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法一事，專利權人並不爭辯，但專利權人主張參酌申請當時之通常知識就能直接且無歧異得知其測量方法。專利權人就通常知識的主張與法院的見解，分述如下。

首先，專利權人主張：所述「碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」乃依「沉降法」所測量之史托克斯(Stokes)徑；所謂史托克斯徑亦已由史托克斯定律(Stokes’ law)來明確定義。

針對申請當時有關「粒徑的測量方法」之通常知識，經法院確認後理解到：史托克斯徑是最廣泛使用的特性粒徑(characteristic particle diameter) (註10)；「沉降法」則是使粒子懸浮於水或不溶性溶劑中並靜置在重力場下或設置在離心場中，由於粒子越大則沉降速度越快，此時再對粒子懸浮液照射雷射光，並依雷射光之透光強度來進行檢測；其粒度分布為重量基準；透過重力使粒子沉降時，依以下史托克斯定律來求算。

於是法院認為，所謂「沉降法」，是根據重量(質量)基準來獲得粒度分布，且是從液相中粒子的沉降速度來求出粒徑，並且是以可分離、沉降之粒子為測量對象。因此，以「沉降法」作為粒徑的測量方法確實是系爭專利申請當時之通常知識。惟，透過上開史托克斯定律計算史托克斯徑時，必須將沉降距離h、沉降時間t等參數代入史托克斯定律，然而系爭專利說明書並未記載這些參數的數值。

此外法院還指出，由於「沉降法」的測量對象為可分離、沉降之粒子，然而在系爭專利中，碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而被含有於破碎工具之表面，因而無法適用「沉降法」才是。據此，系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」並無法直接且無歧異得知是「依據沉降法所獲得之史托克斯徑」。

對於破碎工具表面所含碳化鎢粒子是與鈷黏合劑燒結為一體而無法適用「沉降法」一事，專利權人主張：碳化鎢粒子粒徑可透過燒結條件來預測其在燒結後有無改變及變化程度；另外，透過影像確認碳化鎢粒子燒結前後之粒徑亦可得知有無改變及變化程度。因此，並不需要特地針對破碎工具表面上之碳化鎢粒子進行測量。

法院則認為，上開主張之內容均未記載於系爭專利說明書，故系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」並無法直接且無歧異得知是「燒結前之碳化鎢粒子依據沉降法測量史托克斯徑，並由燒結前後粒徑變化程度來預測的結果」。

專利權人進一步主張：就算有必要直接對燒結後碳化鎢粒子進行測量，由於碳化鎢的熔點(2870℃)是遠高於鈷的熔點(1495℃)，只要使黏合劑(即鈷)熔化來除去鈷而獲得碳化鎢粒子，此時再透過沉降法來進行測量即可。

法院則認為，上開主張之內容同樣未記載於系爭專利說明書，亦無證據足以確認，鈷與碳化鎢粒子燒結為一體後再次透過加熱來除去鈷藉以獲得碳化鎢粒子，如此之過程中碳化鎢粒子之密度、形狀均不會變化而仍保有相同粒徑。因此，系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」亦無法直接且無歧異得知是「從破碎工具表面上燒結為一體的碳化鎢粒子與鈷中，除去鈷而獲得碳化鎢粒子後，再對碳化鎢粒子依據沉降法測量史托克斯徑，並以此作為中位數粒徑」。

(四) 法院的認定

基於上述理由，法院認為專利權人主張均不足採，並認定以申請當時之通常知識為基礎，不論是單獨由系爭專利請求項1本身之記載、或參酌系爭專利說明書之記載，仍無法直接且無歧異得知系爭專利請求項1所載「破碎工具表面的碳化鎢粒子根據重量加權的中位數粒徑」之定義、測量方法，故系爭專利請求項1之記載並不明確，其附屬項2~4、8、11亦然。據此，法院駁回專利權人之請並維持日本特許廳之決定。

(五) 結論與啟示

由於系爭專利的請求項1是以「破碎工具表面上的粒子具有特定粒徑範圍」此一「特性」來界定發明，然而系爭專利說明書中卻未記載到任何有關「破碎工具表面上之粒子粒徑的測量方法」。儘管參酌申請當時之通常知識後，能理解到可採用「沉降法」作為「粒徑的測量方法」，惟此法能否或如何適用到「破碎工具表面上的粒子」？實際以「沉降法」進行測量時，又需選用何種條件、設定何種參數？系爭專利說明書皆隻字未提，而本發明技術領域中具有通常知識者也無法由申請當時之通常知識獲得解答，致使不特定第三人無法確切知曉「破碎工具表面上之粒子粒徑的測量方法」以獲得與系爭專利相同條件下的測量結果，從而無從掌握系爭專利請求項1的請求範圍，是故系爭專利請求項1之記載被認定為不明確。

由此可知，若要以「特性」來撰寫一請求項之發明時，尤其是當此「特性」會隨著測量方法改變或隨著測量時的相關條件、參數而變化時，即使測量方法是申請當時的通常知識，在說明書的佈局上，仍宜將相關測量方法及測定條件、參數撰寫於說明書(例如實施例)中。藉此，該發明專利申請案在日後的審查過程或核准後被提起舉發(無效審判)而受到請求項記載不明確之質疑時，申請人(專利權人)就能透過說明書的相關記載內容輔以申請時之通常知識來釋除此疑慮。

※ 註釋 ※