智慧財產專業團體

一、前言：Graham v. John Deere (1966)與Gramm v. Deere & Company (2026)

2026年上半年剛結束之際，因美伊海峽戰爭而緊張的國際局勢已日漸趨緩，世人關注熱點正聚焦在美加墨所舉行的2026年世界盃足球賽事上。台灣則在經濟成長上創下了驚人的成績，因為AI與半導體產業需求強勁、出口爆發，第一季的GDP年增率高達14.5%，是大約近50年來最佳的季成長紀錄，全年GDP年增率上看10%以上。這波由半導體及AI供應鏈所驅動的榮景方興未艾，使得台灣股市屢創新高。

在美國，向來作為全球工業景氣的重要指標公司─開拓重工(Caterpillar Inc.)，也在2026年中創下股價超過1,000美元、市值將近5,000億美元的紀錄，除了全球關稅貿易政策走穩，戰爭也趨向緩和等有利因素之外，這股AI與數據中心基礎建設的浪潮也在推波助瀾。其實，美國另外有一家重型機械設備製造商強鹿公司(Deere & Company，下亦稱Deere公司)，雖然市值不到開拓重工的二分之一，卻也是世界上最大的農業機械設備製造商，其以創辦人John Deere為名設計的藍綠色企業識別標誌，成為大型農林機具設備的代表符號。值得注意的是，Deere公司除了設計生產機具設備外，也如同開拓重工一般有發展融資金融服務，並且在科技創新上導入了物聯網與人工智慧等軟硬體應用，故兩家公司都不被單純的評價為傳統機械產業。

Deere公司其實與美國專利法及實務的發展頗有淵源，在60年前(1966年)，美國最高法院在Graham v. John Deere(註1)乙案確立了美國專利法第103條非顯而易見性的Graham法則，成為專利要件進步性判斷的基本流程步驟。本文報導的是60年之後，CAFC在2026年3月11日所作成關於解釋請求項手段功能用語的Gramm v. Deere & Company案(註2)，在此Deere公司也是被訴專利侵害，而這次原告姓氏則與60年前的原告Graham很像但不同叫Gramm。案件主要爭點在於功能性要件的說明書「對應結構」該如何認定，不同的認定結果影響到專利是否會不明確。另外CAFC亦在本案判決理由中闡釋了手段功能用語中對應結構「及其均等(範圍)」的正確意義與常見迷思，藉此本文針對台灣專利法施行細則第19條與專利侵權判斷要點的相關敘述，提出建議。

二、地方法院所認定之對應結構與專利不明確

本件美國專利U.S. Patent No. 6,202,395 (下稱'395專利)的發明人Richard Gramm將專利專屬授權給Reaper Solutions, LLC.(下稱Reaper公司)。'395專利係關於一種當農作物收割機横越田野收割時，可用以將收割機的割台(header，或稱割頭)維持在一所需離地高度的裝置。參見以下'395專利FIG. 1，顯示一實施例收割機10側視圖，包括一割台12。

Gramm及Reaper公司(下合稱原告或上訴人)指控Deere公司某款農作物收割機其割台感測器套件組侵害'395專利，於2014年在地方法院起訴。Deere公司則是發動inter partes review挑戰專利有效性，之後Deere公司針對PTAB仍維持獨立項12項及相關附屬項有效的決定向CAFC上訴，對此CAFC曾在2021年作成Deere & Co. v. Gramm, 842 F. App'x 628及631判決駁回上訴而維持PTAB的決定。仍然有效的獨立項12項成為本案地方法院民事侵權訴訟的審理對象，而在請求項12的要件之中，功能性用語的「控制手段(control means)」是兩造爭執重點，在此將請求項12相關內容摘錄如下：

12. Apparatus for maintaining a non-cut crop header in a crop harvester a designated height above the soil as the crop harvester traverses a field, said apparatus comprising: …control means coupled to said header and said angular deflection sensing means and responsive to said first signal for raising or lowering the header in accordance with said first signal in maintaining the header a designated height above the soil,...

(一) 不爭執事項

首先，雙方當事人皆同意該控制手段有構成'395專利在2001年公告時所適用美國專利法第112條第6項(現行第112條第(f)項)的手段功能用語。另外，控制手段的功能為「昇高或降低該割台…以維持該割台在土壤之上一指定的高度(for raising or lowering the header…maintaining the header a designated height above the soil)」兩造亦不爭執。而該功能於說明書敘述中的對應結構為控制器介面(controller interface)18，割台控制器(head controller)20，及液壓控制系統(hydraulic control system)38等技術特徵的共同組合。此外，雙方當事人也都同意上述對應結構係揭示在'395專利說明書column 3, lines 33–52，摘錄如下：

The corn head height sensor 14 is connected by a suitable electrical means to a controller interface 18 and a head controller 20 within combine 10. In response to the detected height of the corn header 12, head controller 20 provides suitable electrical control signals to an electrically actuated, hydraulic control system 38 for controlling the lateral position of the corn header 12 as well as its height above the ground, or soil, 16 as the combine 10 traverses a field in the direction of arrow 56. Head controller 20 is conventional in design and operation and, in general, receives an analog electrical signal from the controller interface 18 and outputs an analog signal to the hydraulic control system 38. . . . In a specific embodiment of the present invention, head controller 20 is as incorporated in a Deere combine, while controller inter-face 18 is available from May-Wes.

(二) 爭執事項

雙方主要爭執說明書中關於割台控制器20其對應結構的敘述是否充分明確。如同在電腦實施手段功能用語請求項要件明確性爭議時所常用的策略─爭執專利說明書有無揭露任何具體的演算法(algorithm)來執行所請功能(註3)，Deere公司係主張，由於割台控制器20在說明書中已敘明係屬「習知設計(conventional in design)」，所以應等同一電腦或處理器，也因此說明書必需揭露該電腦或處理器所用以完成請求項功能的演算法。此外，頗有意思的是，上述原告'395專利說明書關於對應結構的敘述中，亦引用到本件被告Deere公司自己的聯合收割機(Deere combine)所使用的割台控制器20以作為特定實施例「In a specific embodiment of the present invention, head controller 20 is as incorporated in a Deere combine」。Deere公司據此主張，在'395專利申請優先權日(1997年)當時，Deere公司聯合收割機的割台控制器20確實是使用微處理器的型態，因此'395專利說明書有必要揭示其所使用的演算法，否則會不明確。

原告這邊則請到專家證人，證稱在1997年時技藝人士知道Deere公司的聯合收割機所使用的商用割台控制器20主要有三種：Dial-A-Matic Versions #1, #2, and #3(以下分別簡稱DV#1、DV#2及DV#3)。對此Deere公司認同在1997年當時這三種型號確實在市面上都有供應，然而Deere公司主張只有DV#2及DV#3這二種才能作為本案的對應結構。之所以DV#1應被排除在對應結構之外，Deere公司所持理由在於上述'395專利說明書引用段落中的一句話「割台控制器20提供合適的電控制信號至一電驅動的液壓控制系統38，用以控制該玉米割台12的側向位置以及其在地面或土壤16之上的高度(head controller 20 provides suitable electrical control signals to an electrically actuated, hydraulic control system 38 for controlling the lateral position of the corn header 12 as well as its height above the ground, or soil, 16)」。然而DV#1並無控制割台側向位置的功能(DV#2及DV#3則有此功能)。換言之，Deere公司係主張依據上開說明書段落關於對應結構的敘述，割台控制器20必需能提供割台高度以及側向位置二者兼具的控制功能，方能該當為對應結構。

Deere公司也提交一份由該公司退休工程師Dr. Miller所出具的事實宣誓書，說明DV#1、DV#2及DV#3的操作，其中只有使用微處理器版本的DV#2及DV#3兼具側向位置控制功能而能該當是對應結構，因此'395專利說明書必需揭露執行請求項功能的演算法。因為說明書未揭示任何演算法，故請求項12不明確。另外，或許是出於損害控管的理由，Deere公司提出一個預備主張，若地方法院不認同請求項12不明確，則至少要將割台控制器依原告所主張特定於Deere公司的DV#1版本，其係「由一系列的二極體、開關以及積體電路，而並非由一微處理器，來控制割台高度」。事後來看，這個預備主張正是本案CAFC的判決結果(詳後述)。

(三) 地方法院認定：僅使用微處理器版本的DV#2及DV#3是對應結構，專利不明確

地方法院作出的專利範圍解釋基本上是接受Deere公司的說法，即'395專利說明書並未揭示DV#1為相應結構，因為DV#1欠缺側向定位的能力故不會被理解為說明書中所指習知控制器的範疇，理由則是說明書引用段落中那一句話「割台控制器20提供合適的電控制信號至一電驅動的液壓控制系統38，用以控制該玉米割台12的側向位置以及其在地面或土壤16之上的高度」。只有使用微處理器版本的DV#2及DV#3兼具側向位置及高度控制功能算是相應結構，而'395專利說明書並未揭示任何演算法故不明確。地方法院據此作成不利於原告的判決，原告乃提起本件上訴。

三、CAFC認定：DV#1，DV#2及DV#3都是對應結構

CAFC明白指出了地方法院所犯的錯誤。首先，依美國專利法第112條第6項規定，解釋功能性用語的專利範圍時，需依據說明書所揭示對應該功能的結構予以限縮，所以需要在說明書中辨認出該功能性用語的對應結構。依據Williamson案(註4)，所謂說明書中的對應結構係指內部證據清楚連結該結構或將該結構關聯至請求項中的功能性用語。地方法院應採用二步驟分析法來解釋功能性用語：(1)法院必需確認該請求項技術手段所執行的請求項功能；(2)法院必需確認專利說明書所揭示該請求項功能的說明書對應結構。再者若請求項功能是由一般用途電腦或微處理器這種對應結構來執行的話，由於一般用途電腦或微處理器可以被程式化以執行非常不同的作業方式，為滿足上述的說明書對應結構要求，在電腦實施手段功能用語請求項要件之狀況會進一步要求說明書有揭示電腦執行該功能的演算法，否則會不明確。

在上訴人即原審原告所提出的諸多上訴理由中，CAFC係同意其所主張有關地方法院在步驟(2)確認說明書對應結構時，錯誤的將控制手段解讀為超越合理執行請求項功能之所需的範圍，至必需包括側向定位這個額外附加的功能，導致錯誤認定請求項12為不明確。CAFC表示，在說明書揭露相關結構多出來的附加功能，不應妨礙其符合成為請求項功能性用語之對應結構的要件。惟，地方法院誤用側向定位這一個有列在說明書敘述中、但並非請求項的功能來作為認定控制手段之對應結構的必要條件，導致誤將DV#1排除在對應結構之外，以所有對應結構(DV#2及DV#3)均屬通用目的電腦而說明書並未揭露演算法，來認定請求項12不明確。

作為本件廢棄發回的重要基礎，CAFC詳論地方法院不當限縮對應結構而排除了DV#1的錯誤：確實DV#1在1997年時就已供應上市，Deere公司也同意DV#1使用邏輯電路、而非微處理器來控制割台的昇降。事實上DV#1並非通用目的電腦，不會觸發說明書需揭露演算法的要件。也因為DV#1是'395專利說明書中有適當揭露的對應結構，故該控制手段之功能性用語並無不明確。

至於DV#2及DV#3二個對應結構，CAFC則是認同地方法院的意見，指出由Deere公司所提交退休工程師Dr. Miller的事實宣誓書來看，DV#2及DV#3係由微處理器作為基礎的控制器所組成，且係以軟體程式來控制割台高度，故CAFC認同說明書必需揭示演算法。儘管原告在原審曾以專家證人意見企圖指出'395專利說明書中有揭示所謂的演算法，但CAFC認為沒有演算法就是沒有，專家證人所指的揭示內容也不過是請求項12功能性用語的重述而已。

四、CAFC特別提醒：解釋請求項時不必處理對應結構之均等問題

另外，CAFC在判決理中也提到一個雖不影響判決結果但非常值得一提的觀點。我們知道，美國專利法的手段功能用語法條第112條第(f)項規定：「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.」，直譯粗體字部分為：「該請求項應被解釋為cover (暫不翻譯其意義，詳後述)說明書所敘述該對應結構…及其均等。」這個cover的意義為何？首先，請求項應被解釋為包含(be construed to cover)說明書所敘述該對應結構，這個「包含(cover)」的意思很清楚，就是在解釋專利範圍(claim construction)的階段時，對功能性用語要引入說明書所敘述的對應結構來作額外限縮。但後半部「cover其均等(cover…equivalents thereof)」是何意思？直覺上會認為也應該是在解釋專利範圍階段時以對應結構的均等來作為另外一種限縮的態樣，但CAFC指出這是一個常見錯誤。

以本案作為說明，由於讓不需併同揭露演算法的DV#1可被解讀為對應結構，是上訴人重要的訴訟目標，故上訴人另外也主張DV#1可被解讀為DV#2的均等(即equivalents thereof)，以達到可一同被視為對應結構之目的。基於這樣的策略目標，配合法條「這種請求項應被解釋為包含說明書所敘述該對應結構及其均等」的直覺解讀，上訴人主張地方法院在解釋請求項之控制手段要件時除了要解釋對應結構之外，也要解釋對應結構之均等，但地方法院卻未對其均等範圍進行解釋。針對上訴人這樣的主張，CAFC明白指出這是對手段功能用語分析法及其判例的一個基礎誤解。

CAFC指出，地方法院應採二步驟分析法來解釋功能性用語：(1)確認請求項功能；(2)確認說明書對應結構。在此，地方法院並不需要在解釋請求項階段就決定對應結構之均等範圍為何。至於所謂對應結構均等的處理，係有關認定被控侵權產品是否屬於在文義上會侵害一功能性要件的均等結構(equivalent structure) (註5)。換言之，對應結構的均等之確認並不是在解釋申請專利範圍(屬法律問題)時處理，而是在比對被控侵權產品有無落入請求項文義範圍時處理(屬事實問題)。據此，本文認為，所謂「被解釋為cover其均等(be construed to cover…equivalents thereof)」之「cover」其實比較接近文義侵害比對時的「讀取(read on)」，即「對應結構之均等會落入專利範圍」的意義。

為更清楚了解美國判例法關於於手段功能用語的侵害比對，本文整理如下(註6)

(一) 美國手段功能用語的文義侵害態樣主要有二，當被控侵害產品：(1)使用說明書所揭示對應結構之相同結構(即相同手段，identical means)，以執行相同的請求項功能(identical claimed function)；或(2)使用說明書所揭示對應結構之均等結構(the structural equivalent)，以執行相同的請求項功能(identical claimed function)。需注意此處對應結構之均等結構的「均等」，與均等侵害(Doctrine of Equivalents, DOEs)下之「均等」不論在概念或分析方法上皆不相同。

(二) 美國判例法允許手段功能用語的均等侵害(DOEs)，分析方法也是均等侵害的三部測試(function-way-result test)，或是無實質差異測試(insubstantial difference test)。

五、結論：台灣專利法施行細則第19條與專利侵權判斷要點相關內容的再檢討

判斷專利侵害通常是一個二階段的流程，階段一先進行請求項解釋，階段二則為比對解釋後的請求項技術特徵與被控侵害對象的相應技術內容，判斷是否構成文義或均等侵害。本案CAFC審理對象係針對上述階段一的請求項解釋，CAFC認為原審地方法院在解釋手段功能用語確認對應結構時有所錯誤，而予以廢棄發回。雖然判決結果對本案上訴人有利，但CAFC在判決理由中仍不吝指正上訴人所提出一個有關於對應結構之均等的常見迷思。

先前提到美國專利法第112條第(f)項關於手段功能用語的規定內容，容易導致關於對應結構之均等範圍認定是在階段一進行請求項解釋時處理的誤解。對照台灣專利法施行細則第19條第4項手段功能用語之規定，與美國專利法第112條第(f)項大致相同。為避免發生同樣的誤解，本文建議該項可略微調整如追蹤修訂部分：「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，其均等亦屬落入請求項之範圍。」以突顯出判斷專利侵害在階段一與階段二兩者層次上的差異。

同樣的，台灣經濟部智慧財產局2016年的專利侵權判斷要點第21至22頁，亦把「(3)確定結構、材料或動作之均等範圍」列於第2.7.3.2節「包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋」項下，緊接在有關手段功能用語技術特徵之解釋方式：「(1)確定功能…(2)確定對應之結構、材料或動作…」之後。雖然其內容本身可看得出來是在進行侵害比對而不是單純請求項解釋，但本文建議可在編號或體系位置上略微予以調整，及/或在內容上加註說明正確的適用流程，以避免誤解。

※ 註釋 ※