關於明確性,專利法第26條第2項規定:請求項應以明確之方式記載;而就用語明確,現行專利審查基準(下稱「審查基準」)指出:「應使用發明所屬技術領域中之技術用語,用語應清楚、易懂,以界定其真正涵義」。
又,「自定義用語」(a patentee acted as its own lexicographer),為眾多國家審查實務有條件接受之原則,台灣審查基準亦不例外,要求「自定義用語」不可損害明確性:「經認定其並無其他等同之意義時,始得認可該用語。若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義,則不得用來表達其基本意義之外的不同意義,以免產生混淆」。從而,用語「是否已有基本意義」成為審查之重點。
就此,智慧財產及商業法院(下稱「智商法院」)於今年7月作成之114年度行專訴字第39號判決所陳述之見解值得關注。
在本件專利舉發爭議中,專利說明書就「永久正電荷」自為定義(專利權人主張為新造詞彙),並以「ζ電位」或「毫伏」作為「永久正電荷」之量測對象或量測單位,因而產生了是否違反專利法第26條第2項明確性原則之爭議。智慧局處分認為不違反,經濟部訴願委員會則對此存有疑問(故而撤銷原處分,成為本件訴訟之被告),而智商法院則支持智慧局之見解。
經濟部訴願委員會認為「永久」、「正電荷」、「ζ電位」及「毫伏」皆有其基本意義,「永久」縱非指永遠不會發生改變之情形,亦係指除透過極端方式處理,於一般情形下物質不會改變其性質之情形,然系爭專利說明書僅記載粒子上之正電荷不會輕易地藉由(例如)沖洗、稀釋、過濾等方法發生改變但並未具體說明於何種極端情形下其性質方會改變,故所屬技術領域中具通常知識者可否依說明書記載內容即能瞭解該「永久」正電荷之內容實屬有疑;且「正電荷」之量測單位為「庫倫(C)」,說明書卻均以「ζ電位」或「毫伏」作為量測對象或量測單位,況「電位」或「毫伏」亦有其基本意義,與電荷不同,亦非電荷之單位,用來表達其基本意義以外之「正電荷」是否產生混淆、該通常知識者依系爭專利說明書所記載內容可否瞭解該「永久正電荷」之內容亦屬有疑。
智商法院則指出:依據審查基準及專利侵權判斷要點所揭示之請求項解釋原則,對於請求項之用語,若說明書中另有明確揭露之定義或說明時(無論是創新用語還是就既有用語賦予新的意義),應以該定義或說明解釋請求項;據此,「永久」、「正電荷」雖然各有其基本意義,然系爭專利已將「永久正電荷」自定義為一新參數,即應整體觀之,而不可將該用語拆分檢視;再者,系爭專利說明書已對此用語提出合理清楚且精確的特定意義,並完整說明其表徵方式及量測方法(如何測得「ζ電位」或「毫伏」),自可區別一般人所認知之原有意涵而不致混淆,故不存在被告所稱之明確性疑義。
綜上,智商法院指出:於解釋自定義用語時,應以其整體被賦予之新意涵為準。若專利申請人或撰寫者認為有於說明書自定義新參數之必要時,或許可效仿本件系爭專利說明書,除就該新參數之用語本身給予清楚且精確的直接定義外,亦將其測量方法與測量單位納入定義,以更加確保明確性。
本件目前已上訴至最高行政法院,最高行政法院是否採相同見解有待後續追蹤。