聖島智慧財產權實務報導

本期內文

從乙則美國聯邦巡迴法院判決看美國商標使用與商標申請之基礎

洪燕媺　律師

一、前言

商標申請制度分成二種，一為「註冊主義」(first to register)，意即先向官方提出商標申請之人有權取得商標權，而不問商標於申請或註冊時是否已經使用，此為台灣與多數國家所採用之制度。另一個為「使用主義」(first to use)，即商標權之取得必須建立在已使用商標的基礎上，如果未使用商標，將無法獲准註冊，美國即採此制度。商標之使用乃維持商標權有效之核心，採行「使用主義」制度者，商標之使用是取得權利之前提要件，縱如「註冊主義」制度者於申請時無須提出使用證據之條件，但商標權人如果商標註冊後一定期間未使用者，商標註冊亦會遭致撤銷，所以商標的使用一直以來都是商標法上討論的重要議題之一。

2015年3月，美國聯邦巡迴法院針對乙則商標使用的案例作出判決(註1)，從中可以清楚見到美國法院對於指定在服務的商標的使用證據的要求，該等意見不僅可供指定使用在服務之美國商標權人參考，也可檢視我國對於審查指定在服務之商標使用證據之借鏡。

二、事實與問題之提出

上訴人即商標權人David Couture（下稱系爭商標權人）前於2008年5月30日以已使用(use in commerce)為基礎，申請註冊「PLAYDOM」商標，指定使用在第41類提供音樂、視頻、影片概念與劇本之資訊與建議、經由橫跨多種形式透過多重平台發行之包含喜劇、動作與冒險之多媒體系列節目、動作片製作、電視節目製作與劇本編寫等服務，並於2009年1月13日獲准註冊第3,560,701號商標（下稱系爭商標）。系爭商標權人係提出其設立之www.playdominc.com 網站上乙頁記載「歡迎來到PlaydomInc.com，我們很榮幸地提供撰寫與製作動作片、電視與新媒體之服務。意者請洽playdominc@gmail.com」的網頁截圖作為使用證據。網頁上另包括「網站正在建置」之字樣。但系爭商標權人遲至2010年才以系爭商標提供服務。

撤銷申請人即被上訴人Playdom, Inc.（下稱撤銷申請人）於2009年2月9日申請註冊相同的PLAYDOM商標，官方因引證系爭商標而核駁其申請，撤銷申請人遂基於系爭商標於2008年5月30日申請時並未使用，而向商標審理和申訴委員會（the Trademark Trial and Appeal Board，下稱TTAB）對系爭商標提出撤銷。經TTAB審理後，認為僅僅只是在網站上廣告其提供服務之意願與能力但未提供服務者，並不構成商標之使用，進而撤銷系爭商標註冊。系爭商標權人不服，乃向美國聯邦巡迴法院提出上訴。

三、美國商標法相關之規定

根據美國商標法(Lanham Act)之規定，美國商標申請案之基礎有4種，可以單獨主張或合併主張，即：

1.	1(a)已在商業上使用(use in commerce)：其指商標已經在美國為商業上的使用並已使用在所有指定商品/服務上；
2.	1 (b)意圖使用(intent to use)：其指商標尚未在美國使用，但是意圖在將來使用。
3.	44(d)國外申請案(foreign application)：其指以相同之國外申請案作為基礎；與
4.	44(e)國外註冊案(foreign registration)：其指以相同之國外註冊案作為基礎。

根據上開以「已在商業上使用」或「意圖使用」為基礎申請註冊商標者，必須在申請時或核准後一定期間提出使用證據證明商標在美國已在商業上使用（the mark is in use in commerce）。根據美國商標法第45條之規定，所謂商標已經在美國進行「商業上的使用」，是指非僅為保留標章的權利，而於正常交易過程中，善意使用該標章之謂。在服務方面，需提供商業服務之人，於其服務之銷售或廣告上，使用或陳列其標章者；或提供與商業有關服務之人，其所提供之商業服務，係跨州間或美國與外國間者，始符合美國商標法之使用(…on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services)。

四、美國聯邦巡迴法院之見解

本案中，美國聯邦巡迴法院參考Aycock Eng’g, Inc. v. Airflite, Inc., 560 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2009)案（下稱Aycock案）。Aycock案中，聯邦第三巡迴法院認為，（商標）申請人預備在商業上使用商標尚不足構成商標商業上的使用，實則，申請人必須實際在提供的服務上使用商標。無庸置疑地，廣告或公告申請人有意在未來提供服務無法支持商標註冊。必須是已對公眾提供服務之廣告始足當之。美國聯邦巡迴法院指出，之前並無案例討論僅提供服務的要約但未實際提供服務者是否構成商標法上的商業上使用。本案與Aycock案的不同者在於，在Aycock案特別指出，權利人必須對有興趣接受服務者就其欲提供的服務做出公開且眾所周知的公眾要約，因為Aycock案之權利人未有前開行為，故其商標被撤銷。雖然如此，美國聯邦巡迴法法院在本案中特別強調，Aycock案之判決並未建議僅僅對公眾做公開且眾所周知的要約即足該當商業上使用的要件。事實上，在前引商標法第45條就商業上的使用已清楚規定必須是[1]於其服務之銷售或廣告上，使用或陳列其標章；以及[2]提供服務，此規定真實反應商標權的本質，亦即商標權利是來自於使用，而非選用。美國聯邦巡迴法法院同時引用多起聯邦巡迴法院之判決，支持其商業上的使用必須是實際提供服務的使用的見解。本案中，由於無證據顯示系爭商標權人在2010年前對任何消費者提供服務，故TTAB認為系爭商標權人未於申請時在商業上使用系爭商標於服務之見解適當而予維持。再者，關於系爭商標權人請求變更系爭商標申請基礎為「意圖使用」亦遭駁回。

五、我國商標法之相關規定

我國商標法雖採註冊主義，惟根據商標法第63條第1項第2款之規定，商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者廢止其註冊。而根據商標法第5條之規定，所謂商標使用，尤其是使用在服務者，係指將商標用於與提供服務有關之物品、商業文書或廣告。另根據智慧財產局頒「註冊商標使用之注意事項」第2點，商標之使用須符合以下二要件，即使用人主觀上必須為行銷為目的而使用商標，以及其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標。目前實務上甚少有案例談到商標使用於服務之證據，縱有，亦未討論僅僅提出商業文書或廣告行銷其服務，卻尚未以註冊商標提供服務者如何認定使用與否（相對於此，已有案例討論商標權人未在我國提供服務，而僅在國外提供服務，如何檢送得維護權利之商標使用證據，例如「HERTZ」與「MK (STYLIZED) RESTAURANTS」案(註2)）。實則，商標法既然規定商標註冊起滿三年仍未使用者廢止其註冊，則商標權人縱於申請或註冊時未有使用商標於指定服務之事實，註冊後三年期間應有足夠的時間籌備與提供服務，並進而行銷之。如果在此三年期間仍無提供服務，縱使以商業文書（如價目表、傳單等）或廣告行銷其標示註冊商標之服務此等只聞樓梯響不見人下來的情狀，主觀上難認商標權人有使用商標之意，客觀上也無從讓消費者認識其提供服務的商標。

六、本案之啟示與結論

由於美國商標權利之使用主義，即未使用無取得商標權之可能，因此在申請美國商標時必須確認是否已在商業上使用並進而決定申請商標註冊之基礎。尚未提供商品或服務予消費者，則應以「意圖使用」為基礎提出申請。倘於商標核准時仍未開始在商業上使用，則可透過延期之機制保留核准（可申請延期5次，每次6個月），待確實為商業上使用時獲准註冊。如果錯誤主張申請基礎，日後如遭第三人據此撤銷商標註冊，將無以轉換申請基礎為由尋求補救之機會。

※ 註釋

1.	Courter v. Playdom, Inc., No. 2104-1480 (Fed. Cir. Mar. 2, 2015)。
2.	台北高等行政法院93年度訴字第00960號與93年度訴字第00959號判決、第164132號關於註冊第102號「HERTZ」與第103号「HERTZ IN PARALLELOGRAM ON RECTANGULAR DESIGN」商標廢止案行政訴訟判決；經濟部訴願委員會經訴字第09606061140號關於註冊第164132號「MK (STYLIZED) RESTAURANTS」商標廢止案訴願決定書。

中國大陸商標實務上的商標共存協議

賴伶君、宋逸婷

一、前言

商標共存係指不同的企業體使用相同或近似的商標於同一或類似商品或服務，而對彼此的商業活動又不造成妨礙之商標並行使用的情形。(註1)這是經濟發展的產物，許多廠商基於經營的需求和自身利益的考慮，往往會同意另一廠商註冊與自己商標近似的商標。

當事人之商標共存合意通常以「商標共存協議」或/與「同意書」呈現。前者依照國際商標協會之定義，係指兩個或兩個以上的權利主體，就不會引起混淆之商標可以共存，所進行的一種協議。(註2)這是當事人透過各自商標使用方式、產品市場及使用地域的劃分，以解決商標爭議的一種方式，目的在預先避免可能之混淆與侵權訴訟。有時雙方並未就商標使用方式、使用地域與商品項目作明確劃分，僅由在先權利人出具同意書，對在後申請人的申請註冊表示允許。

中國大陸雖無明文肯認商標共存協議或同意書可納入註冊審查依據，然實務上迭有採認之案例，本文嘗試從官方文件與法院判決分析目前商標實務上對共存協議所持態度，供讀者參考。

二、中國大陸商標實務上接受商標共存協議或同意書的情況

中國商標法第30條規定：申請註冊的商標，同他人在同一種或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。對於申請商標違反此規定被商標局駁回後，申請人在駁回復審程序中與在先商標所有人簽訂共存協議或取得同意申請註冊，並據以請求核准申請商標時，應否核准，在中國商標實務上，曾經是一個難題。

(一) 接受商標共存協議（或同意書）之前提

對於商標共存協議（或同意書）的效力，主要有3個觀點，第一種認為，商標權為民事權益，申請商標與引證商標間是否存在衝突，屬於民事糾紛，應當允許當事人自由處分相關權益，若當事人達成商標共存協議，即應承認其效力，准許在後商標註冊；第二種認為，商標權雖是私權，但商標確權案件(註3)具有極強公益色彩，為維護商標區分商品產源的基本功能，當商標共存協議有致消費者混淆從而損害社會公益時，不應當認可商標共存協議的效力；第三種認為，商標共存協議可作為是否導致相關消費者混淆的考量因素之一。(註4)

中國大陸商標實務普遍認為，是否採信商標共存協議（或同意書），必須在不違背商標法第30條規定的立法目的和基本原則的前提下思考，由商標法基本原理可知，此規定的立法目的不僅在保護在先的註冊商標與初步審定商標，更在避免相關消費者產生混淆，只要申請商標與引證商標共存可能導致相關消費者混淆，儘管在先商標權利人表示容忍，亦應禁止註冊。亦即，共存協議（或同意書）不能突破商標法第30條的規定，僅能做為申請商標是否屬於該條規定情形的考量因素之一，若是商品相同或類似而且商標相同或近似程度較高，非常容易導致消費者產生混淆誤認，縱有商標共存協議（或取得申請註冊之同意），亦不應當准許申請商標註冊。(註5)

(二) 可能接受商標共存協議（或同意書）的行政機關與法院

1. 商標局

中國大陸沒有法條與司法解釋明文支持商標共存協議，然而，從法條當中可以推斷整體法制並未對商標共存大門緊閉，如商標法實施條例第19條有規定：兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品或者類似商品上，分別以相同或者近似的商標在同一天申請註冊的，各申請人應當自收到商標局通知之日起30日內提交其申請註冊前在先使用該商標的證據。同日使用或者均未使用的，各申請人可以自收到商標局通知之日起30日自行協商，並將書面協議報送商標局。由此可見，當兩商標申請人同日申請註冊且所能證明使用之日也相同，或者兩者均未使用商標時，若達成協議，商標局是有可能核准初審公告的。這種情況下，雙方達成的協議有可能是商標共存協議(註6)，然而，目前為止，商標局在商標申請註冊審查階段就商標法第30、31條之適用，似乎傾向不考慮當事人出具的商標共存協議。

2. 商標評審委員會

商標評審委員會在2005年以前對同意書或共存協議一概不予採納，隨著商標評審規則於2005年修改，考量到該規則第8條(註7)當事人處分主義的精神，商評委的態度開始轉變，2007年10月第24次商評委委務會上，對駁回復審案件中的「共存協議」問題形成了較為明確的結論：「申請人與引證商標所有人簽訂共存協議，表明雙方在實際使用商標時不會互相"搭車"，並且可以推定其具有相互區分的善意。因此，對當事人的共存協議完全不予考慮，不盡合理。但是，保護消費者利益是商標法第28條(現已改列於第30條)立法目的之一，也是我國商標法的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時，還應考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區分，共存是否容易造成消費者混淆。為此，需要綜合考慮下列兩方面因素：一是雙方商標使用商品的類似程度、雙方商標的近似程度；二是雙方商標的知名度。」(註8)

3. 法院

中國大陸司法實務上，北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院均已有接受的案例，由該些司法判決可知，法院在下列情況，可能會選擇考量當事人共存協議或同意書之效力，據以為認定雙方商標不會有造成消費者混淆誤認之虞之因素之一，而核准駁回復審訴訟案件當中的在後商標註冊(註9)：

(1)	商標近似程度不高，從整體上看具有一定的區分度，例如兩個單詞中有一個單詞不同，排列方式也有差異的狀況。(註10)
(2)	商標近似程度高(例如中文部分相同或者外文部分相同)，但整體具有一定之區別，且雙方當事人為關聯企業，具有利益的一致性。(註11)
(3)	雙方於共存協議中確認在中國大陸經營領域與核心業務不同，在相關公眾中不會引起任何混淆。(註12)
(4)	共存協議明確約定雙方使用各自商標的範圍、地域，足以排除消費者產生混淆。(註13)

由上可知，商評委與法院對當事人出具的商標共存協議或同意書，審查標準逐漸放寬(註14)，在共存協議或同意書真實可信、無損公共利益的情形下，審查員或法官應當弱化自己基於經驗和假設上所為的混淆之虞的判斷，尊重利害關係人對市場的判斷。

三、簽署商標共存協議或同意書時所應注意事項

上述任一種情況下，當商標申請人提起訴訟爭取初步審定時，出具商標共存協議或同意書，表示在先權利人與申請人之間的私權衝突已經消除，除非有充分證據證明所簽署的共存協議或同意書會損害消費者利益，才需將在先權利人對其權利的處分予以否定（即否定共存協議或同意書需納入考量)，否則共存協議或同意書具有被認可之機會。此外，尚需留意，必須是取得正確的權利人同意(註15)，出於其真實意思表示(註16)，同意其於中國大陸進行使用與申請註冊。

雖然當事人在協議中彼此確認實際業務地域沒有重疊，或者協議內容明定商品使用範圍與商標使用地域，通常會被列為不會引致混淆之有利因素，看起來擬訂協議似乎不難，然而，事實上往往很難預見雙方當事人的業務將來會如何發展，因此，共存協議的設計必須努力預見未來雙方的使用情況。另外，有建議稱應適當引入共存協議的退場機制，例如，一旦一方當事人通過自身努力，逐漸擴大品牌影響力，此時為防止另一方當事人免費搭便車，應該同時設置一個退出條款，設下重新商定協議的標準，亦即當一品牌影響擴展至何種程度時，雙方的共存協議應重新商定。例如簽署協議時雙方皆為一般註冊商標，但後來其中一方被行政部門認定為馳名商標時，或者通過使用在社會上發生熱議且持續較長時間時，情況發生了實質改變，理應重新簽訂協議。(註17)

四、結論

並非所有相同或近似商標的所有人都可隨心所欲地相互簽訂共存協議，而置消費者的利益於不顧。採納同意書或共存協議僅是作為商標是否有致相關消費者混淆之虞的考量因素之一，並非降低核准註冊的門檻，也不是推翻所有的傳統理論，換言之，在商標能否核准註冊之考慮當中，公共利益仍為黃金準則。當在中國大陸申請商標註冊，遭到商標局引證他人在先商標駁回時，若可取得在先申請人或者在先權利人之同意，雙方達成的協議亦不致損害公共利益，在評審階段與訴訟階段應有機會獲得核准。

※ 註釋

1.	Tamara Nanayakkara，IP and Business：Trademark Coexistence，WIPO Magazine，2006，http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html，最後瀏覽日期2015年4月10日。
2.	張郁齡，《從歐美法製論商標共存現象》，頁38，智財財產權月刊第196期，註釋14。
3.	一般而言，是對商標駁回復審、不予註冊復審、撤銷復審和無效宣告的總稱。
4.	石必勝，《商標共存協議只作為適用商標法第二十八條考量因素—評析項目管理協會有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政案》，http://www.ciplawyer.hk/article.asp?articleid=10971，最後瀏覽日期2015年3月17日。
5.	縱使先權利人以共存協議明確表示容忍，但因商標近似程度高，又指定使用於同一與類似商品，極容易令消費者產生混淆，最終仍未能共存，請參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字1477號行政判決書。
6.	陳婭倩，《共存協議框架下的商標共存機制》，中華商標2012年第4期。
7.	現改列為第8條第1款：在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在顧及社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行以書面形式達成和解，商標評審委員會也可以進行調解。
8.	亓蕾，《同意書影響近似商標可註冊性的審查判斷》，中華商標，2013年5月。
9.	異議、無效宣告、侵權的訴訟，雙方商標申請人若同意商標共存，係採和解、撤回異議/無效宣告/訴訟方式，並非提出共存協議供商標局/商評委/法院據以判定無混淆誤認之虞。
10.	趙楠，《如何確認商標共存協議的地位》，http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014-06/13/content_42816.htm?div=-1#，最後瀏覽日期2015年3月17日。及註4一文。
11.	北京市高級人民法院於(2014)高行終字第1175號行政判決書指出，申請商標「華潤萬家vanguard及圖(指定顏色)」和引證商標「華潤萬家(指定顏色)」均包含了文字「華潤萬家」，但後者僅為純文字商標，前者還包含有英文及圖形部分，兩者具有一定的區別，商標案件應遵循個案審查原則，在考慮同意書對審理結果的影響時，既要考慮兩商標本身的近似性，也要考慮兩商標權利人之間的關係，同時還要考慮是否會對消費者利益造成損害。以上因素在不同案件中均有不同的體現，得出的結論也有所不同。引證商標所有人之同意，體現了對自己商標權的處分，且雙方當事人為關係企業，具有利益的一致性，在無證據表明同意書會對消費者利益造成損害的情況下，應當予以尊重。綜合上述因素，兩商標共存於相同或類似商品上，並不違反商標法第28條之規定(現已改列為第30條)；北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第2290號行政判決書中指出，申請商標復審商品與引證商標指定商品為同一種或者類似商品，申請商標為「HALO及圖」，引證商標為「HALO」，其中的「HALO」表現形式基本相同，因此構成近似商標標誌，在引證商標所有人（榮光公司）出具同意書，且現有證據能夠證明雙方當事人（光環公司、榮光公司）係關聯公司的情況下，一方面光環公司處分自己商標權利的行為應當予以尊重，另一方面兩商標所標示商品的來源確實有關聯關係，相關公眾也不會產生混淆誤認。
12.	《如何判斷商標註冊同意書的效力》，中國知識產權網，http://www.cnipr.com/sfsj/pljx/201412/t20141225_185391.htm?COLLCC= 300721503&，最後瀏覽日期2015年3月17日。
13.	北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第2561號行政判決書中指出：本案中，鑒於呈祥公司已提交其與引證商標所有人簽屬的共存協議，該協議中引證商標所有人明確允許使用在「日間托兒所(看孩子)」服務上的申請商標與使用在「幼兒園」服務的引證商標共存，並對雙方使用各自商標的範圍、地域進行了明確約定，可以排除消費者產生混淆的可能性；在申請商標（STELUX）標誌與引證商標（STELLUX）標誌近似程度較高，但申請商標為申請人的企業字號且使用時間遠早於引證商標申請，雙方當事人均對其商標指定使用商品的範圍做出明確界定，引證商標主要使用在珠寶飾品等類似商品上，申請商標主要使用在鐘錶等類似商品上，在此情況下，雙方商標可以在市場上予以區分，再無證據表明該同意書會對消費者利益造成損害的情況下，應當予以尊重，請參見李燕蓉著，《共存協議對商標授權確權的影響》，商標法律網，http://www.shangbiaofalv.org/article.php?t=jdal，最後瀏覽日期2015年4月13日。
14.	惟商標局雖有商標法31條條文所隱含的採認空間，卻仍傾向嚴格遵守法條適用要件。
15.	北京市第一中級人民法院於(2014)一中知行初字第2543號行政判決書指出：本案中，雖然普蘭西公司提交商標共存協議，用以證明引證商標權利人同意申請商標在中國領域內進行使用與申請註冊，但現有證據不能證明商標共存協議所載的Ryohei IWAMI有權代表引證商標的權利人大發工業株式會社，因此，普蘭西公司的該項訴訟主張缺乏事實與法律依據，本院不予支持；北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第3767號行政判決書中指出：鑒於MIP公司並無證據證明其與引證商標現權利人已達成共存協議，MIP公司關於已經與引證商標所有人的前身曾有共存協議，故申請商標應被初步審定公告的上訴主張不能成立，本院不予支持。
16.	同註8。一般而言，若經過公認證手續，通常可以認定是引證商標權利人的真實意思表示。
17.	同註6。

	十七卷五期 2015年05月出刊
	• 訂閱電子報
	• 取消電子報
	• 訂閱PDF版本電子報

TEL：(02)2775-1823	FAX：(02)8773-6131	ADD：台北市松山區南京東路三段248號12樓之2
E-mail：silaw@mail.saint-island.com.tw
Web-Site：www.saint-island.com.tw

聖島智慧財產權實務報導

本期重點

內文簡介

本期內文

從乙則美國聯邦巡迴法院判決看美國商標使用與商標申請之基礎

中國大陸商標實務上的商標共存協議

聖島國際法律事務所

聖島國際專利商標聯合事務所