| 日本網域名稱處理機制簡介 |
| 美國專利修法的簡介 |
隨著網際網路的發達,就包含他人之商標之文字、或其他足以表彰其商品或服務的標示之文字之網域名稱予以搶先註冊之事例多有所聞。搶註他人商標者之動機不一:如有人欲將該搶註之網域名稱轉賣有正當商標權之人藉以獲取利益、亦有人為了攀附著名商標所形成之商譽來獲取利益。此外,亦有搶註網域名稱後,利用該網域名稱從事損害正當商標權人商譽之行為者(如架設有色情資訊之網頁)。關於此等搶註網域名稱以侵害正當權利人之行為,各國各有其處理之制度。本文則欲介紹我國之鄰國日本之處理方式。在日本,因為網域名稱搶註所生之紛爭有以非訴訟程序解決之途徑、以及以訴訟程序解決之途徑。
一、 網域名稱之分類
二、 日本之區域型網域名稱
三、 日本智慧財產仲裁中心
四、 紛爭處理程序
五、 日本的「不正競爭防止法」...詳全文
美國專利制度的改革方案歷經多次討論,經參眾二院通過美國專利法的修正案,最終在2011年9月16日由美國總統歐巴馬正式簽署而完成的立法程序。該修正案可以說是美國自1952年修法以來,對專利制度進行修正幅度最大的一次。此次修正涵蓋的內容相當地廣泛,對美國專利制度有相當大的衝擊。筆者僅列出主要修正部分並說明如下:
(1) 將美國專利制度由先發明主義改為先申請主義,及其相對應的配套措施;
(2) 強化第三人在申請過程中提出前案資料的角色;
(3) 強化美國專利局在專利核准後對於專利有效性審查的角色,且對專利核准後之專利有效性的挑戰制度進行設計與修改;
(4) 在專利訴訟部分,廢除了未揭示最佳實施態樣而主張專利無效或不能實施的規範,並禁止以被控侵權人未取得不侵權意見之情事來證明有惡意侵權等;
(5) 其它的部分包含有專利標示與專利不實標示,以及諸如微實體(micro-entity)之專利費用相關規定。
一、 先發明主義改為先申請主義
二、 第三人呈送前案之修訂
三、 強化美國專利局在專利核准後對於專利有效性的審查
四、 生效時點及其適用案件...詳全文
隨著網際網路的發達,就包含他人之商標之文字、或其他足以表彰其商品或服務的標示之文字之網域名稱予以搶先註冊之事例多有所聞。搶註他人商標者之動機不一:如有人欲將該搶註之網域名稱轉賣有正當商標權之人藉以獲取利益、亦有人為了攀附著名商標所形成之商譽來獲取利益。此外,亦有搶註網域名稱後,利用該網域名稱從事損害正當商標權人商譽之行為者(如架設有色情資訊之網頁)。關於此等搶註網域名稱以侵害正當權利人之行為,各國各有其處理之制度。本文則欲介紹我國之鄰國日本之處理方式。在日本,因為網域名稱搶註所生之紛爭有以非訴訟程序解決之途徑、以及以訴訟程序解決之途徑。以下分別介紹之:
一、 網域名稱之分類
網域名稱」(country code TLD;簡稱ccTLD)。前者非以國家或地域為對象(例如.com或是.net);而後者係以國家或地域為對象(例如韓國為.KR、台灣為.TW)。
關於「區域型網域名稱」的管理,係由「網際網路名稱與號碼指配組織」(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;簡稱ICANN)委由各國的管理團體來進行。
二、 日本之區域型網域名稱
日本的「區域型網域名稱」為.JP,而其管理團體為「日本登記服務有限公司」(日文名:株式会社日本レジストリサービス、英文名:Japan Registry Services Co., Ltd.;簡稱JPRS)。在日本,「區域型網域名稱」又可以分為下列數種類型:
1. 通用型網域名稱:只要在日本有住所者皆可註冊之網域名稱。
2. 屬性型網域名稱:以組織種類區分之網域名稱。例如.CO.JP代表公司、.AC.JP表示學術機關。
3. 地域型網域名稱:以地域來區分。例如.KYOTO.JP表示以京都府為地域的網域名稱。
關於上述以.JP作為區域型網路名稱者,發生表示公司之商標名稱之網域名稱被他人搶註等之相關紛爭,其紛爭處理之相關規定係由「社團法人日本網路資訊中心」(日文名:社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター、英文名:Japan Network Information Center;簡稱JPNIC)所制定(註1)。上述JPNIC所制定紛爭處理相關規定有二:一為「JP網域名稱紛爭處理方針」(日文名:JPドメイン名紛争処理方針)、一為「JP網域名稱處理方針之程序規則」(日文名:JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則)。前者是網域名稱登錄者與商標權人間有關網域名稱的紛爭處理之規定、後者則是實際進行紛爭處理程序時規則。
惟在紛爭處理上,係由JPNIC所認定的紛爭處理機關來加以處理。目前JPNIC所認定的紛爭處理機關為由日本專利師會(日文名:日本弁理士会)以及日本律師連合會(日文名:日本弁護士連合会)所設立的「日本智慧財產仲裁中心」(日文名:日本知的財産仲裁センター、英文名:Japan Intellectual Property Arbitration Center)。
三、 日本智慧財產仲裁中心
關於日本智慧財產仲裁中心(以下稱「紛爭處理機關」)在處理網域名稱爭議的基本流程,首先被害人作為聲請人向紛爭處理機關提出聲請書以開始紛爭處理程序。在受理聲請後,紛爭處理機關確認是否符合聲請條件。若符合聲請條件,則在聲請人支付聲請費用後通知網域名稱登錄人即被聲請人聲請進行紛爭處理程序。在登錄人提出答辯書後,由紛爭處理機關所選任之專家組成紛爭處理委員會審酌聲請內容以及答辯書之內容後為裁定。並將裁定之結果通知聲請人、登錄人以及JPRS。JPRS再依據裁定結果來進行網域名稱之廢止或移轉等程序。又,當事人可以選任律師或專利師(弁理士)為代理人來進行聲請或答辯。
依照JPNIC所制定之「JP網域名稱紛爭處理方針」第4條a項的規定,在有下列情形時,為紛爭處理機關處理之對象:
1. 登錄人的網域名稱,與聲請人擁有權利或正當利益之商標或其他標示同一、或類似到達足以引起混淆之程度
2. 登錄人沒有與該網域名稱相關之權利或正當利益
3. 登錄人之該網域名稱係以不正當之目的登錄或使用
此外,在紛爭處理程序中,聲請人必須舉證證明登錄人該當以上三種情形。
此外,關於上述「登錄人之該網域名稱係以不正當之目的登錄或使用」之行為,依照「JP網域名稱紛爭處理方針」第4條b項可分為下列的類型:
1. 登錄人為從聲請人或聲請人之競爭者得到超過直接花費該網域名稱之金額(以書面可得確認的金額),以販賣、貸與、或移轉該網域名稱為主要目的,取得或登錄該網域名稱。
2. 登錄人為使聲請人無法使用其有權之商標或其他標示做為網域名稱,而登錄網域名稱、或數次從事該等妨害行為。
3. 登錄人係以使競爭同業之事業發生混亂為主要目的而登錄該網域名稱。
4. 登錄人以得到商業上之利益為目的,意圖使其網站或其它網路位置、或刊登在其上之商品或服務的出處、贊助、交易合作關係、推薦關係發生混淆誤認,將網路上之使用者導引至其網站或網路位置,而使用該網域名稱。
又,依照「JP網域名稱紛爭處理方針」第4條C項規定,在判斷是否有上述第4條a項第二款之情事時,若有下列情形時,應該認為登錄人其登錄之網域名稱有權利或有正當之利益:
1. 就該網域名稱之相關紛爭,登錄人在受第三人或紛爭處理機關之通知前,以正當之目的為提供商品或服務,而使用該網域名稱或與其對應之名稱、或顯然在進行使用之準備時。
2. 不論是否為商標或其他表示之登錄,登錄人已以該網域名稱而被普遍認識時。
3. 登錄人並無利用聲請人之商標或其他表示、藉由引起消費者之誤認來獲取商業上之利益、或無減損聲請人之商標或其他表示之意圖,而就該網域名稱為非商業上之使用、或為公正之使用時。
四、 紛爭處理程序
紛爭處理委員會之委員係由律師、專利師或學者等其他有學識經驗者所組成。關於委員之人選係由紛爭處理機關製作委員候選人之名簿並加以公告。紛爭處理委員會係由三名委員、或由一名委員單獨組成。若紛爭當事人之任何一方選擇以三名委員來組成紛爭處理委員會時,由紛爭處理機關自雙方當事人各指定之三名委員候選人中各選出一名後,再由紛爭處理機關指定一名主任委員。若雙方當事人都未選擇以三名委員組成紛爭處理委員會時,則由紛爭處理機關自委員候選人名簿中選定一名委員來主持紛爭處理程序。
紛爭處理委員會必須依據當事人的聲請書或答辯書、以及他方當事人對於該等書類所為之反駁而為裁定,紛爭處理委員會本身並不能主動依其職權進行調查。但紛爭處理委員會可以依其裁量命當事人更為主張或陳述、或命其再提出補充之書類。又,紛爭處理係以書面審理方式進行,當事人並無前往紛爭處理機關進行程序之必要。
紛爭處理委員會於書面審理後,若認為聲請人之主張無理由,則為駁回聲請之裁定;反之,若認為聲請人之主張有理由時,則為移轉或取消網域名稱之裁定。當紛爭處理委員會為移轉或取消網域名稱之裁定時,若網域名稱登錄人沒有在10日向法院提出訴訟(如確認有網域名稱使用權之訴訟),則該移轉或取消網域名稱之裁定即確定。裁定確定時,JPRS即依據裁定結果來進行網域名稱之廢止或移轉等程序。
另一方面,若聲請人之聲請被駁回,而另行向法院提起訴訟請求網域名稱登錄人停止使用該網域名稱而勝訴時,仍須向紛爭處理機關再度聲請移轉或取消該網域名稱。
以下,本文即簡單敘述日本智慧財產仲裁中心處理網域名稱紛爭的步驟:
1. 聲請人向紛爭處理機關提出聲請書。
2. 紛爭處理機關就該有爭議之網域名稱向JPNIC及JPRS進行查詢、並審查聲請書是否具備形式要件(若不具備形式要件則命聲請人於五日內補正) 。
3. 聲請人繳交手續費。
4. 對網域名稱登錄人寄發聲請書。
5. 網域名稱登錄人提出答辯書、並由紛爭處理機關將答辯書向聲請人寄發。
6. 若聲請人未撤回聲請、或當事人間未達成和解時,則進行委員之選任。
7. 由紛爭處理委員會進行審理,並為駁回聲請或移轉、取消網域名稱之裁定。
8. 進行裁定結果的通知及公告。
9. 若裁定之結果為移轉、取消網域名稱,若網域名稱登錄人沒有在10日內向法院提訴,則由JPRS依據裁定內容為網域名稱之移轉或取消。
五、 日本的「不正競爭防止法」
以上的訴訟外網域名稱紛爭解決途徑的優點在於可使聲請人可以短時間內解決紛爭、以及費用便宜。另一方面,訴訟外紛爭解決途徑只能使使該網域名稱登錄人移轉或取消其網域名稱,並無法使權利受侵害之人就其已經遭受之財產上損失請求賠償。
另一方面,日本法律亦提供了以訴訟來請求損害賠償之途徑。除了透過解釋民法或商標法來對於侵害者請求賠償之方式外,日本在2001年修正的「不正競爭防止法」第2條第1項規定了各種不正當競爭方式的行為態樣,而該條項的第12款以「以得到不正當之利益、或以加損害於他人為目的,取得或保有與他人特定之商品標示(指與該人之業務相關之姓名、商號、商標、標章或其他表示商品或勞務之物)同一或類似之網域名稱、或使用該網域名稱之行為」為不正當競爭行為的一種態樣。
前述「不正競爭防止法」第2條第1項第12款係以「得到不正當之利益為目的、或以加損害於他人為目的」作為主觀之要件。若行為人具備此等主觀要件,不僅只在「使用」與他人之商品表示同一或類似之網域名稱之情形,在「取得」或「保有」之情形也會構成不正當之競爭行為。此外,本款所稱之商品標示需有使權利人之商品或勞務與他人之商品或勞務加以區別之機能,但不以其為「眾所周知」之標示為要件。
又,若行為人之行為該當「不正競爭防止法」第2條第1項第12款之要件時,營業上之利益被侵害之人,得對於因故意或過失侵害自己營業利益之人請求損害賠償。被侵害之人所得請求之損害額為與授權他人使用該商品之表示所能得到之授權金相當之金額。
※ 註釋:
1. 前述之JPRS係由JPNIC於2000年所設立之公司。JPNIC並在2002年將網域名稱的管理業務移交給JPRS。
美國專利制度的改革方案歷經多次討論,經參眾二院通過美國專利法的修正案,最終在2011年9月16日由美國總統歐巴馬正式簽署而完成的立法程序。該修正案可以說是美國自1952年修法以來,對專利制度進行修正幅度最大的一次。此次修正涵蓋的內容相當地廣泛,對美國專利制度有相當大的衝擊。筆者僅列出主要修正部分並說明如下:
(1) 將美國專利制度由先發明主義改為先申請主義,及其相對應的配套措施;
(2) 強化第三人在申請過程中提出前案資料的角色;
(3) 強化美國專利局在專利核准後對於專利有效性審查的角色,且對專利核准後之專利有效性的挑戰制度進行設計與修改;
(4) 在專利訴訟部分,廢除了未揭示最佳實施態樣而主張專利無效或不能實施的規範,並禁止以被控侵權人未取得不侵權意見之情事來證明有惡意侵權等;
(5) 其它的部分包含有專利標示與專利不實標示,以及諸如微實體(micro-entity)之專利費用相關規定。
在此筆者僅就上述有關(1)~(3)中與美國專利申請與核准後有效性審查相關的修正部分作概要性的說明:
一、先發明主義改為先申請主義
美國現行專利制度與它國最大的不同就是採用所謂的先發明主義,即先發明者優先取得專利保護。在此次的修正中,美國配合了整個國際的主要潮流與實務,將先發明主義改為先申請主義,即誰先提出專利申請,誰得專利保護。配合著此修正,與其相關的內容如習知技術、優惠期或專利衝突程序等部分亦作了對應的修正。以下針對該等部分進行說明:
(一)、 擴大習知技術的範圍,即公開販售、公開使用或公眾知悉不再限於只有在美國境內才適用的規定。
美國現行專利制度不但是採先發明主義,且其用以作為前案之販售、使用等行為限於美國境內才可適用作為前案。此次修法配合著先申請主義的修正,對於可以構成新穎性障礙之習知技術作了擴張,即就公開販售、公開使用,或公眾知悉不再限於只有在美國境內才可適用。
(二)、 優惠期之適用
美國現行專利制度對於發明人提供一年的優惠期,即發明人在其公開給公眾之日起一年內提出專利申請,則該發明人之公開行為是不會被視為專利法上所認定申請前的習知技術。此次修法仍保留了美國專利制度原先具有一年的優惠期之規定,但值得特別注意的是,此次修法,針對早於申請案之申請日前的公開行為不會對新穎性造成障礙的部分有進一步說明。為有助於了解此一部分的內容,茲以下述例子加以說明:
| 情況一: |
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| 由於發明人在公開日起算一年內提出美國專利申請,因此,發明人在2013年10月1日之公開不構成申請案之前案。 |
| 情況二: |
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| 由於第三人是在發明人提出申請前公開,因此,第三人在2013年10月11日之公開構成申請案之前案。 |
| 情況三: |
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| 由於發明人在公開日起算一年內提出美國專利申請,因此,發明人在2013年10月1日之公開不構成申請案之前案。又,發明人之公開行為是在第三人2013年10月11日之公開行為之前,因此,該第三人之公開行為亦不會構成申請案之前案。 |
| 情況四: |
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| 由於發明人在公開日起算一年內提出美國專利申請,且發明人在2013年10月1日公開其發明,則此時專利由發明人取得專利。 |
由上述內容可以了解到,修正後的專利法對於發明人在一年內的公開行為不但不構成發明人自己申請之前案,更甚者可以排除第三人落在發明人公開日與申請日之間公開行為之效力,且即使有第三人在此期間有申請美國專利,因發明人先有公開行為仍可獲得專利。
(三)、 廢除專利衝突程序 (interference proceedings)而增設衍生程序 (derivation proceedings)
因美國現行專利制度是採先發明主義,因此,在其專利制度設計中是利用專利衝突程序來解決何人是第一發明人的問題。而此次修法由於將先發明主義改為先申請主義,因此,用來論斷第一發明人為何者之專利衝突程序應被廢除。同時,考量到採用先申請主義,則先申請案之發明人是否是真的發明人就變得十分重要了,因此,美國此次引入新創設的「衍生程序」。所謂衍生程序,其本質上有些類似於專利衝突程序,主要是用來確認在先申請案中的發明人是否是自後申請案之發明人衍生出該其所請求之發明,若是,則美國專利局可修正發明人。此衍生程序有提出時間的限制,即在相關專利之申請專利範圍公開或者授予起一年內提出方可。
二、 第三人呈送前案之修訂
美國現行專利制度雖容許第三人為了避免專利核准,可以在專利審查期間提供相關前案資料給美國專利局,但有以下的限制:第一,原則上提出的時間需在沒有發出核准通知且在專利公開後2個月內為之;第二,呈送者不能提出所呈送之相關前案資料與專利間相關性加以說明。此次修法中,為使此制度更有效供第三人所運用,改變了提出的時間限制,即只要在還沒有發出核准通知,且在專利公開後6個月內,或在發出第一次核駁之日後提出皆適用。此外,更重要的是,第三人可以在呈送時提出相關性的說明,以利審查作業。
三、 強化美國專利局在專利核准後對於專利有效性的審查
在美國現行專利制度中,第三人可利用單造再審查程序 (exparte reexamination)與雙造再審查程序 (interparte reremination),對已核准的專利提出再審查。惟,提出再審查請求者必須基於習知「專利文獻」或「書面刊物」等作為證據,請求對已核准的專利中某請求項進行再審查的檢驗。且再審查請求者向美國專利局提出再審查請求後,美國專利局必須在3個月之內,對該專利的請求項是否存在可專利性的「實質新問題」作出決定。(詳參本所六卷十期2004/10/1出刊之「美國專利『再審查程序』的特色」)。此次修法考量到現行專利制度中對於證據、理由以及實際適用上存在的一些問題,而新增三個不同的程序制度,其目的是在確立除了美國聯邦地方法院之外,美國專利局是另一個對於專利有效性具有管轄權之機關,茲說明如下:
(一)、 新增專利核准後的複審程序 (post-grant review)
在就專利有效性的問題,修正後的專利法首先增設了專利核准後的複審程序,來提供一條第三人可對於不當准予專利的挑戰機會。此複審程序提出的時間點是在專利發証或再發証九個月內提出。
在此複審程序之特色在於,可使用的證據皆較現行美國專利局容許者為廣,且可以用來主張無效理由亦廣。例如,此程序適用的無效理由除了一般的新穎性與非顯而易見性外,還擴及到基於美國專利法第112條有關說明書之書面記載 (written description)與可據以實施性(enablement)等理由皆可使用,但最佳實施態樣 (best mode)則不可以。再者,此複審程序要經美國專利局初步審查並受理,同時,請求人必須先建立到至少有一個受到挑戰的申請專利範圍是不應准專利之事實是相當可能的(more likely than not),或者請求人需提出一個對於其它專利或專利申請案而言是新的且尚未被解決的法律問題,才會被美國專利局所實質受理。此複審程序未來會由專利訴願與衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences)更名而成的專利審判訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board)處理,其整體的程序是由行政專利法官來執行,有必要時是可以進行交互詰問。此複審程序約一年內美國專利局會作出專利有效性之決定,另,若有理由可以再延半年。
另外值得注意的是,此複審程序與侵權訴訟之間的關係,若是請求人已先在民事法院中就專利有效性提出訴訟,其就不能適用此複審程序。但若請求人先提出專利核准後的複審程序,而於同日或之後再於民事法院上提出專利有效性的訴訟,則會因提出此一複審程序而致使民事法院之訴訟自動暫停。若由專利權人提出專利有效性訴訟,而被控侵權人是以反訴的方式提出專利有效性之挑戰,則不適用前述之訴訟自動暫停。
再者,要注意的是,複審程序決定的內容對於請求人是具有禁反言的效力,換言之,請求人不能基於其在複審程序中所提出的任何理由再次提出,此不論是美國專利局程序或者法院程序皆是如此。
(二)、 雙造複審程序 (inter partes review)之適用
雙造複審程序是用來取代現行專利制度中之雙造再審查程序 (inter partes reexamination)。此雙造複審程序亦是由美國專利局來決定專利有效性,與前述的專利核准後的複審程序十分的相似,且負責的機關亦是相同。但二者主要不同之處是在於提出的時間與可以提出的理由。詳言之,此雙造複審程序提出的時間點是在授予專利九個月後或者專利核准後的複審程序終結後才可提出。又,此雙造複審程序可以提出的理由僅限於基於專利或書面刊物文獻,且須以新穎性或進步性為理由。再者,此雙造複審程序與侵權訴訟程序之間的關係,亦與前述的專利核准後的複審程序相似且皆有禁反言效力。此外,若請求人已先在民事法院中就專利有效性提出訴訟或者請求人收到民事訴狀後6個月,請求人皆不能在美國專利局再提出此雙造複審程序。
茲就專利核准後的複審程序及雙造複審程序作一簡單比較表,如下表1所示:
表1
| 專利核准後的複審程序 | 雙造複審程序 | |
| 何人提出 | 專利要件,含新穎性、進步性、書面說明與可據以實施性(但不含有最佳實施態樣) | 只有新穎性與進步性 |
| 時點 | ||
| 理由 | 不限於只能使用習知專利或書面文獻 | 只能使用習知專利或書面文獻 |
| 使用的証據 | 專利人可提出答辯號說明不應成案理由,或為申請專利範圍之修正 | 專利人可提出答辯說明不應成案理由,或為申請專利範圍之修正 |
| 專利權人可對成案與否初步回應 | ||
| 美國專利局決定是否受理的標準 | 1. 至少有一個受到挑戰的申請專利範圍不應准專利之事實,是相當可能的(more likely than not)。 2. 請求人提出的一個對於其它專利或專利申請案而言是新且尚未被解決的法律問題。 |
至少一個受到挑戰的申請專利範圍是不應准專利之事實,是有合理的可能性(reasonable likelihood),且請求人是會勝訴 |
| 證據開示與聽証 | 有 | 有 |
| 禁反言效力 | 有 | 有 |
| 期間 | 原則1年,有理由可達1.5年 | 原則1年,有理由可達1.5年 |
| 是否可和解終止程序 | 可 | 可 |
| 上訴 | 上訴到美國聯邦巡迴法院 | 上訴到美國聯邦巡迴法院 |
(三)、 新增補充審查程序
補充審查程序之設置則與在美國現行專利制度中一直有所謂的資訊揭露(information disclosure statement,IDS)的義務有關。詳言之,在美國專利發証前,專利申請人有義務陳報其所知對於專利之可專利性是重要的資料。但若對於專利之可專利性而言重要的資料是在發証後才知時,申請人若想知曉該資料對已准專利之影響,在現行專利制度下只能申請再發証或再審查程序,並進行IDS來重新開啟審查程序。然而,若以再發証程序提出時,再發証的前提要件為專利權人是宣稱有自己有「錯誤(error)」方可,此前提要件不見得適用於需呈送重要的資料之情況。即使是進行再審查程序,專利權人亦不太有意願對其已准的專利提出再審查程序,只是為了讓審查委員可以就前案再考量,並讓該已准之專利重新開始一個全新的審查。
有鑑於上述問題,在此次的修正中,提出的補充審查程序則是讓專利權人不用提出再發証或再審查程序,而可以呈送相關前案讓美國專利局考量是否需進行再審查程序,即,申請人可以利用補充審查程序提出在專利核准後提出未被充分考量、未被考量到或不正確而會造成其可能會有不正行為的資料,美國專利局就專利權人提出補充審查程序的三個月內,要初步審查專利權人所提出的資料是否對於可專利性有造成實質性的新問題 (raises a substantial new question of patentability)。若美國專利局認為沒有引起實質性的新問題,之後不能以該前案在審查過程中未被考量為由而主張專利不可實施,且只有在初步審查後認為前案有造成實質性的新問題,美國專利局才下令該已核准的專利進入再審查程序。此時,此再審查程序相近於現行專利制度中的單造再審查程序。
如此的作法對於專利權人的好處在於,於侵權訴訟中,被控侵權人提出在審查過程中未被考量的前案時,且該前案對於專利之可專利性是重要的資料,則此補充審查程序可以作為進行侵權訟訴前的工具,以克服被控侵權人可能基於不正行為而主張專利無效等問題。
四、 生效時點及其適用案件
由上述多面相的修正,對於美國現行專利制度衝擊相當大。相關細部的執行面仍需待相關單位作進一步的規範。除了少部分與現行專利制度衝擊不太大或接軌上不會造成太大影響的部分是公告即生效外,部分的法條皆在2012年9月16日(即1年後)以及2013年3月16日(即1年半後)起生效。以下就上述一~三所述的生效時點及其適用案件的範圍,筆者整理如下表2所示:
表2
| 適用日期及其適用的案件 | |
| 先申請主義 | 2013年3月16日。 適用於在生效日及其後的專利申請案 |
| 國際之公開使用或販售造成新穎性障礙 | 2013年3月16日。 適用於在生效日及其後的專利申請案 |
| 衍生程序 | 2013年3月16日。 適用於在生效日及其後的專利申請案 |
| 第三人提供相關前案資料 | 2012年9月16日 適用於全部當時在審查中專利或其後申請的案件 |
| 專利核准後的複審程序 | 2012年9月16日 適用此程序的案件是申請日是2013年3月16日後之案件 |
| 雙造複審程序 | 2012年9月16日 適用於在2012年9月16日後請求之雙造再審查程序 |
| 補充審查程序 | 2012年9月16日 適用於在該日之前、當天或之後發証的專利 |
※ 結論
此次美國現行專利法的大幅修正,對於美國專利制度有相當大的衝擊。值得注意的是,在此次的修正中,增設了相當多的新程序與制度,以在專利權人之專利權保護與第三人利益之間可以取得平衡保護。此等新制度的後續執行上的細節,以及是否可以強化專利權人或第三人利用美國專利局做為專利有效性第一審級的機關,此部分皆有待後續發展。
※參考文獻:
1. America Invents Act of 2011,
http://judiciary.house.gov/issues/issues_patentreformact2011.html,瀏覽日期:2011/11/12
2. Timing of Changes due to Leahy-Smith America Invents Act,
http://blog.hiplegal.com/category/america-invents-act/,瀏覽日期:2011/11/12
3. PATENT ACT 2011: SUMMARY OF DERIVATION PROCEEDINGS
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4. Patent Reform 2011: Third Party Submission of Prior Art During Examination
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6. Summary of Leahy-Smith America Invents Act
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7. Patent Litigation at the USPTO Under the America Invents Act of 2011
http://www.skgf.com/media/pnc/3/media.1413.pdf,瀏覽日期:2011/11/12
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