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一、 前言
依美國專利法之規定，一發明要能取得專利權保護，必須完全滿足以下四個法定可專利性要件(Patentability Requirements)：法定標的(註1)(Statutory Requirement)、實用性(註2)(Utility Requirement)、新穎性(註3)(Novelty Requirement)、非顯而易見性(註4)（Nonobviousness Requirement）。於此四個法定之專利要件中，最關鍵者即為「非顯而易見性」此一要件，相較於其他可專利性要件，「非顯而易見性」非但係為申請人之專利申請案被USPTO核駁後，上訴至專利上訴與爭議委員會(BPAI，Board of Patent Appeal and Interference)時最常見的議題(註5)，也是訴訟中造成專利被認定為無效的最主要原因。因此，「非顯而易見性」又被稱為「可專利性之終極要件(the ultimate condition of patentability)」(註6)。
為評估一發明之顯而易見性，於1966年Graham v. John
Deere(註7)一案中，最高法院設定了一套架構，使得下級法院可依循並藉此評量發明。由於最高法院認為專利有效性的最終問題為基於某些根本事實的法律議題(The Court determined that the ultimate question of patent validity is an issue of law that depends on certain underlying facts.)，因此，其確認與顯而易見性相關之事實問題的探詢(factual inquiries)即為：(1)先前技術之範圍及內容；(2)先前技術與系爭申請專利範圍之差異；以及(3)所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準。此外，最高法院也指出非顯而易見之輔助性判斷因素的重要性。
於最高法院提出此一Graham的分析架構之後，美國聯邦巡迴法院為了替「非顯而易見性」設立更客觀的評斷原則，以避免後見之明的狀況產生，於過去近1/4世紀中亦創造了許多標準，例如TSM法則(除非有教示、建議或動機來結合前案元件或修改現存之技術，一發明不可被視為顯而易見)；或是一發明不能只因其係為明顯可試，即被視為顯而易見的…等等。
然而，於2007年KSR v. Teleflex案件中，最高法院拒絕利用「僵硬的」 TSM法則來決定顯而易見性(註8)，且重新確認以Graham案作為決定顯而易見性之標準。事實上，於此判決中，最高法院並未提供新的測試方式，而是提出一連串判斷因素，用以辨明是否熟習此技術者有可能思及申請專利之發明。換言之，最高法院對於尋求實現顯而易見性之方式(a realist approach)，在於以較少的法律解讀來決定顯而易見性，並放置更大的比重於熟習此技術者針對一特定的發明所會產生之想法與作為的實際決定(註9)。
由於最高法院於KSR案中澄清TSM並非為顯而易見性的唯一測試，而Graham之分析不應以僵硬的方式被實施，其對於顯而易見性提出了更有彈性的想法，因此，某些在KSR判決之前被認為是非顯而易見之請求項現今將有可能會被視為顯而易見的，本文即以近期Perfect Web v.
InfoUSA, Inc. (註10)此一判例，觀察CAFC如何在事實的基礎上，就KSR案中所提及之「常識(common sense)」、「明顯可試(obvious to try)」以及「輔助性判斷因素(secondary consideration)」等因素來分析一發明是否為顯而易見。
二、 Perfect Web v.
InfoUSA, Inc. 案件背景及系爭專利簡介
原告Perfect Web所主張之專利為美國專利 6,631,400號(以下簡稱400號專利)。該專利申請時(2000.04.13)正值網路剛發展之狂熱階段，係為一有關於管理大量電子郵件，將電子郵件分送至特定之消費者之方法。400號專利之申請專利範圍第1項係如下所示：
1. 一種用於管理大量電子郵件之散佈的方法，其包含下列之步驟：
(A) 將一目標對象設定檔(target recipient profile)與目標對象之一群組相匹配；
(B) 傳送一組大量電子郵件至該匹配群組中之該目標對象；
(C) 計算於該組大量電子郵件中，已成功地由該等目標對象所接收之電子郵件的數量；以及
(D) 若該計算出之數量未超過一指定之成功接收之電子郵件的最小數量，重複步驟(A)至(C)，直到該計算出之數量超過該指定之最小數量為止。
Perfect Web以400號專利之申請專利範圍第1項所請求之方法及其他相關之請求項來控告InfoUSA，InfoUSA因而提起專利無效之簡易判決。於該簡易判決中，地方法院認定400號專利之申請專利範圍第1項係為顯而易見的，因為該方法項之第(A)至(C)步驟早已揭示於先前技術中，而步驟(D)「對於任何人而言皆為顯而易見的。」
此外，地方法院也同時認為該申請專利範圍第1項所界定之發明為先前技術所可預見的(anticipated)，且地方法院認為該申請專利範圍第1項非屬35 USC 101條所規定之可專利標的，因為其「僅是一連串的演算法」。因此，地方法院判定本案之申請專利範圍第1項與其他相關請求項因顯而易見的、為可預見的及/或為非適格之標的而無效。
針對上述地方法院的判決，Perfect Web向CAFC提起上訴，而CAFC僅就本案之非顯而易見性部分進行分析。由於就非顯而易見性之分析結果為肯認地方法院之該400號專利為無效之見解，因此，CAFC並未就其他關於可預見性或非為專利適格標的等事項進行評斷，而維持原判。
三、 本案之爭點及CAFC對於400號專利所進行之非顯而易見性之分析：
(一) 爭點整理
1. 地方法院對於本案非顯而易見性的見解
關於本案的非顯而易見性分析，地方法院認為本案係屬於「電子郵件行銷之領域」，而熟習此技術者係為具有「至少一高中學歷，於該產業一年之經驗，與熟習電腦與電子郵件程式者」。由於400號專利之申請專利範圍第1項的第(A)至(C)步驟早已揭示於先前技術中，因此，本案的爭點在於，於電子郵件行銷領域中的熟習此技術者是否會進行(D)之步驟。地方法院引用最高法院於KSR案中之說法「熟習此技術者亦係為一具有創造力之人，而非一機器人」，據此，地方法院認為步驟(D)為顯而易見的，因為該最後一個步驟僅為在常識下運用「再試一下(try, try again)」此一格言的合理結果。
地方法院亦拒絕Perfect Web聲稱之非顯而易見性的輔助性判斷因素，因為Perfect Web未能建立此發明與InfoUSA之毛利的關係，以證明此發明之商業上的成功，且Perfect Web未能提供足夠的證據證明此發明滿足長期存在的需求。
2. 兩造於上訴時之爭點：
Perfect Web承認申請專利範圍的第(A)至(C)步驟早已揭示於先前技術，InfoUSA承認第(D)步驟未揭示於先前技術中。而關於輔助性判斷因素，Perfect Web僅就「長期存在的需求」此一項目進行主張。
首先，Perfect Web對於「常識」是否已教示步驟(D)此點提出質疑。其認為法院對於「常識」的見解有不當之處，因為「常識或知識應根植於證據或事實之發現」，而且地方法院係經由後見之明，而錯誤地將步驟(D)解讀為意指「再試一次」。Perfect Web亦認為地方法院漠視其專家認為該專利並非為一「常識性的進步」的證詞。
此外，就該發明而言，Perfect Web認為電子郵件的行銷領域具有尚未被滿足的需求，因為該產業過去依賴寄送過量訊息之「過度傳送」的方式，來確保可傳送到預定數量的收信者，然而，此種方式會浪費資源並惹惱消費者但卻不保證傳送成功。
而InfoUSA則主張「(1)引用其專家們的意見，第(D)步驟僅是一個附加於第(A)至(C)步驟的常識；（2）重複該選擇與傳送的步驟係為明顯可試(obvious to try)」，因為在確認電子郵件之傳遞時，至多只有兩或三個可以預期的解決方案。最後，InfoUSA認為Perfect Web所主張之長期存在的需求缺乏證據支持，或缺乏足夠的重要性以克服顯而易見性的充足理由。
(二) CAFC對於本案非顯而易見性的分析見解
CAFC重述Graham之事實判斷要素(註11)，並主要自KSR案中所提及「常識」、「明顯可試」及「輔助性判斷因素」等因素，對於400號專利之非顯而易見性進行分析判斷。最後，CAFC認定400號專利並未能通過KSR案中對於非顯而易見性之種種測試。
1. 常識(Common Sense)
承前所述者，Perfect Web認為法院之「常識」見解有誤，因為「常識或知識應根植於證據或事實之發現」。CAFC拒絕此一說法，認為常識之決定不需要「闡明於任何引證資料或專家意見中」("explication in any reference or expert opinion.")。
CAFC引用KSR案中最高法院的說法，認為「常識」可以作為用以結合或修改前案以達到所請發明的一種理由的來源，亦即是，其可作為決定顯而易見性的基礎。此外，於KSR案中，最高法院評論：「拒絕事實調查者依靠常識的“僵化預防性的規則”，在其之判例法下非但為不需要的，也和判例法不一致。」因此，最高法院指示事實調查者在書面證據之外可使用“常識”。
作為此種彈性的範例，於KSR案中，其強調法院應避免「過份強調公開文件(published articles)及獲准專利之明示內容的重要性」。且專家意見也不應總是被作為一個先決的條件，因為最高法院認為「在許多專利案件中，因為技術將可被輕易地瞭解，並沒有專家解釋性證詞的需要，所以專家證詞將不是必須的」，因此，CAFC認為雖然非顯而易見性之分析總是依靠可支持必要之Graham事實發現的證據，其來源亦可包含邏輯、判斷、以及對於熟習此技術者之常識，且其不需被闡明於任何引證資料或專家意見之中。
CAFC亦認為，法院在引用「常識」或任何自前案推測出的基礎而作成顯而易見之結論時，必須以十分清楚的方式，明確且有力地表達其論理理由(reasoning)以供檢閱。
於本案中，CAFC認定地方法院作出其之「常識」的論理理由之本質證據(predicate evidence)已顯示於檔案紀錄中[即，步驟(D)僅牽涉於重複先前之步驟，且行銷者若有需要，即可重複該等步驟]。並且，CAFC也認為地方法院已適當地解釋其所引用之常識。地方法院認為，步驟(D)，此一僅剩未被前案揭露之步驟，僅僅記載重複已知的程序直到成功為止。認知於此，地方法院解釋，若指定要傳送100個電子郵件，且第一次僅傳送95個電子郵件，常識會指導發信者應再試一次。發信者沒有什麼其他可作的選擇。CAFC認為地方法院之該等論理理由係為合理的。
此外，CAFC認為，若相關的科技很複雜，法院可能會需要專家的意見。然而，此處兩造當事人同意於相關領域中之熟習此技術者僅需要高中的教育程度以及有限的行銷及電腦的經驗。因此，不需要專家的意見來評價”重複步驟(A)到(C)之步驟”對於此領域中熟習此技術者的潛在價值。
而即便CAFC參考兩造之專家意見，CAFC還是認為InfoUSA所提供之專家意見較Perfect Web所提供之專家意見更具有說服力。
InfoUSA的兩位專家，Reggie Brady(電子郵件行銷的權威)以及John
Lawlor(從事於廣告/行銷生意)皆認為，重複該匹配、傳送及計算的步驟對於熟習此技術者而言為已知且顯而易見的。
Perfect Web之專家，Dr. Sandeep Krishnamurthy為一個行銷及電子商務的教授。由於Krishnamurthy所提供之意見係為針對其他三件目前已不再爭議之引證前案之組合的顯然易見性分析，而與當前之爭點無關，且Krishnamurthy之證詞非但未述及有關於「重複步驟(A)至(C)」之此一步驟的非顯而易見性，地方法院甚至注意到，於證詞中，Krishnamurthy同意若一開始電子郵件的傳送係少於所期望的數量，唯一的選擇即為停止或找尋更多的電子郵件地址。
因此，儘管於本案中並不需要專家證詞，但若還是就兩造所呈送之專家證據進行考量，其也完全支持地方法院的結論，即400號專利之申請專利範圍第1項就常識而言係為顯而易見的。
2. 明顯可試(Obvious to Try)
CAFC基於KSR一案中最高法院的解釋，也同意地方法院的判決，認為400號申請專利範圍第1項為「明顯可試的」。
於KSR一案中，最高法院指出「事實上，若存在設計上的需求或市場壓力而需解決一問題，且存在有限數量之已確認(identified)且可預期之解決方案，一熟習此技術者會合理地在其能力的範圍內尋求此等已知的選項。若是此舉會導致可預見的成功，此一發明就不是創新的結果，而是通常技術與常識的產物。在此情況，一明顯可試的組合可能已達第103條所示之顯而易見的程度。(註12)」
CAFC認為，400號專利所強調的問題在於寄送太少或太多的電子郵件訊息以符合一固定的行銷額度，而對於發明當時之此一問題，Krishnamurthy，Brady與Lawlor三位專家共同確認了只有幾個潛在的解決方案：（1）過度寄送，或寄送過量的地址以確保已符合額度；（2）若某些地址失敗或將訊息退回，重新寄送至這些相同的地址，而希望這第二次的傳送可以成功；以及（3）確認新的地址群組，且將訊息傳送至該等地址，此即為第400號專利之步驟(D)所請求者。即使沒有實驗，簡單的邏輯係已建議將訊息傳送至新的地址係相較於將訊息重新傳送至已失敗的地址，更可能產生成功的傳送結果。Perfect Web並未提出任何證據證明400號專利所請求的方法提供任何無法預期的功效，或400號專利並未被合理地預期會成功；事實上，執行步驟(D)之可預期與實際上的結果僅為更多的電子郵件訊息會被送達更多的收信者。
CAFC因此認為400號專利所請求之方法是「有限數量之已確認、可預期的解決方案」，顯示其係為明顯可試的，且引用最高法院於KSR案中的說法，認為若嘗試此種數量有限的解決方案，而導致可預見的成功，其即可能並非創新的結果，而是通常技術及常識的產物」。
3. 長期存在的需求(Long- Felt Need)
一個證明發明滿足在該專利申請時長期存在且未被滿足之需求的證據，係為非顯而易見性的輔助性判斷因素(註13)。Perfect Web主張400號專利可替一個有效率的大量電子郵件系統解決一個長期存在的需求。Perfect Web的專家Krishnamurthy確認在2000年4月之前利用過度傳送之方式的系統會有「兩個獨特的問題」，首先，行銷者必須無償地傳送多餘的電子郵件訊息；其次，更多的消費者會因為他們接收太多不想要的訊息會，而選擇退出此類的系統。
然而，CAFC認為，即便假設Perfect Web對於電子郵件過度寄送所帶來的缺點之說法為正確的，Perfect Web亦未能顯示這些缺點所構成的長期存在、未被滿足的需求可由400號專利所減輕。
CAFC認為，首先，Perfect Web並未提供證據以解釋此一需求到底存在了多長的時間，或者何時首先產生此一問題。其次，Perfect Web也未提供證據顯示400號專利滿足任何此類的「需求」。Krishnamurthy僅僅主張400號專利提供「增進的效率」，但並未援用任何支持性的資料以顯示系爭發明實際上減少了行銷的成本、時間或退出之消費者的數量。此外，CAFC亦援用2008年的Asyst Techs., Inc.
(註14)之案例，認為「輔助性判斷因素並未能總是克服一個顯示顯而易見性的有力表面證據」。
因此，CAFC最後認為，Perfect Web上述諸多未受證據支持的論點係為在法律上不足以成為重要的事實爭議(genuine issue of material fact)。
綜上所述，CAFC認為無需專家之意見，僅需運用熟習此技術者之常識即可思及系爭400號專利之申請專利範圍第1項之步驟(D)，且該解決方案係為熟習此技術者所明顯可試的。CAFC亦無法接受Perfect Web所聲稱之輔助性判斷因素，因為其並未能提供除了說詞之外足夠的支持性證據。因此，CAFC確認地方法院的判決，認定系爭400號專利之申請專利範圍第1項及其他相關請求項因顯而易見性而無效。
四、 結論
於本案中，CAFC闡明了於KSR案中有關於非顯而易見性之基本分析方法。例如，CAFC認為Graham之事實發現法則，仍為任何非顯而易見分析中所必需的。又如「常識」之分析方法，CAFC雖肯認「常識」可以作為用以結合或修改前案以達到所請發明的一種理由的來源，且該用於與前案證據結合之「常識」不需被闡明於任何引證資料或專家意見之中，然而，CAFC亦並未使審查委員可任意無限制的運用「常識」之分析，若審查委員使用「常識」之作為其認定顯而易見性的依據，其論理理由也必須被明顯且清楚的說明。此外，雖然「專家意見」及「輔助性判斷因素」等因素可以用來反駁「常識」之論理，然而，此兩者最好針對特定之議題而提出，例如：熟習此技術者之水準、可獲得的解決方案之數量及可預期性、成功的可預期性等等。
因此，由本案可以得知，CAFC不但闡明在KSR案後使用“常識”來分析非顯而易見性的運用方式，同時也在其使用上附加了重要的限制條件(註15)。
實務上，於KSR之判決發布後，儘管目前普遍認為KSR一案對於專利申請階段(prosecution)已產生影響，亦即是，基於KSR一案，專利申請變得更為困難(註16)，然而，相較於申請階段，由於基於KSR一案所進行之判決數量仍不多，因此，目前KSR對於CAFC及一般訴訟究竟是否造成顯著之影響仍眾說紛紜(註17)。
最高法院於KSR之判例中，係強調用彈性的方式來評估發明之顯而易見性或非顯而易見性的重要性。自本案也可以看出，只要用來結合或修改前案的基本理由(rationale)係足夠地被說明，「常識」亦可於適當的情形下有效地作為該彈性方式的一部分(註18)。因此，儘管目前法院對於非顯而易見性的判斷似乎並未為因KSR一案而造成劇烈的改變，但隨著未來相關判決數量的累積，相信藉由更多的案例，法院或美國智財局如何基於KSR一案，以彈性的方式進行非顯而易見性的判斷，以及進行該等判斷時種種的適用範圍及限制，終將會一一地被逐步釐清。
※參考文獻：
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InfoUSA, Inc., No. 2009-1105 (Fed. Cir. Dec. 2, 2009)。
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4、”淺談以商業上成功作為專利顯而易知性之判斷因素-In re DBC案”，聖島國際智慧財產權實務報導十一卷九期，周育全，2009 年 9 月。
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8、“Will KSR’s Effect On Small Molecule Patents Be Limited?” Intellectual Property Watch, Photon Rao and George Best, September 14, 2009。
9、“Implications Of KSR In Prosecution And Litigation: The Standard Of Obviousness Under 35 U.S.C. s. 103.” Mondaq Business Briefing, Ms Esther Lim, June 17, 2009。
10、“Federal Circuit Affirms: Spam Patent is Obvious”, JOLT digest blog, Gary Pong, December 6, 2009。
11、“A Common Sense Approach to Obviousness”, Hahn Loeser & Parks LLP, Rex W. Miller, II, Esq., 2010。
12、”聯邦巡迴上訴法院於KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究”， 國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，彭翔鴻，2010年1月。
※註 釋：
1、惟屬於方法(processes)、機器(machine)、製品(articles of manufacture)、物質組成(compositions of matter)或上述四種類別其中之一的新用途(new use)才可申請發明專利保護，規定於35 U.S.C.第101條。
2、請求之標的必須為有用的，規定於35 U.S.C.第101條。
3、申請專利之發明需不同於所有過往之發明或知識，規定於35 U.S.C.第102條。
4、申請專利之發明自該發明領域中熟習此技術者的觀點應為非顯而易見的，規定於35 U.S.C.第103條。以上法條說明文字參考自”Patent it self”, p92~p93。
5、原文“Obviousness is the most common issue appealed to the Board of Patent Appeal and Interference （BPAI）.About 90 percent of ex parte BPAI decisions decide an issue of obviousness.”引用自Photon Rao and George Best, “Will KSR’s Effect On Small Molecule Patents Be Limited?” Intellectual Property Watch, September 14, 2009.
6、“KSR案後美國法院非顯而易知判決之實證研究”，p1，李育慶，2008年6月。
7、Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 （1966）.
8、見KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 127 S. Ct. 1727 （2007），以及”從KSR v. Teleflex案例看美國專利制度的「非顯而易見性」（Nonobviousness） 判斷標準”，聖島國際智慧財產權實務報導十卷一期，徐瑋，2008 年 1 月。
9、“A Realist Approach to the Obviousness of Inventions”，Stanford Public Law Working Paper No. 1133169，June 22, 2008.
10、Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc., No. 2009-1105 （Fed. Cir. Dec. 2, 2009）.
11、KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 406 （2007） （引用Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 （1966））.
12、KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 421 （2007）.
13、Procter & Gamble, 566 F.3d at 998.
14、Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310, 1316 （Fed. Cir. 2008）.
15、“Federal Circuit Clarifies Use of “Common Sense” under KSR,” SM Newsletter, January 01, 2010.
16、“Implications Of KSR In Prosecution And Litigation: The Standard Of Obviousness Under 35 U.S.C. s. 103.” Mondaq Business Briefing, Ms Esther Lim, June 17, 2009.
17、以下為兩個結果完全不同之研究：(1)「KSR案對於法院在非顯而易知性的判斷上影響並不大」，引用自“KSR案後美國法院非顯而易知判決之實證研究”，李育慶， p101，2008年6月。(2)「CAFC幾乎都引證KSR為其判決依據，其論述理由亦完全依KSR所皆示之要件進行分析，判決結果大幅提高非顯而易知性的判斷標準，由此可知CAFC完全依循最高法院之KSR見解來對顯而易知性進行判斷。」引用自”聯邦巡迴上訴法院於KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究”，彭翔鴻，2010年1月。
18、“A Common Sense Approach to Obviousness,” Hahn Loeser & Parks LLP, Rex W. Miller, II, Esq., 2010.
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