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一、前 言
在美國專利法中明文規定一發明人所揭示發明若欲取得專利保護，該發明就必須符合「實用性」、「新穎性」、「非顯而易見性」等三大專利要件，而此等專利要件中，又以「非顯而易見性」的分析最為困難，且無法僅用單一判斷方式即可獲致結論。因此，一發明是否具有「非顯而易見性」在實務操作上也引起最多的爭議。為了讓「非顯而易見性」在判斷方式上有能較為客觀，美國法院與專利局多年來一直沿用先前美國聯邦巡迴上訴法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱CAFC）所創設出之「教導－建議－動機（Teaching－Suggestion－Motivation；TSM）」判斷標準（下稱TSM判斷標準），作為協助專利局或發明人判斷並分析一發明是否具有「非顯而易見性」。然而，在實際適用與執行面上，所謂的「教導－建議－動機」之判斷標準所指的內涵為何，看法上仍歧異，更甚者，此等歧異足以導致同一案件僅因對該判斷標準內涵認定不同，而可獲致完全相反的結論。
美國最高法院業已注意到這樣的狀況，透過受理KSR v. Teleflex案而就「非顯而易見性」中常適用之「教導－建議－動機」判斷標準與內涵作出明確指示與說明，俾以消除因此等歧異而造成結論完全不同的問題。由於這是美國自70年代至今，第一件由最高法院受理並作出關於「非顯而易見性」判決的案件，其意義之重大，對美國專利制度的影響與衝突自是不言可喻。
以下將藉著整理KSR v. Teleflex案例，讓讀者了解美國專利制度「非顯而易見性」的判斷標準。
二、「非顯而易見性」及其判斷標準的建立
「非顯而易見性」專利要件是美國於1952年修訂專利法時始正式明文化的。而，此一要件的判斷流程則是美國最高法院在1966年Graham v. John Deere
Co.,案(註2)中所建立的。詳言之，判斷一發明是否具有「非顯而易見性」的標準，必須依下列流程作判斷：（1）確定先前技術的範圍與內容（2）確定先前技術與申請專利範圍間之差異（3）確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準，基於此等內容來判斷一發明是否具有顯而易見性。當然，輔助判斷因素(secondary consideration)，例如，商業上的成功，長期未能被解決的需求，他人的失敗等輔助因素亦可納入考量(註3)。
雖然，最高法院對「非顯而易見性」建立出上述判斷流程，但此流程在實際適用與判斷「非顯而易見性」上仍有一定困難。特別是，「非顯而易見性」在實務上所面對的問題，並非所請求之發明與單一的引證案內容是否有不同，而是二件或更多引證案之內容是否彼此可以組合以及組合後內容是否可以就是所請求的發明。為求能使多件引證案之組合與其組合後與發明的關聯性可以被更客觀判斷，CAFC於1982年就「非顯而易見性」建立了TSM判斷標準，即，在引用多份引證文獻的內容時，只有在該先前技術內容、所面對之問題本質或該項技術領域人士所具有通常知識就已提供有「動機」或「建議」，讓將該項技術領域人士將此些文獻的內容結合起來得到所請求之發明，方可認定該發明不具「非顯而易見性」，而不得准予專利。
CAFC建立TSM判斷標準之目的，在於協助專利局或發明人在判斷技術是否屬「非顯而易見」時，有更明確、更客觀之依據。然而，此一判斷標準所謂的建議與動機到底是指何內涵，在實務上仍有不同的認定，部分的人士認為此應嚴格適用，而限於引證案本身所明確揭示內容(rigid
approach)；有部分則認為應寬鬆適用，而應將引證案本身所揭示內容以及該技術人士在申請日對該引證案理解後的內容一併納入(flexible approach)。
為解決此一歧異度，最高法院受理此案，並就TSM判斷標準之適用作了明確的闡示。
三、KSR v. Teleflex案簡介
KSR與Teleflex都是經營汽車零組件的供應商，所以關於本案的技術爭執部分，主要是在於汽車的油門踏板結構與感測器組合的改良(註4)。
（一）、背景技術：
在90年代之前，關於汽車上控制油門踏板的方式，都是利用纜線、或軸桿、支架等的機械方式；之後，因為電腦的普及，利用電腦控制油門的技術則成為普遍的方式。
而關於本案，被引證之先前技術包括有第5010782號專利案（Asano專利案）、第5460061號專利案（Redding專利案）、第5241936號專利案（'936專利案）、第5063811號專利案（Smith專利案）、第5385068號專利案（'068專利案）、第5819593號專利案（Rixon專利案），以及雪佛蘭（Chevrolet）公司在1994年以生產線生產的「’使用感測器模組的卡車」’，今將此些先前技術整理如下：
| 專利名稱 |
揭 示 技 術 |
| Asano案（89年） |
具有固定的樞軸點的可調式踏板結構 |
| Redding案（93年） |
樞軸點的位置可被調整的可調式踏板結構 |
| Smith案（90年） |
電子感測器設置在踏板結構的固定位置，以避免設在非踏板的支架上時磨損線路 |
| '936案（91年） |
感測器裝設在樞軸點的踏板結構 |
| '068案（92年） |
可組設在已知的、不同類型的踏板裝置上，並與電腦連結以控制油門的獨立的感測器模組 |
| 雪福蘭公司技術（94年） |
感測器模組臨靠近踏板地裝設在踏板支架上
踏板被操作而轉動時與樞軸點彼此嚙合 |
| Rixon案（95年） |
可感知踏板位置的感測器組裝在踏板墊上以偵測踏板的位置 |
（二）、兩造技術與訴訟過程：
Teleflex就汽車油門控制取得一專利，此專利是一種可調式的踏板與感測器相結合，且可由感測器將踏板位置的資訊傳送至控制油門的電腦之技術（參見美國第6237565號專利（以下稱系爭專利））。
KSR本身在汽車油門控制上，具有利用線纜方式控制油門之可調式的踏板裝置的技術，並將該踏板裝置之技術賣給通用汽車。然而，由於通用汽車（General Motor）公司已設有電腦控制油門，為了配合此一需求，KSR對該可調式的踏板裝置增加了模組化的感測器，因而製造一種具有可調式的踏板與感測器相結合的產品，因而被控侵害Teleflex系爭專利。
2003年，Teleflex向美國地方法院控告KSR「增加有模組化的感測器的可調式踏板裝置」侵害系爭專利之專利權，二造就是否構成侵害之爭議，主要是在於系爭專利的第4項請求項；KSR隨之提起反訴，並主張系爭專利的申請專利範圍第4項為顯而易見而專利無效，就此部分KSR提出一份美國專利局在審查過程中並未考量過之前案，即Asano專利。而由檔案歷史觀之，美國專利局在授予系爭專利之前，曾將前述Redding專利與Smith專利結合而核駁了系爭專利中一個與申請專利範圍第4項類似但請求範圍較寬廣的請求項。
地方法院在審理過程中採用了上述Graham案所建立的判斷流程與TSM判斷標準二種判斷標準，最終獲致該第4項係屬「顯而易見」者，因而判定系爭專利第4項無效，並作出有利於KSR的簡易判決(Summary Judgment)。
Teleflex對此判決不服，而向CAFC提起上訴；CAFC則以地方法院沒有正確地適用TSM判斷標準，於2005年撤銷了地方法院的簡易判決。KSR對CAFC的判決不服，而向美國最高法院提起上訴，並為最高法院受理。最高法院於2007年4月30日作出判決，撤銷CAFC之判決，並將本案發回地方法院更審。茲就判決要點摘述如下：
四、爭點與結果
在本案中，地方法院判決與CAFC雖皆有適用TSM作為判斷標準，但二者之所以就系爭案第4項獲致完全相反的結論，主要導因於二者就TSM判斷標準之內涵，認知上有所不同，即地方法院採寬鬆適用(flexible approach)，即將該技術人士在申請日對引證案理解後的內容一併納入考量，而CAFC則採用嚴格適用(rigid approach)，而僅限於引證案(註5)本身所揭示內容。
(一)、TSM判斷標準之嚴格適用與最高法先前判決相背離
就此一爭議，最高法院明白指出，許多前案判決就TSM判斷標準均採寬鬆適用標準，CAFC就TSM判斷標準採嚴格適用標準並不可採。最高法院進一步闡述，其先前已明確指示，在判斷一將習知技術的元件加以組合之發明是否具有可專利性時，應予以謹慎處理。此一指示不因專利法上有關「非顯而易見性」之規定本身或Graham案例所建立的判斷流程而產生影響。事實上，最高法院早已建立下列見解：一專利發明若只能是將習知之元件組合成一裝置而沒有改變其個別功能，如此的發明顯然只是要對已知的技術獲取權利，倘准予專利，將減損技術人士原本應共享之資源。此即顯而易見之技術創作，不應准予專利之原因所在。
再者，對於不斷有人汲汲努力改良領域中之產品，不管是相關領域或不同領域，技術人士可能會基於設計上的動機或者市場上的力量而促使其對該物品作變化。因此，此等技術人士所為變化只要是可以預期的變化，則此種變化應不足以賦予專利保護。同理，若一個技術已知被應用至改良一裝置A，該技術人士顯然地會使用此一技術來改良與裝置A相類似的另一裝置A’，除非如此應用在真實運用上還需涉及超出一般人士之技術，才能另當別論。
專利上的案件多半並非單純某一元件取代或某一技術的應用而已，因此，在判斷上，必須考量多件先前技術彼此相關連教示、此技術人士的已有知識、已存在的需求等等方面。然而，習知案例所建立判斷標準中，並沒有要求是習知技術有明確的教示內容才可考量，事實上，該技術人士所可做出的推論內容，以及其所必然創作之方式等亦應在判斷上納入考量才是。
(二)、TSM判斷標準應採較寬鬆適用
眾所皆知，發明多數不是憑空建立，而是必須在習知技術再向上改進與發展而得。因此，在判斷非顯而易見性上，最重要的是，必須建立出一個說理，以說明該發明技術人士結合習知元件，且是以該專利所揭示方法來結合該等元件，並非是習知技術所教示、建議者。因此，其判斷標準不能流於僵化、制式，也當然不限於TSM判斷標準此一概念，更不能不當地過度強調公開文獻中明確載述內容的重要性。
(三)、CAFC分析方式的瑕疵
CAFC所採取的嚴格適用(rigid approach)，其存在有下列的錯誤：
1、CAFC的第一個錯誤就是在認為，專利審查人員必須去探究專利權人所欲解決的問題，而沒有注意到引發專利權人動機而要解決的問題往往只是該專利權人所申請之發明標的所存在之眾多問題中的一者而已。更何況，考量習知技術的組合，不在於考量此一組合對「專利權人」是否為顯而易知，而是此一組合對「在相同技術領域中具有通常知識者」是否為顯而易知，因此，任何已知技術、在發明當時該技術中已被解決的需求或是問題，都是組合習知技術可能的因素。
2、CAFC認為，發明技術人士，若試著要解決一問題時只會受到設計用來解決相同問題之習知技術的相關內容指引。此一說法亦不正確。事實上，在發明技術領域中具有一般知識者，往往會將許多不同專利文獻的內容像拼圖一般的拼組起來。具有一般知識者擁有一般的創造力，而能將多個專利、文獻的教示組合在一起，而不限於僅利用該些設計解決相同問題的先前技術。
3、CAFC見解之不當，也呈現於其討論「顯而易見地會去嘗試」(obvious to try)與「顯而易見」的關係上。CAFC以「顯而易見地會去嘗試」並不當然地「顯而易見」為理由，而撤銷地方法院認定系爭專利申請專利範圍第4項應為無效的判決，因CAFC認為系爭專利申請專利範圍第4項僅屬「顯而易見地會去嘗試」，而地方法院則直接認定其乃「顯而易見」。事實上，若存在設計上的需求或市場壓力而需解決一問題，且問題解決的方法是存在有限且可預期到之方式（即「顯而易見地會去嘗試」），此技術人士就會合理地在其能力的範圍內將此等方式選擇運用。若是如此技術人士的選擇運用可以合理地預期是會成功的話（即「顯而易見」），此一發明就不是創作，而是此技術人士的一般知識。而本案不僅是「顯而易見會去嘗試」，且其結果也是得合理預期會成功，因此，已到「顯而易見」之程度。
4、即使為了避免因後見之明而造成對於發明之顯而易見性作出不正確的結論，此也只要事實的認定者（factfinder）清楚地知悉，後見之明會扭曲「非顯而易見」之認定，並對於在申請程序中專利權人對官方據理所提出的答辯理由，加以謹慎小心處理即可。相反地，嚴格適用反而會否定在事實的認定上可以訴諸此技術人士，如此的作法基於案例法既是不必要，也與之背離的。
(四)、最高法院適用TSM判斷標準的結論
最高法院在適用上述分析標準後，表示其同意並採用地方法院對於習知技術之載述內容與發明具有一般知識者的認定標準，並因而認定第4項是顯而易見而無效。
再者，簡易判決以案件本身已無事實的爭點，僅餘法律上之問題待解決為要件。而CAFC認為在本案中，專家對系爭案之證詞乃系爭技術為顯而易見，因此，雙方就系爭技術是否為顯而易見乙點仍有爭議，亦即本案尚有事實上的爭議待解決，不符合簡易判決之要件，故地方法院不得以簡易判決處理本案等意見，最高法院亦表示不予同意。最高法院指出，顯而易見性是屬於法律的認定（legal determination）(註6)，其是基於先前技術的內容、專利權利請求的範圍、及發明技術領域的水準等因素的考量為所者。系爭專利申請專利範圍第4項基於此等因素考量後是顯而易見的，此事實至為明顯，故地方法院以簡易判決處理並無不當。因此，最高法院撤銷上訴法院的判決，並將本案發回地方法院依其判決要旨，重為審理。
五、結 論
在本案，美國最高法院再次重申關於「非顯而易見性」應回歸Graham案判例所建立的判斷流程，確定背景技術的範圍與內容、確定背景技術與申請專利範圍的差異、確定申請專利之發明所屬技術領域中具有普通知識者的技術水準。又，諸如商業成功之類的輔助判斷因素亦可以納入其中。又，在判斷方式上，美國最高法院TSM判斷標準是一種可以用來協助審查人員客觀判斷一發明之非顯而易見的標準，但其並不是惟一的標準。再者，即使要適用TSM判斷標準，也應採取更為彈性、開放的態度而予以寬鬆地適用，將該技術人士在申請日對該引證案技術了解後的內容一併納入考量。由此看來，在美國「非顯而易見性」的分析標準並沒有明顯改變，亦即美國最高法院於本案所揭示之意見，僅係就Graham之判斷流程與TSM判斷標準的適用，為更詳盡之闡釋，而非變更其見解。
值得注意的是，在「非顯而易見性」考量要件上，最高法院所表示，應將該技術人士在申請日對該引證案技術了解後的內容一併納入考量乙節，在實際執行面，是否容易流於審查人員的主觀認定與後見之明，縱使最高法院就此部分已特別要求，官方在申請程序中應就權利人所提出的專利答辯理由，予以細心謹慎加以斟酌，然而，此技術人士對於知識了解本身累積性的，且專利審查進行往往是專利申請日後數年，如何能使得審查人員正確了解數年前(申請日時)該發明技術領域的水準為何，恐怕是專利權人未來所面對的挑戰，此部分其後的發展值得再作進一步的觀察。
※註 釋
1、No. 04-1350 (U.S. Apr. 30, 2007)
2、GRAHAM v. JOHN DEERE CO.,383 U.S.1（1966）
3、The four factual inquiries under Graham are :(a) determining the scope and contents of the prior art; (b) ascertaining the differences between the prior art and the claims in issues; (c) resolving the level of ordinary skill in the pertinent art; and (d) evaluating evidence of secondary consideration.
4、關於詳細的技術說明，KSR曾製作有動畫以作為比較說明，該動畫可於下列連結中下載：http://www.ffhsj.com/practice_groups/ksr/asano.avi，瀏覽日期：2008/1/17
5、在本案裡，聯邦巡迴上訴法院發現Asano專利包含壓下踏板時所需的力量都是相同的技術，同時，Engelgau專利是在提供一種較簡單、較小且較便宜的可調式電子踏板，Rixon專利則未揭示對Engelgau專利有幫助的教導，Smith專利也沒有提供將感測器設置於踏板組件的支架上的動機。
所以，聯邦巡迴上訴法院以此解釋並認為，該些技術文獻並不會讓此領域中具有普通知識的技術人員將感測器設置在Asano專利的踏板上，嘗試此種結合並非是顯而易見的，地方法院在判斷時錯誤地運用了TSM判斷標準。
6、Graham, 383U.S., at 17
※參考資料 1、SUPREME COURT OF THE UNITED STATES，”KSR INTERNATIONAL CO. v. TELEFLEX INC.ET AL.” No.04-1350
2、智慧財產網站 專家論壇 ”美國專利法上之非顯著性-歷史發展及GRAHAM原則”，董安丹。
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