~ 九卷十一期 2007 年 11 月出刊 ~

新增訂閱 / 取消訂閱

本刊另編排有PDF版本,歡迎來函索閱!!!

本期報導標題

美國商標異議程序與其所謂商標「先使用」定義之簡介
-- Use in U.S. or Use in Commerce ?

從數則案例看商標法之「使用」

 

美國商標異議程序與其所謂商標「先使用」定義之簡介
-- Use in U.S. or Use in Commerce ?

在美國的商標異議制度中,異議人主張其乃「相同或近似」商標之「先使用」者,必須證明其「先使用」之事實,而此所謂的「先使用」,究竟係以「use in U.S.」(在美國的使用)為已足,或須達到「use in commerce」(商務上的使用)之標準?非無爭議。本文除將介紹相關規定外,在最後,亦擬藉由美國聯邦巡迴上訴法院於FIRST NIAGARA INSURANCE BROKERS, INC. v. FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP, INC. 一案所作出的判決,讓讀者對此能有更深刻的了解。

另,相較於台灣之商標異議制度,美國商標異議制度於程序上係準用其民事訴訟之相關規定,此與台灣之異議程序有很大的差異,因此,本文擬在介紹美國異議程序中所指之「先使用」,與美國商標法上相關商標「使用」之概念,究有何等不同前,先簡要地介紹美國商標異議程序,俾讀者友有梗概之認識。

壹、前 言

貳、簡述美國商標異議流程

參、何謂Use in Commerce

一、法源依據

二、美國商標之保護

三、聯邦註冊

四、美國聯邦商標法上「Use in Commerce」之定義

五、在那些情況下需證明商標之使用係「Use in Commerce」

肆、FIRST NIAGARA INSURANCE BROKERS, INC. v. FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP, INC. 案

一、案情介紹

二、美國聯邦巡迴上訴法院的判決重點

伍、結 語 ....詳全文

 

從數則案例看商標法之「使用」

我國台灣商標法採註冊主義,因此,申請人於申請註冊商標時,無須提出商標實際使用或其他表彰自己營業確具使用意思之證據。雖然如此,商標之保護仍著重在商標之使用,如未使用,自無受商標法保護之必要。因此即使商標獲准註冊,如有未使用之情形,得依現行商標法第57條第1項第2款之規定廢止其註冊。至於在商標權保護方面,是否將相同或近似於他人商標圖樣作為商標使用乃構成商標侵害與否的要件之一,如果第三人的行為尚不足認定是商標的使用,則商標權人亦難根據商標法第29條、第61條、第62條第1項第1款前段或第81條之規定追究第三人的民、刑事責任。由此足見,商標使用之認定實佔舉足輕重的地位。由於商標的使用與商業活動密不可分,隨著商業活動的演進,往往產生出有別於傳統的行銷方式,而此等行為是否構成商標法上的使用,成為適用商標法的模糊地帶。此等問題皆須經過司法機關根據各案件的使用資料作認定,才能逐一澄清。本文僅擇數件案例,簡要介紹實務上對於商標法「使用」的認定標準並提出相關問題,併供參考。

一、前 言

二、商標法「使用」的定義與案例介紹

(一)、以廣告作為使用證據

(二)、以統一發票作為使用證據

(三)、實際使用商標的商品為贈品

(四)、架設網站促銷其服務

(五)、書名、電視節目名稱、電影名稱等與商標使用

(六)、回 銷

(七)、以商標圖樣作為商品上之裝飾圖案

三、結 論....詳全文

智產新訊

.asia亞洲域名簡介

美國商標異議程序與其所謂商標「先使用」定義之簡介
-- Use in U.S. or Use in Commerce ?


高人傑

壹、前 言

在美國的商標異議制度中(註1),異議人主張其乃「相同或近似」商標之「先使用」者,必須證明其「先使用」之事實,而此所謂的「先使用」,究竟係以「use in U.S.」(在美國的使用)為已足,或須達到「use in commerce」(商務上的使用)之標準?非無爭議。本文除將介紹相關規定外,在最後,亦擬藉由美國聯邦巡迴上訴法院於FIRST NIAGARA INSURANCE BROKERS, INC. v. FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP, INC. 一案所作出的判決(註2),讓讀者對此能有更深刻的了解。另,相較於台灣之商標異議制度,美國商標異議制度於程序上係準用其民事訴訟之相關規定(註3),此與台灣之異議程序有很大的差異,因此,本文擬在介紹美國異議程序中所指之「先使用」,與美國商標法上相關商標「使用」之概念,究有何等不同前,先簡要地介紹美國商標異議程序,俾讀者友有梗概之認識。

貳、簡述美國商標異議流程程序

一、異議程序的開始

因他人商標註冊於主註冊簿(principal register)(註4)而認為權益有受損之虞者,得於被異議之申請案刊登公告後30日內或准予展延提出之期間內向商標審議及訴願委員會(Trademark Trial and Appeal Board,以下簡稱TTAB)提出異議。

二、異議通知

對於已依規定提出且繳足規費之異議案件,TTAB會備妥通知函,載明案由、案號及被異議之申請案,送達商標申請人(即被異議人),並指定其於通知函投郵之日起40日(註5)內提出答辯。

三、提出答辯狀(Answer)

(一)、商標申請人應就異議人之各項主張(claim)提出答辯(defense),且答辯內容以簡明扼要為原則。

(二)、商標申請人答辯內容係就異議人據以異議商標註冊之有效性提出質疑者,應於答辯狀中以反訴(counterclaim)之形式提出。

四、提出證據調查聲請狀(pleading)

書狀提出後,TTAB將會核發命令(order)以指定發現(亦有稱搜證)(註6)程序(discovery)的終止日(cut-off date)並及審理日期。

五、發現(或搜證)程序(註7)

(一)、此制度係指當事人在審判庭前,透過美國聯邦民事訴訟法所規定 許可之方式,自行向其他當事人或第三人取得訴訟所需資料之程序總稱。

(二)、需於發現程序終止日前將相關書面詢問、文書等遞交TTAB。

六、書面摘要(brief)

反駁程序(註8)終結後,異議人需於60日內提出書面摘要;商標申請人則需於異議人提出書面摘要後30日內提出其書面摘要。

七、言詞辯論(oral argument)

在書面摘要程序終結後10日內,雙方當事人均得聲請於最後聽證會(final hearing)中進行言詞辯論。辯論終結後TTAB即定期作出異議成立或不成立之決定(類似法院之宣判)。

八、異議決定後之程序

TTAB宣示其決定後30日內,如有正當理由,當事人得聲請再聽證(rehearing)、再審查(reconsideration)或修正決定(modification of the decision)。

九、上 訴

對於TTAB之決定不服者,得向聯邦地方法院或聯邦巡迴上訴法院提起上訴救濟(註9)

 

參、何謂Use in Commerce

一、法源依據

「Commerce Clause」(商事條款)(註10)

美國憲法賦與國會規範州際間、美國與外國間、及和印第安部族間商務貿易之專屬權限利。

二、美國商標之保護(註11)

美國商標之保護係採聯邦法及州法雙管齊下之雙軌制,所適用之現行聯邦商標法為1947年施行之Lanham Act,而州法部分,則適用各州制訂之法律(Statutory law)及普通法(Commonlaw)。

三、聯邦註冊

現行之聯邦商標法係根據美國憲法之商事條款(Commerce Clause)所制定,用以規範與外國、州際間、及和印第安部族間之商務。由於美國商標法係以「使用」為基礎,因此欲取得聯邦註冊者,必須提供實際上有於州際間商務使用之證明(actual use in interstates commerce),若申請人為外國人,則需提供外國與美國間之商務使用證明(註12)

四、美國聯邦商標法上「Use in Commerce」(註13)之定義

以一般的方式善意使用商標於州際間或美國與外國間之商務貿易。

五、在那些情況下需證明商標之使用係「Use in Commerce」

除欲取得聯邦商標註冊,申請人必須提供「Use in Commerce」之證明外,欲依據Lanham Act之Section 32(註14)(15 U.S.C. §1114-使用他人之註冊商標)、Section 43(a)(15 U.S.C. §1125(a)(註15)-使人發生錯誤或虛偽陳述)或Section 43(c)(15 U.S.C. §1125(c)-dilution action淡化)(註16)規定主張侵害者,亦必須證明被告的侵害行為係發生於州際間(the defendant’s infringing conduct must take place “in commerce”)(註17),單純州內的行為(intrastate activities)原則上不構成「in commerce」,惟若其產生實質州際商務效果時,方例外屬之(intrastate activities will be considered “in commerce” if they have a substantial effect on commerce)(註18)

肆、FIRST NIAGARA INSURANCE BROKERS, INC. v. FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP, INC. 案

一、案情介紹

美商FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP, INC.(以下簡稱FN-US)為一保險經紀人公司,西元(以下同)2000年1月,FN-US向美國專利商標局提出「First Niagara」、「 First Niagara Financial Group」、「 First Niagara Online」、「 First Niagara Bank’s Customer Connection Line」、「 First Niagara E-CD」和「 First Niagara& Device」等6件商標申請案,於公告期間遭加拿大商FIRST NIAGARA INSURANCE BROKERS, INC. (以下簡稱FN-CANADA)對之提出異議。

FN-CANADA為一家加拿大保險經紀人公司,在美國無任何辦公處所或資產、亦未雇用員工,且其並未取得加國以外保險公司的保險經紀執照,但FN-CANADA在業務上卻與美國產生聯繫,例如銷售美國保險公司的保單,銷售美國保險經紀人代理的保單予擁有加拿大財產的美國公民,同時也提供美國公民於加拿大財產之產物保險經紀服務。同時FN-CANADA亦銷售加拿大公民至美國旅遊的旅遊保險,美國法律認可的汽車保險,於美國旅遊的旅遊責任保險,於美國從事業務的商業責任保險等,以及加拿大貨運公司承攬美國境內運輸的貨物運送保險,同時也協助客戶向美國保險公司求償。

FN-CANADA的異議理由為FN-US的商標與其於美國先使用的商標構成混淆。FN-US答辯指稱FN-CANADA商標之使用並不符合15 U.S.C.§1127「商務上之使用」(use in commerce)(註19)的規定,故其混淆誤認之主張無法成立。

案經TTAB審理後,採納FN-US的答辯主張,認定FN-CANADA與美國的連結極少,且係伴隨其於加國保險經紀業務而來。TTAB認為因保單或追加條款擴張保險範圍至美國或在加拿大的美國公民,係保險業者的權利和責任,而非保險經紀人公司(即FN-CANADA)的權責。因此認定FN-CANADA所提供之保險經紀服務非屬美國州際間的商務服務(interstate commerce)亦非跨國的商務服務(foreign commerce)。從而作出異議不成立的決定(註20)

二、美國聯邦巡迴上訴法院的判決重點

(一)、適用法律部分

1、異議規定(15 U.S.C. § 1063 (a))(註21)

任何人只要相信可能會因(他人)標章註冊於主註冊簿而受到損害,都可以在該商標註冊之前於第12條(a)項公告的30日內,繳納規費向專利商標局申請異議,陳述依據的事實。此處所指損害包含任何可能在第43條15 U.S. C. § 1125 (c)項之下因污損、稀釋或玷污而導致淡化的標章註冊。

2、異議人之法律依據(15 U.S.C. § 1052 (d))(註22)

雖然前開異議規定並未明確指出異議的法律依據,但法院認為異議人必須提出「否定申請人註冊資格的法律依據」。本案FN-CANADA異議FN-US商標註冊的法律依據是15 U.S.C. § 1052 (d):
可以區別他我的商標就可以註冊在主註冊簿上面,除非其構成部分與已在專利商標局取得註冊的標章相似,或者其包含在美國已有他人先使用且未放棄的標章或營業名稱,以致當使用在申請人的商品或從事與申請人商品相關聯的使用時,很可能會產生混淆,或者導致錯誤或欺騙。

(二)、法院見解

法院認為本案TTAB適用法律顯有錯誤,TTAB認定「異議人的先使用主張會成立,只有在證明其商標與服務有關的使用是已受國會合法規範的商務上使用」的前提是謬誤的,蓋15 U.S.C. §1052(d)僅要求「他人在美國已有先使用的商標」,並未如15 U.S.C. §1127之規定,以他人的使用係受國會合法規範的商務上使用為要件,法院同時更引述前案(註23)再次強調此觀念。並因此駁回TTAB的決定發回更審(註24)

伍、結 語

由於美國異議程序相當繁瑣,相對地其異議費用亦十分可觀,因此建議應先徵詢專業事務所之意見與分析,再審慎評估是否要提出異議。此外,若商標已在美國有使用或近期即會有使用(註25)者,除應儘早提出申請,以取得註冊保護外,亦應留意保有相關使用證據,以備不時之需。

※註 釋

1、請參閱U. S. TRADEMARK LAW RULES OF PRACTICE (美國商標法施行細則) 

2、First Niagara Insurance Brokers Inc. v. First Niagara Financial Group Inc., Fed. Cir. , No. 06-1202, January 9, 2007

3、同註1

4、美國商標註冊分為主註冊簿與輔註冊簿(supplemental register),識別力不足但已使用之商標,雖無法於主註冊簿註冊,但可轉換於輔註冊簿註冊,惟前者註冊效力優於後者,且後者無異議程序,僅能對其提出撤銷申請。

5、U. S. TRADEMARK LAW RULES OF PRACTICE (美國商標法施行細則) 37 C.F.R. § 2.105 Notification of opposition proceeding(s). 中係規定:「not less than thirty days」。參Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure (TBMP) 300「It is the general practice of the Board to allow the defendant in an opposition or cancellation proceeding 40 days from the mailing date of the notification in which to file its answer.」(參第59頁)

6、參王承守、鄧穎懋著「美國專利訴訟攻防策略運用」(2004年11月初版)第53頁至第62頁。

7、司法研究年報第二十輯第一篇「英美DISCOVERY制度在我國台灣民事訴訟程序中適用之研究」

8、參照BLACK’S LAW DICTIONARY THIRD POCKET EDITION第595頁之解釋:

1. 略

2.The time given to a party to present contradictory evidence or arguments.

9、參15 U.S.C. §1071

10、參照BLACK’S LAW DICTIONARY THIRD POCKET EDITION第114頁「Commerce Clause」定義。

U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3, which gives Congress the exclusive power to regulate commerce among the states, with foreign nations, and with Indian tribes.

11、參曾陳明汝著「商標法原理」第32頁至第35頁、第366頁至第369頁、第388頁至第401頁。

12、依據Section 44(e)之規定,外國人得以本國註冊為申請基礎,而不需檢附商標之使用證明。

13、http://www.About.com.:Inventors 瀏覽日期 2007.8.10

“Use in Commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade that the U.S. Congress is authorized to regulate including: interstate commerce, territorial commerce, or commerce between the United States and a foreign country.

14、「(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or inconnection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or(以下略)」

15、「(a) Civil action.

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3)In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.」

16、「(c) Remedies for dilution of famous marks.

(1)The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (以下略)」

17、Mary LaFrance著「UNDERSTANDING TRADEMARK LAW」P168~P171。

18、同註16

19、即Section 45 of the Lanham Act (美國商標法第45條)

「The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce--

(1) on goods when--

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services. 」

20、Opposition Nos. 91122072, 91122224, 91122193, 91122450, 91122712, 91150237, slip op. at 36 (T.T.A.B. Oct 21, 2005) (“Board Decision”)

21、即Section 13(a) of the Lanham Act (美國商標法第13條(a)項)

「Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including as a result of dilution under section 43(c), may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 12 of this Act of the mark sought to be registered. Upon written request prior to the expiration of the thirty-day period, the time for filing opposition shall be extended for an additional thirty days, and further extensions of time for filing opposition may be granted by the Director for good cause when requested prior to the expiration of an extension. The Director shall notify the applicant of each extension of the time for filing opposition. An opposition may be amended under such conditions as may be prescribed by the Director.」

22、即Section 2(d) of the Lanham Act (美國商標法第2條(d)項)

「No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it--
(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive(以下略)」

23、National Cable Television Association Inc. v. American Cinema Editors Inc., 937 F.2d 1572, 19 USPQ2d 1424 (Fed. Cir. 1991)

24、TTAB於2007.6.6.作出異議部分成立、部分駁回之決定

Decision: Opposition Nos. 91122072, 91122224 and 91122193 to, respectively, Application Nos. 75890902,75891547 and 75890903 (“the insurance and leasing services applications”) are each sustained as to the services in International Class 36, but dismissed as to the services in International Classes 35, 37 and 39. Opposition Nos. 91122072, 91122224, 91122193, 91122450, 91122712, 91150237.

Opposition Nos. 91122450, 91122712 and 91150237 to, respectively, Application Nos. 76004229, 76029614 and 76005479 (“the banking services applications”) are dismissed.
異議人(FN-CANADA)不服TTAB之決定,已於2007.7.提起上訴。

25、美國商標申請基礎除「已使用」外,尚包括「欲使用」(intent to use)。

回到標題

從數則案例看商標法之「使用」


洪燕媺 律師

一、前 言

我國台灣商標法採註冊主義,因此,申請人於申請註冊商標時,無須提出商標實際使用或其他表彰自己營業確具使用意思之證據(註1)。雖然如此,商標之保護仍著重在商標之使用,如未使用,自無受商標法保護之必要。因此即使商標獲准註冊,如有未使用之情形,得依現行商標法第57條第1項第2款之規定廢止其註冊。至於在商標權保護方面,是否將相同或近似於他人商標圖樣作為商標使用乃構成商標侵害與否的要件之一,如果第三人的行為尚不足認定是商標的使用,則商標權人亦難根據商標法第29條、第61條、第62條第1項第1款前段或第81條之規定追究第三人的民、刑事責任。由此足見,商標使用之認定實佔舉足輕重的地位。由於商標的使用與商業活動密不可分,隨著商業活動的演進,往往產生出有別於傳統的行銷方式,而此等行為是否構成商標法上的使用,成為適用商標法的模糊地帶。此等問題皆須經過司法機關根據各案件的使用資料作認定,才能逐一澄清。本文僅擇數件案例,簡要介紹實務上對於商標法「使用」的認定標準並提出相關問題,併供參考。

二、商標法「使用」的定義與案例介紹

我國台灣商標法第6條規定,本法所稱商標之使用,指為行銷之目的,將商標用於商品、服務或其有關之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。此外,同法第59條第3項另規定,商標權人證明其有使用之事實,應符合商業交易習慣。上開二條文之規定係商標法於民國(下同)92年5月28日修正公佈時所增修。考其立法理由乃謂,將商標使用概括規定,以因應商標使用型態日新月異之經濟發展情勢,以及在廢止案中避免商標權人於證明其有使用時提出虛偽造假之證據。

(一)、以廣告作為使用證據:

長久以來,不論廣告內容為何,商標權人以廣告作為使用資料證明其有使用註冊商標,並未引起爭議。惟新商標法修正增修前引第6條與第59條第3項之規定後,主管機關已依修正的規定,進一步對廣告之內容審查是否符合交易習慣,據以認定是否有為行銷之目的而為商標的使用。
在註冊第685316號「安益」(指定使用在國際分類第32類汽水等商品)與註冊第677182號「水曜日」(指定使用在舊類第19類冰淇淋、汽水等商品)廢止案中,商標權人除提出乙則廣告之外,並無其他使用資料。而觀商標權人提出的廣告內容,上開商標僅為其他同為商標權人所有之77個註冊商標或67個註冊商標之一,除列有商標圖樣、商標註冊號數、各自指定使用之商品名稱與商標權人之資料外,並無其他符合一般商業交易習慣之引起消費者注意或購買慾望之商品圖片或文字等「行銷」該等商品,因此,經濟部智慧財產局與訴願會認為前開廣告不符合商標法第6條所定義之商標使用,上開二註冊商標遂遭廢止確定(註2)

(二)、以統一發票作為使用證據:

在我國台灣,出賣人多以統一發票作為境內銷售之銷貨憑證。由於統一發票係作為日後出賣人編具帳冊並據以向稅籍機關報稅之憑據,因此實務上咸認為統一發票是一具有相當可信度的證據。惟根據前引新商標法第59第3項之規定,司法機關對於統一發票之真偽,自非無審查之餘地。

在註冊第895947號「MARTIN BRAUN」商標(指定使用在國際分類第14類鐘錶、手錶商品)廢止案中,商標權人提出3紙銷貨發票影本作為使用證據之一。案經行政法院審理,其比對上開3紙發票影本與發票原本3冊,發現上開3紙發票原本均以黑色墨水書寫,與其他同冊發票均以藍色筆水書寫者已有差異,且上開3紙發票中有發票前後空置多張發票未用,並未連續簽發,不符合商業上使用交易發票均連續簽發之交易習慣,不無臨時製作之嫌,否認商標權人以發票作為證明其使用商標的證據(註3)

(三)、實際使用商標的商品為贈品:

在註冊第924016號「心靈SOUL」(指定使用在國際分類第3類髮乳、造型髮膠、香皂等商品)商標廢止案中,商標權人提出作為促銷「莎順shasun」彈性造型定型液、護髮霜之贈品「心靈SOUL」香皂商品作為註冊第924016號「心靈SOUL」商標之使用證據。案經行政法院審理後認為,根據商標權人提出之統一發票上品名欄記載「水雕/護髮霜,隨瓶附贈SOUL心靈手工香皂,禁止轉售」、香皂商品實物上記載「SOUL心靈手工香皂」與「贈品禁止轉售」、「SOUL心靈」香皂與主商品「莎順shasun」彈性造型定型液、護髮霜以塑膠膜包附成一組商品等觀之,在商標權人主觀之意思與消費者之客觀之認知,係將「SOUL心靈」香皂當作主商品「莎順shasun」彈性造型定型液、護髮霜之贈品,僅為促銷主商品之方法,該贈品不具行銷「SOUL心靈」香皂的目的,非屬商標法第6條之商標使用(註4)

(四)、架設網站促銷其服務:

電子商務日益蓬勃,商標權人以架設網站臚列其商品或服務的行銷方式實屬常見。惟由於網路世界無國界,商標權人在國外架設之網站可否作為商標在我國台灣境內之使用證據尚非無疑,尤其是僅在國外實際提供服務者,更有此等疑慮。關於此點,在註冊第164132號「MK(STYLIZED) RESTAURANTS」商標(指定使用在國際分類第42類之餐廳服務)廢止案中,商標權人並未在我國台灣提供餐廳服務,而經濟部智慧財產局與訴願會認為商標權人提出之泰文與英文網站之使用資料,僅可作為認定其有在泰國使用「MK (STYLIZED) RESTAURANTS」商標之事實,由於該網站非使用我國台灣普遍使用之中文語言,不足證明商標權人在我國台灣境內行銷使用「MK (STYLIZED) RESTAURANTS」商標之事實,該網站之架設不足符合商標法上使用之定義,上開商標遂遭廢止確定(註5)

(五)、書名、電視節目名稱、電影名稱等與商標使用:

基於多角化經營的模式,許多聞名的書名、電視節目或電影名稱,除其內容以著作權法保護外,另有利用書名、電視節目名稱或電影名稱發展週邊商品,將其名稱申請註冊商標並作為商標使用。例如,書名「哈利波特」、「HARRY POTTER」即申請註冊商標,指定使用在第9、26、24、28、28、41等商品/服務;電視節目名稱「康熙來了」申請註冊商標,指定使用在第9、16、18、38、41類商品/服務;電影名稱「TOY STORY」(台灣譯名為「玩具總動員」)申請註冊商標,指定使用在第3、9、14、16、18、21、24、25、28、29、30等商品。惟書名、電視節目名稱或電影名稱雖因其高銷售量、收視率或票房的關係具有高度知名度,但其知名度並不當然可以作為著名商標的認定,如果未將書名、電視節目名稱或電影名稱實際使用在商品或服務上,自難僅以高銷售量、收視率或票房作為商標著名性之認定。此點在一系列「大長今」申請案中即可獲得應證。第三人前以韓國MBC電視公司製作之連續劇名稱「大長今」申請多件商標,指定使用第3、5、29、30、32、35類等商品與服務。案經行政法院審理後,法院固不否認韓國MBC電視公司製作的「大長今」連續劇名稱因其高收視率而在我國台灣享有高知名度,惟在判斷韓國MBC電視公司的「大長今」是否為一著名商標時,仍需視其實際作為商標使用之態樣而定,非僅根據「大長今」連續劇之知名度作為著名商標與否之認定(註6)

(六)、回 銷:

台灣的經濟以進、出口貿易為導向,長期以來,為他人代工製造商品一直是台灣主要的商業活動之一,因此,關於為他人(尤其是外國人)代工製造商品後回銷國外,而未在台灣行銷者,是否構成商標使用,即有探討的必要。根據經濟部智慧局93年11月頒「商標法逐條釋義」第6條說明,「行銷」應指向市場銷售作為商業交易之意,而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神,應指與我國台灣領域相關之地域而言,如行銷我國台灣境內市場或從我國台灣領域出口者是。此外,根據商標法第58條第2款之規定,商標權人於以出口為目的之商品或其有關之物件上,標示註冊商標者,應認為有使用其註冊商標。該等規定係於92年新修正之商標法所新增,參照其立法理由,乃謂專以出口為目的之商品,則國內消費者可能無從認識,惟其註冊商標確有使用,為免爭議,故以明文定之。

在註冊第961383號「VM」(商標權人為趙正鳳,指定使用在國際分類第25類泳裝等商品)商標侵害案中,台灣桃園地方法院認為,被告依美商˙Maxine Swim Group, Inc.指示代工製造「VM」泳衣並回銷至Maxine Swim Group, Inc.享有「VM」商標權之美國,其並非在我國台灣內銷,亦無產品流入國內市場,此情形應認為是Maxine Swim Group, Inc.委託被告代工使用自己(在美國)享有商標權之商標,難認被告有侵害中華民國註冊第961383號商標權(註7)。惟在註冊第838078號「五星上將及圖」(商標權人為馬來西亞商˙日內瓦時計(Geneva Timepiece),指定使用在國際分類第14類鐘、錶等商品)廢止案中,行政法院認為,有關商標權人委託台灣工廠代工製造載有註冊商標之商品,如有回銷之行為,即可視為在台灣有使用註冊商標之事證(註8)

按,前開二則判決皆在92年新修正商標法施行後所作成,自有前引商標法第58條第2款規定之適用。惟二案既然同屬回銷行為,卻因商標權人是否在台灣取得註冊,即有是否在我國台灣使用之區別,實難謂無爭議。事實上,如果參照前開智慧財產局商標法第6條逐條釋義之說明,認為行銷我國台灣內市場或從我國台灣領域出口者即屬商標的使用,則前開台灣桃園地方法院之判決自非無商榷之餘地(註9)

(七)、以商標圖樣作為商品上之裝飾圖案:

按,商標圖案包括文字、圖形、記號等標識,圖樣本身亦可能是為一著作圖案;其使用在商品或其包裝、容器上,是否構成商標使用,應就市場實際交易情形等具體客觀事實,視其是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源為斷,經濟部智慧財產局(八六)台商字第220276號函揭示斯旨。換言之,如果僅將商標圖案作為商品上之裝飾,而非作為辨識商品來源之依據,則非屬商標的使用。

註冊第906192號「 」(商標權人為英商˙布拜里公司(Burberry Limited),指定使用在國際分類第25類衣服等商品)商標,經濟部智慧財產局曾以該商標之圖案指定使用在布料等相關商品,僅為布料商品之花紋圖案,不具識別性,發給核駁理由先行通知書,嗣經商標權人提出大量的使用證據,證明其已因長期廣泛使用行銷,始據當時商標法第5條第2項(現行商標法第23條第4項)之規定取得註冊。

前揭商標圖樣雖獲准註冊,惟在一侵害前開註冊商標之案件中,台灣高雄地方法院採智慧財產局之意見,認為該商標圖樣係一般常見之布料裝飾圖樣,只因長期使用而取得識別性,因此其商標範圍範圍應限縮在其長期使用之「特定設色」及「條紋設計」(即以米色為底之黑、紅、褐色相間交織圖案)。本案中,關於被告等所販售以米色為底之格紋圖案的衣服,其米色格文圖案固與前接註冊商標圖案近似,惟由於該等格紋圖案非置於顯著吸引消費者注意之處,亦無為行銷之目的使消費者足以認識其為商標之功能,自難認定被告等係將米色格紋圖案作為商標使用,因而認為被告等並未侵害布拜里公司之商標權(註10)

三、結 論

我國台灣商標法雖採註冊主義,但如果將一註冊商標置而不用,實無法發揮商標法為保護商標權及消費者利益,維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展的立法目的。實則,商標的使用不僅在維持註冊商標之有效性,在商標權之保護亦佔重要的地位,換言之,在商標侵害案件中,商標權人實際使用商標之態樣以及強度,將會影響是否構成消費者混淆誤認之虞之判斷。隨著商業活動日新月異的演進,商標的使用亦與時俱進地衍生出不同的態樣,不論在維持商標之註冊或行使商標權,其使用的態樣是否為商標法中所定義的商標使用,實難一概而論,亦難定出具體、明確的標準,須待案例出現後再根據實際的使用資料據以判斷。無論如何,其使用是否有為行銷之目的以及是否為使消費者辨識商品或服務來源的依據,仍應是判斷是否構成商標使用的重要依據。

※註 釋:

1、92年5月28日修正公佈之商標法第2條已將「確具使用意思」自條文中刪除。

2、經濟部訴願委員會95年8月29日經訴字第9506177180號訴願決定書、95年10月17日經訴字第9506180790號訴願決定書。

3、台北高等行政法院95年訴字第4290號判決。

4、台北高等行政法院96年訴字第0080號判決。

5、經濟部訴願委員會96年02月02日經訴字第09606061140號訴願決定書。

6、關於第三人申請「大長今」商標註冊之行政訴訟,台北高等行政法院之判決有二種不同的結果,一是認為MBC電視公司所提出的資料無法證明其「大長今」商標之著名性(台北高等行政法院95年訴字第429、430、431、539、540號判決等);另一是認為MBC電視公司所提出的資料已可證明其「大長今」商標之著名性(台北高等行政法院95年訴字第472、474、475號判決等)。判決雖有歧異,惟法院皆以「大長今」作為商標使用之證據判斷是否著名,而非以「大長今」連續劇之知名度作為判斷「大長今」為著名商標與否之依據。類似的案例可另參台北高等行政法院89年訴字第1957號判決就「007」是否為一著名商標之認定。

7、台灣桃園地方法院94年桃簡字第1891號民事判決。

8、台北高等行政法院95年訴字第2698號判決。

9、在最高法院77年台上字第1136號與台灣高等法院88年易上字第919號判決中皆肯定回銷仍屬商標的使用,其係以被告等是否具有故意之主觀構成要件判斷是否構成商標侵害。

10、台灣高雄地方法院93年簡上字第819號刑事判決。

回到標題

.asia亞洲域名簡介

隨著亞洲經濟蓬勃發展,亞洲語系的網路使用者在網路世界佔有相當份量:在經過多年努力,ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)終於於核准.asia頂級域名註冊,.asia係一跨國性的亞太區域域名,為亞洲識別之專屬域名,預料將繼.eu之後,勢將形成另一波頂級域名註冊熱潮。

一、何謂.asia域名:

依照國際網域名稱最高管理組織ICANN的分類,「.asia」屬於頂級網域名稱(Generic Top-Level Domain, gTLD),其後不需再加上如.tw或.cn等國碼,類似於歐盟的 .eu域名。

「.asia」為區域性頂級網域名稱,網域包含亞太區73個國家及經濟體等,有助於推展亞洲在地形象。

二、.asia申請人資格:

亞太區73個國家或經濟體(含台灣)之法人或自然人。

三、.asia域名註冊時程:

1.Pre-Sunrise(2007.03.21~08.31):開放亞太地區政府或經濟體保留相關名稱。

2.*先鋒期*(2007/07/11~09/10):開放法人或自然人、商標持有人申請。[專家評選制]

3.Sunrise日出期:

Sunrise 1 (2007/10/09~):開放政府或經濟體註冊。

Sunrise 2a(2007/10/09~2007/10/30):早期商標(2004/3/16以前取得商標)。

Sunrise 2b(2007/11/13~2008/01/15):一般商標(2004/3/16~2006/12/6取得商標)。

Sunrise 2c(2007/11/13~2008/01/15):2006/12/6後取得商標及商標延伸字註冊。

Sunrise 3 (2007/11/13~2008/01/15):亞太地區2006/12/6前註冊公司或機構。

4.優先開放期(2008/2月~):一般個人。

5.全面開放期(2008/3月~):先申請,先取得。

(貴公司如對.asia域名之註冊,有任何問題或需求,請與聖島各地區所商標部門聯絡,我們將提供詳盡的說明與最佳的服務。)

SAINT ISLAND International Patent & Law Offices

台北所

 地址 :台北市南京東路 3 段 248 號 8 樓
 電話 :(02)2775-1823(總機)
 傳真 :(02)2740-2810

台中所

 地址 :台中市華美西街 2 段 311 號 10 樓
 電話 :(04)2312-7155 (總機)
 傳真 :(04)2312-7191

台南所

 地址 : 台南市裕農路 375 號 6 樓
 電話 : (06)274-2266 (總機)
 傳真 : (06)238-0527

嘉義聯絡處

 地址 : 嘉義市垂楊路 505 號 6 樓 之1
 電話 : (05)285-1586 (總機)
 傳真 : (05)285-1595

高雄所

 地址 :高雄市中正四路 211 號 14 樓之1
 電話 :(07)216-3721 (總機)
 傳真 :(07)216-2588

本 期 內 容 之 著 作 權 , 依 法 由 聖 島 國 際 專 利 商 標 聯 合 事 務 所 享 有
未 經 正 式 書 面 授 權 ‧ 禁 止 轉 貼 節 錄
©SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT & LAW OFFICES 2007/11—ALL RIGHTS RESERVED