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壹、前 言
專利制度目的在於對產業上創新的技術概念提供保護。專利申請人欲其某一技術獲得專利保護，必須先檢附專利說明書向專利局提出申請，經專利局審查並核准後，始取得根據該說明書中文字所載之申請專利範圍所界定的權利範圍。在專利權人取得保護的同時，專利局必須將說明書及其所准予之申請專利範圍公告大眾，以使得大眾可以了解到專利的技術內容。雖然，專利說明書及其申請專利範圍均係公告事項，社會大眾得藉此了解到專利的技術內容，但是，一般而言，真正在市場上流通者，多為已具體化的產品，而某一市售產品是否為某件專利創新技術的實施，且受到該專利保護，一般人並無法直接由產品本身得知。正因如此，如何使不特定第三人得以知悉某特定物品受到專利保護，以及其受到何等專利之保護，就成了問題，而專利標示就是法律上用來提供公眾獲悉某物品是否受某專利保護的方式之一。
所謂「專利標示」(Patent Marking)制度，即是要求專利權人在受專利權保護的某產品本身或其包裝上標示其專利權號數，使大眾得以迅速了解該項產品是受到專利保護。利用如此的制度設計可以達成三個作用：(1)、鼓勵專利權人告知大眾其所製造物品是受專利權保護，(2)、可以讓公眾判斷到底專利權人所標示之物品是否有受到專利保護，以及(3)、避免第三人因不知曉某項產品有專利保護而侵害他人專利權。
既然有所謂的專利標示，在實務上就會遇到另一個問題，就是「虛偽的專利標示」。例如，對於未受專利保護之物品加以標示專利權號數。此種不實的標示會讓一般大眾誤以為該物品受到保護，使得其他競爭者因而卻步，不敢冒然進入市場與之競爭，遂而形成不公平競爭之結果。從而，標示的正確性亦為專利標示的重要問題。
基於上述考量，許多國家的專利法皆就專利標示以及虛偽專利標示設有相關規定，本文謹試就美國相關規範作一簡介。
貳、專利標示
有關專利標示及其法律效果主要是規範在美國專利法第287條(a)項 (35 U.S.C.
287(a))(註1)：
「專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、要約販售或販售受專利保護之產品，或將受專利保護之產品輸入至美國境內者，可於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat)之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已被通知侵害而仍繼續侵害行為，則就通知後之續行侵害的部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。」
專利的標示乃基於法律上需公告周知某一產品是受到專利保護之意旨，而課予專利權人進行專利標示之義務。因此，要判斷是否符合該條規定所稱之專利標示，其判斷重點在於專利權人本身所為之行為，是否足以被認定為法律上之「視為通知」(constructive
notice)(註2)。符合美國專利法第287(a)條所稱之專利標示者，不僅專利權人必須於該產品為適當之標示，尚須其就該產品有所謂之「散佈」行為，如此方有公示大眾的作用。再者，專利權人所為之標示行為必須持續不斷且所標示的內容必須一致。換言之，專利權人不但須在受專利保護之產品上作專利標示，且其所標示之內容應保持一致，標示行為並應持續不間斷，始符法定「視為通知」之要件。
專利標示在法律上並非屬強制規定，且不為專利標示，所生之不利於專利權人的法律效果亦屬有限。詳言之，專利權人縱使沒有在受專利保護之產品上標示其對應的專利權號數，發生專利侵害之情事時，專利權人仍可以主張專利權，要求侵權人停止侵害其專利權，並請求損害賠償(多為所失利益及／或權利金)。產品若無專利標示，第三人在接到侵害的通知前，可能根本無從知悉該產品受到專利之保護，因此，法律乃明定產品若沒有專利標示，專利權人所得請求之損害賠償範圍即應加以限縮。亦即，專利權人若在產品或包裝上沒有標示保護該產品之專利權號數時，專利權人所得請求之賠償，應僅限於在專利權人通知侵權人後所生之損害。
由另一方面來看，若專利權人未於產品上為適當之專利標示或標示有困難時，專利權人為減少其在損害賠償範圍之主張上所受到限制，得以書面方式通知侵權人有關專利侵害的情事。尤應注意的是，沒有專利標示所生之權利限制，唯有透過專利權人對侵權人為侵害之「書面通知」，方能予以消除。然而，即便如此，專利權人得主張損害賠償之時點，亦僅能自書面通知之時起算。至於侵權人本身是否有其他管道獲知該專利之存在及其產品涉嫌構成侵害，皆與本法條之適用無涉。即，專利權人並不能因侵權人本身已知曉專利侵權行為，而主張上述未為專利標示的瑕疵已經治癒，進而要求損害賠償的起算時間點不受上述限制。
此外，由於專利之標示係於具體產品上為之，因此，若某一產品完全沒有產品專利可以保護，而只能用方法專利且是基於該方法請求項及其所製成之產物，予以保護者，此時就沒有前述專利標示規定之適用，此種情況當然就不會產生前述損害賠償範圍之起算時間點受到限制的問題。換言之，方法專利權人對於其通知侵權人之前，侵權人所造成損害仍可以請求損害賠償。但要注意的是，若該專利案兼具方法請求項及物或裝置請求項，且產品本身同時受方法請求項與物或裝置請求項之保護者，則無前述「縱使沒有專利標示也不受損害賠償起算時點限制」之規定的適用。
參、虛偽專利標示
美國有關虛偽標示(False Marking)則是規定於美國專利法第292條(35U.S.C.292)：
「(a)為下列任一違法行為者，每次行為處五百元以下之罰金：
任何人在未經專利權人之同意下，意圖偽造或仿造專利權人之標示，或意圖欺瞞公眾並使公眾誤認其產品係經專利權人同意而製造、要約販賣、販賣要或進口至美國境內，而將專利權人之名稱或類似專利權人之名稱、專利號碼，或『專利』、『專利權人』等類似之字樣標示、黏貼或使用於其所製造、使用、要約販賣、販賣之產品或進口至美國境內之任何產品或將之使用於該產品之廣告上；或
任何人以欺瞞公眾為目的，而將『專利』或任何隱含已獲准專利之字樣或號碼標示、黏貼或使用於未准專利產品或使用於該產品之廣告上；或
任何人為欺瞞公眾之目的，於沒有申請專利的情況下或雖已申請但已不處於審查中狀態下，而將『專利申請中』，或『專利審查中』，或隱含專利已提出申請等字樣標示或黏貼於任何產品或使用於該產品之廣告上者；
(b)任何人均得請求前項罰則，於該情況下，告訴人可得罰金之一半，而另一半則歸美國政府所有。」
由上述法條的規範內容可知，要構成所謂的虛偽標示，行為人必須(1)客觀上，有於未受專利保護之產品上標示「專利」或任何隱含已獲准專利之字樣或號碼等之情事；且(2)主觀上，係基於欺瞞公眾之意圖，而在未受專利保護之產品上標示「專利」或任何隱含已獲准專利之字樣或號碼。
欲判斷某一專利標示是否適當而在客觀上無虛偽情事者，應(1)對其所標示之專利案進行解讀，以界定其受保護之專利範圍，及(2)確認該標示之產品，是否能被該專利權所界定之至少一申請專利範圍所「讀入」(Read on)。
較困難的是，如何判斷行為人主觀上具有欺瞞公眾之意圖？美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於2005年5月5日在Clontech Labs.,Inc. v. Invitrogen Corp.一案中作出的判決內容，就此有所著墨，或有助於讀者較具體地了解此一問題。
一、案件背景簡介
被告Invitrogen Corp. (以下稱「 Invitrogen」)自1988年開始在美國利用連續申請案與部分連續申請案制度而在美國取得四件有關於「用以編碼缺少RNAase H活性之反轉錄酶多肽的選殖基因」的專利案。該四件專利案之申請專利範圍中的請求標的包括了四大類；其中有關具此種特性之反轉錄酶多肽、編碼此種反轉錄酶多肽之基因是四件專利案之申請專利範圍皆有請求；而有關使用此種反轉錄酶多肽製造DNA分子的方法以及利用此種反轉錄酶多肽來製造DNA分子的反應套組則僅於其中的二件有所請求。
本案被告Invitrogen 製造、販賣被稱為不具有RNAase H活性反轉錄酶的SS與SSII、具有SSII之反應套組以及利用SSII製成之cDNA基因庫等四種生化產品，並於此等生化產品上進行專利標示，以告知大眾該等生化產品是已受到所標示之美國專利權所保護。其中，SS與SSII此二產品上標示有前述4件美國專利權，至於套組與cDNA基因庫則標示具有方法與套組請求項之2件專利案。
於1998年，原告Clontech Labs.,Inc.（以下稱「Clontech」）以Invitrogen為被告起訴主張，Invitrogen所製造、販賣的前揭多項生化產品內容，與其所標示多項美國專利權的實質保護範圍不符，而有為虛偽不實專利標示之情事，違反美國專利法第292條。
本案在經美國德拉威州地方法院(the United States District Court for the District of Delaware)審理過程中，考量了Invitrogen在1990-2000年間由專利發明人與Invitrogen的科學家與專家所分別進行多份RNase H活性之測試實驗報告。特別是，2000年的實驗報告是為了判斷Invitrogen之SS與SSII產品是否符合申請專利範圍所界定內容中之「實質不具RNase H活性」限制條件而為，而其獲致之實驗結果不利於Invitrogen。地方法院因而判斷Invitrogen自2000年起應已明確知曉「其產品並未被所標示之美國專利所涵蓋，且無法再主張其是善意相信該產品受到專利保護」，但Invitrogen在知悉此一不利其實驗結果後，卻未修正產品上之專利標示，法院乃認定Invitrogen自2000年起，主觀上已具有欺瞞公眾之意圖，並據此判決Invitrogen有四項產品(即SS、SSII、cDNA基因庫與反應套組等)皆有虛偽標示事實，而違反美國專利法第292條的規定。
二、CAFC對本上訴案之判決結果
要構成美國專利法第292條規範之違法行為，行為人除了要在未受專利保護之產品上為虛偽之專利標示外，在主觀上尚須有欺瞞公眾之意圖，而就本案而言，主要爭議的重點即在於Invitrogen是否有欺瞞公眾之意圖。法院就Invitrogen四項產品分別處理如下：
(一)、有關SS與SSII部分
Invitrogen主張(1)因2000年實驗報告並沒有清楚、絕對地顯現出「其SS與SSII產品未合於『實質不具RNase H活性』此專利要件」的結果；以及(2)4件專利之一的‘608號專利之申請專利範圍(註3)，就字義而言，並非以「實質不具RNase H活性」而是以其他方式加以界定，故不得據此做出其產品標示‘608號專利號數違反美國專利法第292條之結論。
聯邦巡迴上訴法院注意到，在地方法院所提出之2000年實驗報告結果是由Invitrogen之發明人(Dr. Gerard)與Invitrogen外聘之專家(Dr. Champoux))完成者。在訴訟過程中，Invitrogen之發明人作出之原始數據固然不符合申請專利範圍之界定內容，但是，Invitrogen外聘之專家也指出，該等數據於適當解釋分析下可顯示出SS與SSII之存在與否，對RNase H活性不影響(即顯示SS與SSII實質不具RNase H活性)，而Clontech的專家則認為該等數據有的可信，有的不可信。
由於專家見解不一，上訴法院認為2000年實驗報告之部分結果，自不足以推斷Invitrogen確實已知其SS與SSII產品不符合「實質不具RNase H活性」之專利限制條件，是以據此證明Invitrogen於SS與SSII產品標示‘608號，乃非善意的而有欺瞞公眾之意圖。故聯邦巡迴上訴法院推翻地方法院所為「Invitrogen之SS與SSII產品有適用美國專利法第292條虛偽標示之違法」此部分判決。
此外，有關SS與SSII所標示之4件專利之一的‘608號專利，並沒有用「實質不具RNase H活性」乙詞而係以其他文字界定多肽活性，例如，以(1)具有降低的RNase H活性、(2)沒有可偵測得之RNase H活性，及(3)不會顯著分解mRNA模版等用語來界定多蕌活性等，上訴法院則指出地方法院並未針對此等字義作出任何判讀，也未對Invitrogen確實已知其SS與SSII產品是否落入該專利(‘608號專利)所界定之專利範圍內作出意見，因此，聯邦巡迴上訴法院無從審視是否有標示不當之情事，故撤銷(vacate)地方法院所為「Invitrogen標示有‘608號專利之SS與SSII產品為虛偽標示適用」的判決。
(二)、有關套組部分
由於套組部分必須視該套組內容的是否有前述SS或SSII，若有，則必須視前述SS與SSII是否符合「實質上不具RNase H活性」之限制，始足以判斷之。地方法院就此部分完全未予處理，因此上訴法院將此部分發回地方法院作進一步審理。
(三)、有關cDNA基因庫部分
上訴法院維持地方法院所為「被告之cDNA基因庫有虛偽標示」的判決。上訴法院認為，在上訴過程中Invitrogen並未主張其cDNA基因庫確係落在其所標示之專利權範圍內，亦未主張其係出於善意而相信cDNA基因庫乃落在其所標示之專利權範圍內。事實上，Invitrogen上訴的主要論點在於，(1)美國專利法第292條並未要求，專利標示人必須出於善意相信其產品乃落在標示之專利的申請專利範圍內，及(2)縱使cDNA基因庫並未落入申請之專利範圍內，增列此等專利標示實則有助於公眾作適當調查並避免侵權，因此，法院不應因專利標示人提供超過法律規定範圍之資料予公眾，即認定此乃一個不法的行為。
聯邦巡迴上訴法院不同意此見解，並指出以往之判決先例中，已明白指出專利標示的目的，在於使公眾可以分辨出一產品是否受到智慧財產權保護，以達到市場之公平競爭；反之，虛偽標示會使大眾誤解該物品受到專利權人控制，而置身於錯誤認知的風險中，同時亦會增加一般大眾判斷某一產品是否受到智慧財產權保護的認知成本，因此Invitrogen的主張根本不具有說服力。
再者，Invitrogen主張cDNA基因庫是利用SSII來製作，而其所標示之專利保護對象是使用缺少RNAase H之反轉錄酶來製作cDNA分子，基於方法專利權效力及於以該方法製得的產物之原則，專利權人自然可對任何使用缺少RNAase H之反轉錄酶來製作cDNA基因庫或應用該cDNA基因庫的人主張專利侵權，並以此作為支持其可作專利標示之理由。法院就此主張，亦表示不予認同，因為用來標示的專利係為DNA的製法(方法項)專利，並未對cDNA基因庫產品本身提供專利保護，更遑論， Invitrogen所為之標示內容是「此產物是美國專利第XXX號之標的(subject matter)」。再者，在地方法院審理過程中，Invitrogen對於法院所作出認為cDNA基因庫不在專利權範圍內的解釋，並未提出不同意之主張，甚者，其復未於上訴過程中指出前述地方法院解釋之申請專利範圍的不當。凡此種種事實皆顯示，Invitrogen在cDNA基因庫標示問題上，主張其係出於主觀上善意而相信其cDNA基因庫是受該專利保護乙節，實欠缺客觀證據證明之。又，基於Invitrogen在地院決定過程中沒有就基因庫不在權利範圍內的解釋提出抗辯，而生失權效。據此，上訴法院維持地方法院所為「Invitrogen之cDNA基因庫適用虛偽標示」的判決。
肆、結論與建議
專利的標示乃基於法律上需公告周知某一產品是受到專利保護之意旨，而課予專利權人進行專利標示之義務。倘專利權人沒有對受專利保護之產品進行專利標示，將影響其在未來主張損害賠償範圍時的起算時間點，亦即其僅得請求自其通知侵權人時起算之損害。此等法律規定雖限縮了專利權人損害賠償請求之範圍，然其終究並非強制規定，專利權人倘自甘損害求償無門，法律亦無從命其為之。
反之，有關專利虛偽之標示，則有處罰行為人之規定。由上述的案例可知，專利標示人所為之專利標示，倘係基於其主觀上善意相信其產品受專利保護而為標示者，並不構成虛偽標示。又，判斷專利標示人主觀上是否善意相信，單單僅憑客觀上專利標示之產品沒有落入所標示專利之申請專利範圍之事實，並不足以推論該專利標示人主觀上有欺瞞公眾的意圖。在上述案例中，有關SS與SSII部分的判決，因2000年實驗結果之解讀本身具有爭議性，上訴法院遂認定無法僅由此一事實直接判斷，專利標示人主觀是否已清楚了解到其標示專利之產品，確實已不落在其所標示之專利的申請專利範圍內，更無從由此直接推知出專利標示人有欺瞞公眾的意圖。但上訴巡迴法院則不認為專利標示人對cDNA基因庫所為之專利標示是善意相信，其主要原因是在於專利標示人沒有積極行為顯示其善意相信。此可由專利標示人上訴中所作的主張皆與cDNA基因庫落不落在其所標示之申請專利範圍內無關可知。況且，在地方法院的審理中，有關法院所作出之cDNA基因庫未落於所標示之申請專利範圍的解釋，專利標示人未為任何爭執。換言之，專利標示人主觀上應已了解到cDNA基因庫不在其所申請之專利範圍內，故未就此部分提出爭執，此或許是上訴巡迴法院最後認為其主觀上具有欺瞞公眾之意圖，而構成專利虛偽標示之主要原因所在。由上述內容可知，專利標示雖可使專利權人避免所主張之損害賠償範圍的起算時間點受到限制，但是，在產品或其包裝上標示專利證書號數時，應注意專利與該產品之間的真實關連性，及應確實查核產品上標示的專利權證書號數所表彰之專利是否已逾期，才能維護本身的良好之誠信，同時避免虛偽專利標示之爭議。
※註 釋：
1、此係依網站http://www.ipnavigator.com.tw/laws/law/law60.htm之美國專利中譯文，本刊再作少許的修正。
2、「Constructive」，Black’s Law Dictionary 解釋為，「Legally imputed; having effect in law though not necessarily in fact」（Black’s Law Dictionary，Abridged Seventh Edition, 2000），其義似近於台灣法律上所稱之「視為」，乃竊擬將Constructive譯為「視為」。
3、該‘608號專利之申請專利範圍所限定特徵條件是有如：claim 1 ("substantially reduced RNase H activity"), claim 3 ("no detectable RNase H activity"), claim 24 ("does not significantly degrade an mRNA template"), claim 31 ("no detectable RNase H activity")。
※參考文獻：
1.http://patentlaw.typepad.com/patent/2005/05/patent_marking_.html瀏覽日期：2005/5/31。
2. Patent Marking: Statute Requires Good Faith Belief that Mark is Properly
Applied http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/031464p.pdf瀏覽日期：2005/5/31。
3.Making Your Mark: How To Maximize A Patent Damages Period and Avoid Liability by Properly Marking Patented Goods and Giving Actual Notice,
http://www.wcsr.com/downloads/pdfs/setech101904.pdf
瀏覽日期：2005/8/26
4.“Patent Marking Principles,” http://www.boston-enet.org/newsletter/fall00-2.htm, 瀏覽日期：2005/8/26
5.美國專利法之中譯文，http://www.ipnavigator.com.tw/laws/law/law60.htm，瀏覽日期：2005/8/26。
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