壹、UPC慕尼黑地區分庭今年八月在一件跨國農化企業間的臨時禁制令聲請案中對於UPC締約國外的廣告行銷是否符合禁制令核發之「急迫性」要件、及是否構成「不合理的遲延聲請」表達其法律見解。
貳、締約國外除草劑廣告爭議案(Syngenta v. Sumi Agro)
一、案件背景
(一) 先正達(Syngenta)享有EP 2152073關於除草劑化學成分的歐洲專利，含有至少一種飽和或不飽和脂肪酸，其百分比範圍為1%至95%，可有效控制玉米作物中的雜草，並以「Elumis」之品牌行銷推廣。另一方面，「蘇米農業(Sumi Agro)」集團也開發一名為「Kagura」的除草劑，於2022年至2023年間在八個歐洲國家獲得上市許可(MA)，並先在非UPC締約國之捷克、波蘭上市且搭配官網、型錄等廣告行銷。先正達於2023年6月在捷克取得「Kagura」產品，於同年底開始與蘇米以電話、電郵等通知可能涉及侵權，雙方持續連繫期間，先正達也陸續進行化學分析，於2024年3月18日完成第二次分析後認定落入「Elumis」專利請求項，且發現相同名稱的「Kagura」除草劑已在德國正式上市行銷，先正達遂於2024年4月30日向UPC慕尼黑地區分庭聲請核發臨時禁制令。
(二) 蘇米抗辯「Kagura」有兩種銷售版本，在UPC締約國內銷售的產品脂肪酸低於先正達專利中主張的1% 門檻，並未落入專利範圍內，且該專利無效。先正達則否認有不同版本的「Kagura」產品，因此，慕尼黑地區分庭必須僅根據捷克取得的樣品判斷是否核發UPC範圍內的臨時禁制令。
二、慕尼黑地區分庭的判斷(UPC_CFI_201/2024; 2024.08.27)
(一) 專利權人聲請核發臨時禁制令是否存在「不合理遲延」?
1. 相關法規範：法院應考量尋求臨時措施之任何「不合理遲延」(RoP第211(4))。
2. 蘇米抗辯，德國在2023年8月即核發「Kagura」之上市許可，蘇米亦自2024年1月起正式在德國行銷其產品，且兩造於2023年間即已討論相關商品是否涉及侵權，可推論先正達早於2023年間即知悉相關產品在歐洲行銷，卻遲至2024年4月30日才聲請核發臨時禁制令，構成不合理遲延，本件臨時禁制令的聲請欠缺急迫性。
3. 慕尼黑分庭駁回前述抗辯，認為：蘇米並未提出具體證據證明先正達在2024年3月18日之前即知悉「Kagura」品牌除草劑在德國的行銷活動，而自知悉在德國涉有侵權爭議到同年4月30日提出臨時禁制令聲請在兩個月之內，符合聲請人有需準備相關證據及文件之合理時程(除非聲請人另可證明有更緊急的事由，要求不經聽審即據單方聲請核發臨時禁制令)。至於在非UPC成員國的商業活動不影響UPC判斷轄區內是否有侵權之可能，因為僅取得上市許可不代表能立即上市，專利權人無法預見在非UPC成員國之活動也將在UPC締約國展開。
(二) 簽約國外的行銷行為是否構成「即時侵權」的風險?
1. 法院首先認定蘇米所提出的三個最相關論點仍未達到「足夠確定性」的舉證，證明先正達之專利請求項1具無效事由，並亦認定捷克取得的「Kagura」樣品落入涉案專利請求項1內。
2. 在本案中，蘇米於UPC 締約國外行銷侵權品，同時在締約國內獲核准上市相同品牌的「Kagura」除草劑，其在歐洲的廣告行銷模式同一、且未向消費者指明同樣的品牌含有濃度不同的配方，可能使消費者誤以為都是同一版本的除草劑，從而仍對UPC締約國構成「要約銷售」之首次專利侵權風險。
3. 再者，即便如蘇米所稱，目前在UPC締約國內銷售之第二種版本的「Kagura」產品並未落入涉案專利請求項，前述捷克等國之商品所造成的首次專利侵權風險也並未因此消除，因為蘇米並未採取「必要措施」以消除首次專利侵權之風險：
(1) 德國法令普遍認為首次侵權之風險可透過採取「反向/相對行為(actus contrarius)」來降低或抵消，在特殊情況下則須採取更正式的停止侵權聲明，且最好附帶懲罰性賠償條款，始足以有效保護專利權人之權益；前述法令既未牴觸UPCA或RoP，因此UPC亦可遵循適用於本案之審理。
(2) 本案中，蘇米2023年在捷克的商品明顯侵害先正達之專利權，蘇米在UPC不同成員國既然以相同的「Kagura」名稱取得上市許可並在該等國家行銷推廣，卻並未特別說明產品配方有所不同，本案即屬於「特殊情形」，須採取更正式的行動以降低首次侵權的風險。
(三) 據上，法院認為利益衡平之結果有利於先正達，倘若不核發臨時禁制令則在判決確定前將使先正達於2025年間無法阻止侵權品流通UPC締約國而遭受難以彌補的重大損失，因此核准本件臨時禁制令。
參、本件裁判顯示
一、在UPC締約國外行銷專利侵權品，並在 UPC 締約國內以成分不同、但相同之名稱廣告行銷，仍構成對締約國之首次侵權風險。
二、UPC法院在不牴觸UPCA及其程序法之情形下，會適用各成員國國法令承認的法院裁量事項。如前述德國承認被控侵權者可採取法律諮詢、尋求授權、修改產品設計或進行專利有效性挑戰等「反向/相對行為(actus contrarius)」降低或抵消可能被認定侵權之法律風險。在本案，法院認為在締約國外行銷相同名稱的侵權品，僅可能透過相對人提出明確的「停止侵權聲明，並附帶承諾願承擔懲罰性賠償責任(offered a cease-and-desist declaration with a penalty clause)」之方式降低被認定有侵害專利權之虞的風險，僅僅在締約國內持續行銷不落入涉案專利之產品仍有不足。
三、目前UPC裁准之臨時禁制令案件中，在知悉侵權行為後兩個月內提出聲請屬於普遍認定的合理聲請時程(業界稱此為「安全港期間」)；但例外時專利權人仍可舉證證明因「實驗」等必要性，釋明其他合理時程，如本所日前報導之「禁止種植蘑菇禁制令案」即是一例(UPC_CFI_195/2024)。
◎ 參考訊息
UPC：蘑菇的可專利性以及聲請臨時禁制令的「合理」時程