一、依智慧財產案件審理法第41條(舊法第16條)規定，在法院於民事訴訟中自為判斷涉案商標有撤銷、廢止之原因時，商標權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利1。最高法院近日就此規範如何適用，特別是法院自為判斷涉案商標有廢止之原因時，該商標權之效力何時消滅予以闡明，可資參照。
二、案例背景
(一) 甲為A、B兩商標(下合稱本案商標)之商標權人，二商標均指定使用於第5類之農藥等商品。甲對乙提起民事訴訟，主張乙自2017年11月起至2021年9月止，未經其同意或授權，使用相同或高度近似的商標於其商品包裝，侵害其商標權，訴請判決停止前述侵權行為並負損害賠償責任。
(二) 乙抗辯甲未領有農藥許可證、也未以本案商標行銷及販售農藥等商品，構成商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之應予廢止事由，依智慧財產案件審理法第41條(舊法第16條)規定，甲不得於本案訴訟主張商標權。
(三) 智慧財產及商業法院以111年度民商上更一字第2號民事判決認定：A商標經智慧局認定無法證明其於2020年7月20日前3年內有使用之事實，而於2023年8月31日為應予廢止之處分，B商標亦查無實際使用之證據，本案商標有商標法第63條第1項第2款應予廢止之事由，採納乙前述抗辯而駁回甲之訴。甲提起上訴。
三、最高法院113年度台上字第275號民事判決要旨
(一) 商標法雖未明文規範商標被廢止時，其權利消滅起始日，惟參考商標法第65條第3項規定：「…原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效。
(二) 至修正前智財審理法第16條第2項，乃規定審理智慧財產訴訟之民事法院，經實質判斷智慧財產權有應予撤銷或廢止之原因時，縱認該權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，智慧財產權人就廢止生效後始發生之侵害行為，仍不得對他造主張權利，而非指商標廢止為溯及失效，此觀該條之立法理由即明。準此，商標廢止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。
(三) 因此，甲主張乙自2017年11月起至2021年9月止，未得其同意或授權，於商品上使用相同或高度近似於本案商標之標示，侵害本案商標權等詞，倘若屬實，依上開說明，即使本案商標存在應予廢止事由，亦不影響或妨礙甲在本案商標權存續期間內，因被乙侵害商標權而生之損害賠償請求權。最高法院最終以原審未說明前述期間之請求何以不可採之理由，而將本案發回續行審理。
四、判決研析
(一) 在商標涉有因異議、評定或廢止等事由時，雖同樣產生解消其註冊的效力。惟在異議或評定成立時，原則上均發生撤銷註冊之效果，即商標註冊效力溯及失效(商標法第54條及60條參照)；而在廢止成立時，依前述最高法院判決意旨，商標則係從廢止之日起向將來失其效力。此乃因商標異議或評定之對象，為違法註冊的商標，而商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示等原因解消其商標註冊效力始然。
(二) 另一方面，前述案例中，A商標在訴訟進行中經由智慧局初步為廢止處分，而B商標依原審判決理由所載，則由法院認定具有廢止事由，在該案例中據以起訴兩商標廢止成立之時點，據智慧財產案件審理法第41條規範僅於該訴訟發生相對效力之原則，似仍以「法院」認定涉案商標具有廢止事由之時點為準。
1 智慧財產案件審理法第41條(舊法第16條)規範全文：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定(第1項)。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利(第2項)。