一、在美國，汽車零組件並無如歐盟一樣的維修免責條款，零組件製造如涉及原廠設計專利權，仍需獲得權利人之同意或授權。近日汽車原廠專利權人和售後零件供應商之間的角力推動了美國設計專利有效性審查標準的革新。美國聯邦巡迴上訴法院(the US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC) 在通用汽車對售後零件更換供應商LKQ間的擋泥板設計專利爭議案，以全院聯席複審推翻原有利於通用汽車的判決，放寬自1982年以來被援用40年的設計專利顯而易見性審查標準，引起業界廣泛討論(LKQ Corp.etc. v. GM Global Technology Operations, LLC, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. May 21, 2024))。
二、以往的設計專利非顯而易見性判斷標準
(一) LKQ以往為通用汽車的授權售後零件供應商，授權關係終止後，通用汽車對LKQ主張相關設計專利之侵權。LKQ遂於2022年間援引兩個前案，以通用汽車之D797,625前擋泥板美國設計專利(以下簡稱D'625 專利)具有顯而易見性為由，在多方複審程序(Inter Partes Review) 請求美國專利審理及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board；簡稱PTAB)撤銷專利權，PTAB維持涉案專利的有效性，嗣經CAFC維持。
(二) Rosen-Durling test
1. 前述維持D'625專利有效性的裁判，採用此測試法。由兩步驟組成：
(1) 第一步驟：確定先前技藝所揭露的內容有與申請專利之設計整體視覺特徵「基本相同」的主要引證。倘若未找到此主要引證，則先前技藝之查詢即結束。
(2) 第二步驟：倘若找到主要引證，可以根據其他引證(次要引證)修改主要引證，以創建與申請專利整體相同視覺外觀的設計。然而，次要引證與主要引證必須「有相當關聯(so related)」，以至於其中一引證某些裝飾性特徵之出現也暗示將適用於另一引證。
2. 在本案，LKQ主張無論單獨援引D773,370美國設計專利(下簡稱「Lian」)或者將前者與2010年款Hyundai Tucson 汽車宣傳手冊揭示的前擋泥板設計(下簡稱「Tucson」)相結合，D'625專利要求保護的外觀設計都是顯而易見的。
3. 而PTAB則認定，先前技藝「Lian」在「上突出部、U型凹口、車門切割線、圓形車輪拱罩、下部凹口…第一和第二摺痕以及拐點線」的特徵都與D'625專利有別，LKQ既然未能確認「Lian」為主要引證，因此即未能證明D'625專利具有顯而易見性。CAFC初審亦維持前述見解。
三、CAFC放寬設計專利的顯而易見性測試標準
(一) LKQ於2023年聲請複審獲准，CAFC召開了自2018年以來首件全院聯席複審(Rehearing En Banc)，由該院全員12位法官審理，並於2024年5月21日撤銷部分原判決，將案件發回PTAB重新審查。
(二) CAFC認為Rosen-Durling測試標準過於嚴格，應取消適用：
CAFC援引KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 680 (1893)等案例表示，最高法院在相關案例說明，判斷所申請專利是否符合美國專利法第103條規範的「非顯而易見性」要件時，不應使用「嚴格和強制性的公式」，使得該要件之分析受限於形式主義，強調引證的結合應根據習知技藝者可合理預期的變化或結果。又依據同法第171(a)條規定「與發明專利有關之規定，…除另有規定外，亦應適用於設計專利」，因此Rosen-Durling測試標準，嚴格限制第一步驟要求所引用之先前技藝與所爭議的設計整體視覺特徵「基本相同」，以及次要引證與主要引證需有「相當關聯性」的要求都是增加專利法第103條所無之限制，也不符最高法院在KSR 等案例中，賦予事實審理者廣泛和靈活調查權之解釋。
(三) 評估設計專利顯而易見性要件的新框架
在推翻Rosen-Durling測試標準後，CAFC指出，雖然設計專利和發明專利有所不同，但兩者都應具備專利法第103條規範的「非顯而易見性」要件。因此法院以往審查發明專利「非顯而易見性」的Graham因素1也適用於設計專利，包括：
1. 確定先前技藝所揭露的內容及範圍：
(1) 不存在Rosen-Durling中主要引證「基本特徵相同」或者主要引證與次要引證之間「有相當關聯」的要求。相反地，所引用的每個先前技藝都必須具備與申請專利「類似」，符合「相似技藝檢驗法則(analogous art requirement)」的要求，以避免事後諸葛。
(2) 但由於設計專利先前技藝的組合著重於外觀，而與解決特定問題、著重於使用之發明專利有所不同，因此確定「相似技藝」的分析也與發明專利不完全相同，法院將不會為「相似技藝」在設計專利的測試劃定完整和精確的輪廓。申言之，在發明專利領域，CAFC為認定先前技藝是否與申請之專利屬於「相似技藝」，曾提出一項兩階段檢驗法：(i)先前技藝是否屬於發明人所從事之領域(field of the inventor's endeavor)；(ii)若否，則先前技藝是否與發明人所涉及之特定問題合理相關(reasonably pertinent)。在判斷設計專利先前技藝內容之情形，儘管其範圍當然可以包含前述第(i)項-與所申請之設計專利同一領域的技藝，但前述第(ii)階段之檢驗法則不當然適用，其他可能構成類似外觀的技藝，將留待未來法院在具體案件中個別認定事實。
(3) 雖然「基本上相同特徵」之測試標準不再適用，但主要引證仍必須是已經存在的物體，而不是透過從先前技藝中選擇單一特徵並將它們組合起來後可能出現的物體，特別是在組合需要修改每個特徵之情形。
2. 確定先前技藝與申請專利請求項間之差異：
從申請專利所屬領域中具有通常知識者的角度，將申請專利之設計與先前技藝的整體外觀進行比較。
3. 確定申請專利所屬技藝領域中具有通常知識之人的技藝水準。
4. 所申請專利所屬技藝領域的普通設計師是否有動機修改先前技藝，以創建與所申請專利之設計相同的整體視覺外觀。組合引證的動機雖然不必然來自於引證間的關聯性，但為避免後見之明，組合引證的動機必須有記錄支持該領域的普通設計者會利用次要引證文件的特徵以修改主要引證文件，以創建與申請專利之設計相同的整體外觀。
5. 設計專利的非顯而易見性仍需評估「輔助性判斷因素(secondary consideration)」：
包括商業上獲得成功、產業之讚譽和複製。但CAFC在本案判決中保留其他曾被援引作為發明專利非顯而易見性之輔助性判斷因素，例如解決他人的失敗或者滿足長期以來的需求等，留待未來之案件確定是否也可以在設計專利之審查加以援用。
四、CAFC前述判決，主要是將設計專利非顯而易見性的門檻放寬到與發明專利類似的審查標準，惟CAFC也於判決理由中表示，發明專利非顯而易見性的分析不能完全被比照於設計專利之審查，因此未來此項新的審查標準具體將如何適用仍有待觀察。以往美國設計專利很少因為顯而易見性而被認定無效，是因為採取相較於發明專利較嚴格的標準，CAFC前述判決放寬了審查標準，預期未來可能會有更多以「顯而易見性」作為核駁理由之案件，且已獲准註冊的美國設計專利將會更容易受到有效性的攻擊。
1 此項審查因素是因1966年Graham v. John Deere, 383 US 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467案例而命名。