UPC自2023年6月1日運行迄今將滿週年,彙整近期案件審理態勢如後供參。
一、建構UPC特有的禁制令審查標準
(一) UPC禁制令之審查標準較美國及德國寬鬆
1. 在10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies 案件中,UPC上訴法院雖然推翻原審慕尼黑地區法院的禁制令,但在裁決理由中特別表示仍維持原審對於禁制令之審查標準。亦即,採取「更有可能(more likely than not)」標準(解釋上應是超過50%的機率),權衡爭議專利之有效性及侵權可能性,以綜合判斷核發禁制令是否可能對任一方造成不可挽回之損害。
2. 與美國相較
(1) 在美國成功獲准核發禁制令需證明以下四項要件:(1)本案請求「勝訴的可能性」,(2)倘若不核發初步禁制令聲請人將受到「難以回復之損害」,(3)法院依個案情節權衡利弊之結果有利於聲請人,(4)核發禁制令符合公共利益;前兩項要件是最重要的判斷基礎。
(2) 美國與UPC的聲請人雖然同樣需要說服法院侵權之可能性並克服專利有效性議題,但在美國聲請禁制令的舉證責任須達到使法院相信其本案「實質上可能勝訴」的程度,而UPC現階段案例僅要求聲請人提出使法院產生「足夠確定性(sufficient degree of certainty)」的陳述和舉證,以證明爭議專利「更有可能」有效,而且正在或者即將受到侵害已足。且美國另有「公共利益」衡量標準(例如:聲請核發禁制令之主體是否僅為「非專利實施體」也列入衡量項目),而UPC雖賦予法院靈活審查的權限,尚未見有此一衡量方式。因此,一般認為UPC目前核發禁制令的審查標準較美國寬鬆。
3. 與德國相較
在前述案例中,相對人NanoString向UPC慕尼黑地區分庭援引德國判例,抗辯聲請人應證明:爭議專利之有效性達到「近乎確定/壓倒性之可能(preponderant likelihood)」程度,慕尼黑地區分庭基於「單一專利法院協議(UPCA)」追求效率、適時合理維護專利權人利益之立法意旨,且協議並未明文規範專利權人應負的舉證責任程度,於判決理由明文表示無須採納如德國傳統判例更嚴謹之審查標準1。
(二) 目前UPC並未採納任何既有司法管轄區域內的判決先例,而是獨立根據單一專利法院協議解釋禁制令的審查標準並進行相關程序。因此,禁制令聲請人宜根據各司法管轄區域的審查標準調整陳述及舉證方式。
二、配置充分的技術背景法官及專業輔佐人員自行判斷專利有效性
(一) 以前述10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies 案為例,慕尼黑地區法院於通知兩造到庭進行兩日聽審後,隨即以106頁判決詳細敘明專利新穎性及創造性議題,迅速准予對UPC的17個批准國核發禁制令,毫不遲疑地向世界展示其對技術性爭議的審判能力。即使如此,其後UPC上訴法院仍自行重新審查爭議專利有效性議題,並推翻原審禁制令 (UPC_CoA_335/2023)。
(二) UPC現有之105名法官中,具技術背景者超過半數(共68名),其中又再細分為機械工業(約1/3)、生物技術(約1/5)、電子(約1/5)、化學及藥物(約1成)、物理(約1成)五個領域。此外,依UPCA第57條,法院登記處本即備置相關專業領域技術人員清單,可作為辦案時指派的參考依據;又根據「單一專利法院程序規則(Rules of Procedure,簡稱RoP)」,法院或者爭議雙方都有權指定或提出專家意見作為證據2。專家以提出書面意見為原則,必要時也可能被要求到法院參與聽審3。此外,UPC中央法院及上訴法院至少應常設一名具有技術背景之法官。
(三) 因此,UPC自始即朝向有充分能力獨立判斷專利有效性之角度架構。與美、英等傳統法院或歐盟EPO程序中習於另委派具有技術背景的專利師或技術人員輔佐審理的情況有所不同,UPC對於爭議雙方自行提出的專家證人意見是否採取有別於傳統其他司法管轄區域的審理方式,將有需持續觀察。
三、主要爭議案的性質
(一) 根據UPC官網公告,迄至2024年3月底總計收案量311件,2024年第一季平均每月收案量約50件,前三項訴訟行動包括:
1. 侵權訴訟及其反訴:
- 占總案件量1/3,且幾乎對應都被提起撤銷反訴。
- 起訴法院一半以上集中於德國之慕尼黑(43件)、杜塞道夫(24件)、曼海姆(14件)及漢堡(5件) 地區法院。
- 英語及德語為主要使用語言,各佔將近半數之比例。德語在UPC於2023年甫運行之際,曾是優勢語言,最新數據顯示,選擇使用英語的比例已提升到大致和德語相當。
2. 臨時禁制令及撤銷訴訟:各占約1成比例(29件及28件)。
(二) 爭議案涉及之產業領域
1. UPC成立前,專家曾預測大宗案件將聚焦於標準必要專利爭議,但現階段案性並不如預期集中,案件數量佔比最多的為醫療器材爭議案,其次為消費品及行動電信通訊專利案。案件所屬產業領域對應於新提起的專利聲請案一樣廣泛,包括3D 列印、食品、機械工程、林業和照明技術等。
2. 依所涉案件總數量排名依序為:
(1) 松下電器發起的電信產業標準必要專利爭議案:松下電器(Panasonic)就其蜂巢式行動通信系統之標準必要專利對中國手機設備製造商OPPO和小米在UPC提起20餘件訴訟,平行訴訟亦同時在英國、德國和中國法院提起。
(2) 電子菸相關專利撤銷訴訟:美國煙草零售商Altria於2023年6月間透過子公司NJOY Holdings在美國對Juul Labs提起一系列侵害電子菸相關專利侵權訴訟,後者隨即提起撤銷反訴。儘管訴訟兩造以往都曾是Altria集團下所屬公司,在經營理念產生分歧後,戰線一路延伸到歐洲,2023年9月間Juul Labs另外在UPC對NJOY的電子菸相關專利提起10件撤銷訴訟。
(3) 醫療器材爭議案:案件數量排名第3至5的,包括Dexcom和Abbott就血糖監測系統的訟爭、Edwards Lifesciences和Meril間就心臟瓣膜技術相關專利爭議,及10x Genomics 和NanoString間從保護函、禁制令到侵權之系列爭議。
四、UPC 對於程序事項彈性審理- 以聲請變更「訴訟語言」兩案為例
(一) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. and OROPE Germany GMBH v. Panasonic Holdings Corporation (ORD_595432/2023)
1. 2023年7月間,松下電器在德國曼海姆地區法院對廣東OPPO行動通訊及德國OROPE公司提起標準必要專利侵權訴訟,OPPO請求將訴訟語言從德語改為英語,UPC於11月27日拒絕。OPPO在12月12日提起程序上訴,並主張:根據RoP第323.1條,被告聲請變更訴訟語言,最遲應在答辯理由提出前為之;由於本案訴訟之答辯理由提出時程為12月22日,根據RoP第9.3(b)及225(e)條,其有「合理原因」請求縮短上訴程序審理時程,並要求松下電器應在5個工作天內提交上訴答辯理由。
2. 上訴法院隨即於12月18日駁回OPPO變更訴訟語言之上訴主張及其他訴訟時程相關請求,於裁決理由書內表示:
(1) 縮短上訴答辯理由之請求不予准許:OPPO提出上訴既然耗費了15日的作業期限,基於公平、合理及比例原則之考量應給予程序相對人(松下電器)對等的15日答辯期限。
(2) 在不存在技術問題的情況下,可以僅由三位具有法律資格的法官進行裁決:雖然UPCA第9.1條規定「上訴法院的任何合議庭應由5位跨國法官組成。…其中兩位需具有相關領域之技術資格和經驗」然而,UPCA及RoP對於一審合議庭組成的規範4在上訴法院之情形可以類推適用,以確保成本效益及程序效率,以免另外增加等待技術背景法官參與訴訟之作業時程。
3. OPPO其後不得不趕在12月22日期限屆至前以德語提交侵權答辯意見書。因此,在不涉及實體爭議問題時,UPC上訴法院可能以相較於傳統訴訟更快、更靈活的方式裁決。
(二) Aarke AB v. SodaStream Industries Ltd. (ORD_592147/2023)
1. 在另一件請求變更訴訟語言案,氣泡水機製造商SodaStream Industries 公司對其同業Aarke AB據其EP1793917歐洲專利向德國杜塞道夫地區分庭提起侵權訴訟。Aarke AB 聲請將訴訟程序使用語言從德語變更為英語,除了主張爭議專利主要以英語申請、以相同語言進行本案訴訟有利於解讀專利外,亦根據其年度營業額主張:SodaStream 是隸屬於百事集團旗下的大型企業、使用英語進行訴訟毫無問題,而Aarke AB只是瑞典當地中小企業,兩者相較,SodaStream是選擇利用德語進行本案訴訟,使對造增加答辯以及額外支付翻譯費用的負擔,Aarke AB請求法院應讓資源較少的中小企業可進行更有效的訴訟防禦。
2. 杜塞道夫地區分庭認定:根據UPCA第49(5)條規定:「初審法院院長據一方當事人之請求…,可基於公平性並考慮相關情況,包括當事人的立場,特別是被告的立場,決定使用授予專利的語言作為訴訟語言。」而提供中小企業公平訴諸司法的支持性措施也是UPCA的一項重要目標5,因此裁准變更語言之聲請。
(三) 前述兩案例顯示:聲請將訴訟語言變更為英語、主張有正當理由據UPCA相關規範聲請縮短審理或對造答辯時程、甚至合議庭法官組成的背景等程序性事項,即使被明文規範於UPCA,法院都可以酌情選擇是否依協議規定辦理。UPC對於單純程序性抗辯事項主要是從「兩造公平性」的角度衡量,例如:訴訟程序之進行是否對較弱勢的一方增加不成比例的負擔。至於法定期限即將屆滿與否,並未被列入考量項目。任何嘗試維護程序利益之一方,宜留意同時考量案件在實體爭議方面的進展,以確保實體權益之維護。
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1 參見地區分庭判決書第55頁第4點「Standard of "sufficient certainty" with regard to the validity of the patent at issue」,案號:ACT_459746/2023。
2 RoP第181、185至188條。
3 UPCA第53(2)條。
4 UPCA第8條及RoP第33、34、37.3、57和72條。
5 UPCA第2及36.3條。