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向UPC申請核發臨時禁制令之舉證標準及衡量因素(10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies)

一、UPC於2023年中開始運行之際採取開放態度,快速裁准數件有利於專利權人的臨時禁制令,引起各界討論是否UPC基本上採取偏向維護專利權人的立場。追蹤相關案件後續動態,將有助於確認UPC的審理風格。

二、10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies案件後續發展

(一) 慕尼黑地區法院在原審的判斷:

本案專利權人(10x Genomics)及其授權人(哈佛大學)共同據EP4108782號「一種用於檢測細胞或組織樣本中多種分析物的方法」專利,對NanoString集團之美、德及荷蘭關係企業(下稱相對人)申請核發禁制令。相對人曾於2023年6月間登錄「保護函」,詳細敘明兩造爭議專利家族廣及美國等地、並爭執本件專利有效性,UPC慕尼黑地區法院通知兩造到庭進行兩日聽審後,於2023年9月29日以106頁的詳細判決以法院有「足夠的確定性(with a sufficient degree of certainty)」認定爭議專利很可能有效、並且受到侵害為由,准予對UPC的17個批准國核發初步禁制令,禁止相對人銷售其CosMx 空間分子成像儀器、試劑及提供相關服務(原審案號:ACT_459746/2023)。相對人提出上訴。

(二) UPC上訴法院近日撤銷原審核發的臨時禁制令,主要裁判理由如後(UPC_CoA_335/2023):

1. 初步禁制令審查程序的舉證責任標準

(1) 上訴法院雖然推翻原審裁判,但仍維持原審提出的幾項核心審理原則,其中包括申請核發臨時禁制令應負的舉證責任:

  • 臨時禁制令的申請人負有舉證責任,須提出具有使法院產生「足夠確定性(sufficient degree of certainty)」的陳述和舉證,以證明爭議專利有效而且正在或者即將受到侵害。
     
  • 除了法院根據單方面聲請所進行之程序外,在爭執專利有效性的議題時,舉證責任則移轉由相對人負擔,後者必須提出使法院產生「足夠確定性」的陳述和舉證,以支持其對專利效力爭議的主張。

(2) 上訴法院並說明臨時禁制令申請案兩造的「證明程度」:

  • 上訴法院表明同意原審的觀點,在申請核發臨時禁制令的案件中,由於提出事證的時間受到限制而法院僅以簡易程序(summary proceeding)進行,因此舉證標準不應設定太高,特別在可能因為訴訟程序的進行而致延誤專利權人、造成其「不可回復損害」之情形。但另一方面,也不能將舉證標準定得太低,以防止日後可能因臨時禁制令之撤銷而損及相對人權益。
     
  • 因此,法院在衡量申請人和相對人前述第(1)項舉證內容時應達到「更有可能(more likely than not)」之程度。亦即,禁制令申請人須證明其專利權「更有可能」已經或者即將受到侵害、特別是產生「不可回復之損害」;而相對人須證明爭議專利「更有可能」無效。法院在權衡兩造主張之可能性時,倘若認為爭議專利更有可能無效時,即可認定申請人無法提出「足夠確定性」的舉證證明侵權可能性。

2. 上訴法院自行解讀爭議專利範圍:

(1) 上訴法院在本案自行解讀爭議專利請求項,並且對是否具有「進步性」採取與原審不同的意見。原審法院就檢測試劑中檢測細胞或組織樣本中分析物的方法,解讀為檢測試劑在整個檢測程序中都保持與相應分析物的結合,認為這是與先前技藝關鍵的區別點,因此本件專利仍屬有效。上訴法院在自行對於先前技藝進行分析後,推翻前述結論,認定爭議專利「更有可能」因為欠缺進步性而無效。

(2) 上訴法院表示其與歐洲專利局採取基本相同的原則,亦係根據歐洲專利公約(EPC)第69條及其解釋議定書(Protocol on the Interpretation of Article 69)規定解釋申請專利範圍:

  • 從該領域所屬技術之人的角度解讀專利範圍時,不能僅根據請求項之文句加以定義,而必須始終參考專利說明書及其圖示,後者不僅僅只是在專利請求項之文字模糊致解讀發生歧異時才被援引作為解釋性輔助工具。適用這些解讀原則的目標是在合理平衡對專利權人之保護以及第三人對於專利範圍之確定性。
     
  • 前述解釋專利範圍之原則同樣適用於侵權和有效性爭議案之評估。

3. 綜合上述審查標準及對爭議專利請求項之解讀結論,上訴法院認為相關證據顯示涉案專利更有可能因欠缺進步性而無效,因此撤銷原審核發的臨時禁制令。

三、本裁判顯示:

(一) UPC上訴法院再次肯認原審提示關於核發臨時禁制令的舉證標準,可認為此項標準已成為UPC法院的裁判準則。歐洲業界律師認為前述裁判中揭示的「更有可能性」衡量標準,相較於歐洲部份成員國的司法審查標準,採取相對較低的門檻,對專利權人而言是更友善的權利救濟措施。

(二) 另一方面,上訴法院積極對於爭議專利有效性進行審查,並且推翻下級法院之審理意見,也顯示在UPC的初步禁制令戰線可延長到上級法院。在評估是否申請初步禁制令時,應將上級審的相關費用及審理時程列入考量。

 

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