一、美國聯邦巡迴上訴法院(The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱CAFC)近日認定德州西區聯邦地院濫用裁量權，准依三星電子的上訴聲請，下達執行職務令(mandamus)將案件移審到主要證人所在之加州北區聯邦地院，本案反映了近期美國專利侵權訴訟管轄法院分布動態。
二、專利侵權訴訟聲請移審的法源基礎及歷史背景
(一) 美國聯邦訴訟法(28 U.S.C.)第1404(a)規定，一聯邦法院對於向其起訴之任何民事訴訟案件，「為求對當事人與證人的便利性」，以及「出自公平正義之考量」，可裁定將案件移送到任何其他原本即對所涉訴訟標的與訴訟當事人具管轄權、或所有訴訟當事人均同意的聯邦地院審理。同條(b)款規定，專利侵權之民事訴訟案件，得由被告住所地之聯邦地院，或被告實施「侵權行為」且在當地設有「常設營業所」之聯邦地院管轄。因此，專利侵權訴訟常見專利權人據聯邦訴訟法第1404(b)在數個同樣具有管轄權的聯邦地院中選擇以往對專利權人較友善的法庭地起訴，而被告則對應據同法第1404 (a)聲請將訴訟移送到另一個同樣管轄法院尋求反制。訴訟雙方據前述規定競相選擇有利戰場之傳統由來已久。
(二) 審查移審聲請的衡量標準
聲請移送訴訟為民事訴訟程序相關之爭點，在當事人聲請移審時，應適用聯邦地院所屬區域巡迴上訴法院建立的解釋原則判斷移審聲請是否適當。如德州西區聯邦地院（US District Court for the Western District of Texas，簡稱WDTX）審理移送訴訟聲請時，應適用所屬第五巡迴上訴法院以往在In re Volkswagen of Am., Inc.,1 等判例建立之判斷原則，綜合衡量以下因素判斷裁定移送訴訟是否符合「對於當事人與證人具有便利性」及是否「出自公平正義之考量」：
1. 私益因素：包括取得證據來源之相對便利性；確保強制證人出庭之強制程序的可行性；有意願出庭證人所需花費之成本；其他使案件審理容易、迅速及不耗成本之實務問題(簡稱「實務問題」)。
2. 公益因素：包括法院積案量導致之案件行政管理的困難；案件在本地解決之在地性利益；法院對案件所涉法律之熟悉度；避免適用外國法產生不必要之法律適用衝突問題。
三、三星電子聲請移審案(In re Samsung Elecs. Co., Ltd., Case No. 2023-146 ; Fed. Cir. Dec. 14, 2023)
(一) DoDots Licensing Solutions公司在德州西區聯邦地院韋科分院(Waco Division)對三星電子及其美國子公司起訴，主張後者產製的手機及平板電腦侵害其專利權。三星電子據聯邦訴訟法第1404(a)聲請將案件移審到加州北區聯邦地院（US District Court for the Northern District of California，簡稱NDCA），並引用第五巡迴上訴法院揭示的審查基準主張：爭議產品的研發技術人員集中在北加州或者韓國；重要證人可透過NDCA的強制執行方式到庭為證，但未必受WDTX影響；WDTX與本件訟爭並無任何有意義的連結。
(二) Albright法官駁回三星電子的聲請，認為：雖然NDCA的確具有強制證人到庭作證的能力，且案件在當地審理也符合加州在地性利益。但原告已證明至少十位被告的行銷員工設籍德州，且原告在該院尚有其他與本件涉案專利相同的訴訟仍在繫屬，倘若准予移送本件，可能產生影響其他案件審理效率的實務問題，至於其他審查因素，都是不影響本案考量的中性因素；此外三星電子亦未證明由WDTX續行審理明顯較NDCA更不便利，而駁回三星電子的移審聲請。三星電子提出上訴，聲請CAFC下達執行職務令，將案件移審至NDCA。
(三) CAFC認定原地區法官濫用裁量權，命令將本件移審
1. 與涉案產品功能相關的設計和開發案外證人有多位在NDCA所轄地區受雇於三星電子或Google。相比之下，儘管德州東部有一些三星行銷員工，但該州並無涉及技術的關鍵證人。原地區法院既肯定NDCA可以強制力等方式確保知悉關鍵技術的證人到庭，且加州是設計、研發和測試爭議產品的主要地點、對本案之審理具有在地性利益，NDCA對本案之審理即具有原地區法院無可取代之重要連結關係。
2. 對於掌握技術資訊的證人而言，跨州移動可能造成極大的不便，此種不便利無從被居住在德州少數與技術不相干的行銷人員所抵銷。原地區法院認為對於重要技術證人來說，從加州到德州的任何額外旅程只會帶來「輕微」的不便，構成裁量濫用。
3. 原地區法院採納原告抗辯，認定同一原告有另兩件分別對蘋果及百思買公司提起之未決訴訟繫屬在該院，倘若同意移送本件到NDCA，將致生影響司法審理效率等實務問題。惟相關資訊顯示，原地區法院審理本案期間，已暫停對另案百思買公司的侵權訴訟審理程序，並核准另案蘋果公司移審到NDCA的聲請，所稱訴訟經濟之實務考量亦非可採。
4. 由於前述第1點之因素有利於NDCA之審理，此外尚無其他因素有利於原告選擇之法庭地，CAFC命令依三星電子聲請將本件移審。
四、美國專利侵權訴訟審理法院近期分布態勢
(一) 在美國，上級法院逕行以「執行職務令」要求下級法院遵守的案件不多，但從2020起，僅Albright法官一人審理之案件即多次被CAFC命令移審2，原因大致與本件案例情形類似。本件案例恰恰反映近三年美國專利侵權訴訟審理法院的變動現象。
(二) 最高法院 TC Heartland 判決推動審理法院板塊位移
德州東區聯邦地院以往對專利權人較為友善，至少在20世紀末至21世紀初之20年間持續為專利權人之首選戰場。2017年，美國最高法院在TC Heartland案3，限縮以往對專利訴訟管轄法院之解釋，指出要在某個聯邦地區法院提起專利侵權訴訟，必須被告公司在該地區法院內「實施侵權行為」並且「設有常設營業所(a regular and established place of business)」。德州東區聯邦地院設於農村聚集地區，並未有太多高科技公司設置常設營業所，在前述最高法院判決之後，產生專利訴訟量大幅縮減現象，2020年間受理案件量退居當年度第3位，尚不及最活躍法院（德州西區聯邦地院）及第二位法院（德拉瓦州聯邦地院）之一半。
(三)「Albright現象」把德州西區推上熱點？
1. 而德州西區聯邦地院在2017年以前專利侵權訴訟甚少，惟自Albright法官從2018年9月起擔任德州西區韋科分院獨任法官後，實施數項縮短專利審理時程措施（其中包括如本案例所示，否准多數被告之移審聲請），促成該院年度接案量從2017年的85件攀升至2020年之875件。根據Lex Machina之統計，2020年間德州西區聯邦地院取代東區，成為當年度受理專利案最多之法院，其中由Albright法官審理的占絕對多數（793件），為當年度美國專利審理最活躍的法官（占全美19.5%），此一趨勢延續到2021年。Albright亦蟬連兩年同時成為NPEs等提起大宗專利訴訟者最歡迎的法官。
2. Albright法官的積極活躍引發各方關注。其拒絕被告移審聲請的風格多次經CAFC以命令加以糾正。另一方面，為抑制NPEs選擇法院的現象，德州西區聯邦法院首席法官(Orlando Garcia)於2022年7月下令更改以往原告可選擇地區法官的作法，將在該院提起的專利案件改為隨機分案給該院12名法官審理。其後數據顯示，迄至2023年初，在德州西區提起之專利訴訟仍有約五成機率由Albright法官審理。
(四) 近期統計數據
1. 根據Lex Machina的統計，2022年間德州西區聯邦地院仍然是專利侵權訴訟首選起訴法院。2023年間，Albright法官個人接案量(含大量提起專利案件之原告)因該院的分案政策而大幅減少，但專利權人也未避開德州西區聯邦地院。另一方面德州東區法院接案量開始攀升，迄至2023年9月30日前，東區幾與西區數量相當(西區418件，全美占比18%；東區417件，全美占比18%)，德州東、西區並列最受專利權人歡迎的起訴法院所在地，德拉瓦州位居第三(13%)。
2. 影響原告選擇法院的原因多重(包括被告公司註冊地、法院成員審理風格、各法院採取的分案政策和美國司法部門對於大環境的管理政策)，各因素彼此互相影響，後續發展如何有待持續追蹤。
1 In re Volkswagen of Am., Inc., 545 F.3d 304, 312 (5th Cir. 2008)
2 參見In re Adobe Inc., No. 2020-126 (Fed. Cir. July 28, 2020)；In re Apple Inc., No. 2021-181(Fed. Cir. November 15, 2020)；In re: Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., No. 2021-139, 2021-140(Fed. Cir. June. 30, 2021)；In re Apple Inc., No. 2022-137(Fed. Cir. May 26, 2022)等案例。
3 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)