一、歐盟商標指令規定，無正當理由連續五年未對商標真實使用，構成撤銷商標註冊事由，實務上就商標有無「真實使用」經常產生爭議。歐盟法院於2020年間在德國杜塞道夫法院提交案件中，曾闡明法拉利公司旗下「TESTA ROSSA」跑車雖已停產，但二手車仍然流通市面，倘若商標權人可證明其使用態樣符合商標之基本功能、可據商標認定商品來源，仍可構成「真實使用」行為 (Ferrari SpA v DU, the Court of Justice of the European Union, Joined Cases: C–720/18 and C–721/18)。歐盟智慧局第五上訴委員會近日就對應之歐盟註冊商標，是否符合歐盟法院前述判例意旨表達意見。
二、第三人銷售法拉利二手跑車案
(一) 法拉利公司於2007年間將「TESTAROSSA」商標申請包含歐盟在內的國際註冊，指定使用於第12類之汽車及其替換零組件、配件等商品，由於相關車款已經停產，2015年間第三人以該商標連續五年未使用提出撤銷申請。
(二) 歐盟智慧局初步根據法拉利公司自行認證的各項二手跑車交易熱絡的文章報導、發票資料，保留指定使用於「汽車及其零組件」部分的商標權。申請撤銷人提出上訴，歐盟智慧局第五上訴委員會近日認定爭議商標並未真實使用於汽車商品(Ferrari SpA v DU, EUIPO Fifth Board of Appeal , Joined Cases:R 334/2017‑5 & R 343/2017‑5)，主要理由如後：
1. 未經商標權人同意或授權而在市場上轉售二手車之行為，在具體個案可能衍生：商標權利耗盡、第三人描述性合理使用商標、第三人擅自加工或改造而損及商標聲譽等議題，前述情形都與商標權人「真實使用」其商標有別。
2. 又從經濟面而言，新車、二手車、新零件、與二手零件的銷售暨相關維修服務都屬於不同的市場：從產品推出供應市場、到售後服務，迄至轉售二手商品或將之加以整修，可能由非商標權人之第三方進行，根據前述第1點之相關商標法理，二手商品及其相關零件流通市場無需獲得商標權人之同意，因此二手車流通於市場是否構成「真實使用」，更有需商標權人證明是獲得其明確同意而進行的交易行為。根據相關判例，商標權人就其「同意或授權」第三方進行商品交易應負舉證責任，且商標權人同意與否不應透過單方回溯性追認任意第三方交易結果的方式進行（例如：擷取跳蚤市場、網路平台或者小眾二手市場交易憑證加以認證），否則可能導致商標權人濫用事後追認方式，迴避真實使用舉證責任。
3. 本案商標權人未提出任何第三方中古車交易曾獲其同意或授權的證據，因此「TESTA ROSSA」二手跑車縱仍流通市場，也非商標權人真實使用標示之佐證：
(1) 商標權人提出「TESTA ROSSA」中古跑車在二手市場交易熱絡的報導，只能顯示該商標夙有聲譽，並非真實使用的直接佐證。
(2) 縱使確有「TESTA ROSSA」中古車轉售交易，也不代表商標權人對其經銷商之授權銷售行為延伸到二手車交易。申請撤銷人亦已檢證主張：商標權人的專屬授權經銷商僅代理銷售新車，其經銷商甚至在新車保固條款中明文排除對於二手車的瑕疵擔保責任。此外，相關證據顯示二手跑車交易的賣方為與商標權人無關聯的貿易商或個人。至於發票所載內容，無論電郵信箱、地址或網站，無一可與商標權人或其專屬授權經銷商相勾稽。二手跑車行銷過程的資訊既然無一顯示是在商標權人控管之下所為，即不能謂其銷售屬於商標權人的真實使用行為。
4. 二手跑車零件交易是否構成跑車本身真實使用的判斷：
(1) 歐盟法院的判例雖曾認定：倘若在零件上使用商標，而該零件對整體商品之組成或結構不可或缺，對於該商品及零件上的商標，兩者都仍構成真實使用；但本件商標權人提出相關的零件銷售資料都是廉價的「機油濾清器、密封件、說明書和維修說明書」等次要耗材或配件，可同樣被使用於平價的汽車，而非「TESTA ROSSA」跑車組成或結構上不可或缺的零件或配件，該等小型耗材上縱使標示有本件商標，也不能被視為跑車整體被真實使用。
(2) 此外，也有部分零件是拆解後重新組裝再輾轉出售，在商標權人原廠已不再產製新配件，而二手零件銷售過程無一證據顯示與商標權人有關聯之情形下，縱使二手零件交易過程中曾經使用「TESTA ROSSA」，也僅是「描述性合理使用」，並非商標權人之真實使用行為。
(3) 因此，本件商標權人也未能僅憑零件銷售資料，作為整體跑車真實使用的佐證。
三、二手車及相關零件轉售行為構成商標真實使用的界線
前述歐盟智慧局上訴委員會之決定清楚闡明：二手商品及對商品之組成、結構不可或缺的零件流通市場，雖有機會被認定是商標的真實使用行為，但商標權人仍必須直接參與或者間接管控二手交易流程，才符合「真實使用」之立法目的。此一基礎法理與台灣商標法規定：註冊商標之「使用主體」應為「商標權人或其授權人」相同（商標法第63條第1項第2款及智慧局發布「註冊商標使用之注意事項」第3點參照）。前述歐盟細緻化的調查方式，足資為台灣商標實務之借鏡。
◎ 相關資料
歐盟法院闡釋二手車及其零件相關商標是否構成「真實使用」 (Ferrari SpA v DU, Joined Cases: C–720/18 and C–721/18)