一、美國紐約州自2023年9月15日起施行的修正勞動法(Senate Bill S5640)新增第203-f, 明文規定「僱傭契約中約定,受雇人應轉讓任何以其個人名義、完全利用私人時間完成,且未使用雇用人設備、供應品、設施或商業機密資訊的發明,該約款無執行力。」
二、前述規範主要基於範圍過寬的合約條款可能剝奪員工的智慧財產權利並降低其創新的動力,亦參考加州自2011年起即實施的類似法規並未阻礙科技發展而制定。但法案也將以下兩種情形排除在外:
(1) 「構思或發明與雇用人的業務或者雇用人實質上、明確期待之研究或發明相關」;或者
(2) 「員工為雇用人所做的任何與業務相關的成果」。
因此,符合前述「除外規範」的研發成果,即使是在非約定工作時間、地點所進行,仍然可依雙方約定將其成果歸屬於雇用人。此外,提案的參議員Jessica Ramos在立法備忘錄指出,相同的法理也應適用於專利發明以外,受僱人創作產生的其他智慧財產權利。前述備忘錄雖無法律拘束力,但可能影響未來執法者(勞工部及司法機關)對法規範圍的解讀。
三、在美國,除了紐約,目前已有加州、德拉瓦、伊利諾、堪薩斯、明尼蘇達、內華達、新澤西、北卡羅來納、猶他和華盛頓,對僱傭契約中要求員工將其創作的工作成果歸屬於雇用人立法限制其效力範圍。雖然各州對於職務上發明歸屬範圍的細部界定方式仍有不同,例如:加州、伊利諾、明尼蘇達、華盛頓及堪薩斯除了限縮過寬的「職務上發明歸屬」條款效力範圍外,並明文規定雇用人須在相關約款中「告知」受僱人無須轉讓權利的範圍;但整體而言,明確釐清可轉讓之職務上發明範圍已成為美國各州的立法趨勢。一般美國律師認為雇用人配合前述立法,嘗試在契約條款界定員工職務上發明之界線,有助於降低法院在個案中概括認定範圍過寬的「職務上發明歸屬」條款全部無效的風險。
四、新規範對智慧財產權利歸屬條款的影響
(一) 對涉美跨國企業而言
1. 企業在合作約款中通常也同時約定所有往來、持有的資料都屬於營業秘密,期以雙軌方式透過營業秘密法令保障研發成果。倘若被執法機關認定特定資料屬於員工個人的研發成果,不得約定歸屬於雇用人,相關研發成果牽涉的資料,恐將與聯邦相關營業秘密法令規範產生衝突。
2. 企業宜留意盤點現有的僱傭契約、員工手冊等包含智慧財產權利轉讓的約款,以前述法規範為基礎,更明確釐清可轉讓之職務上發明範圍。並保留相關工作紀錄、日誌,作為潛在訟爭時員工有無利用雇用人的資源或經驗,以及實質屬於職務上發明之佐證。
(二) 台灣專利法區分發明人或創作人係受雇人亦或是受出資人聘請,對於職務上所完成之發明、新型、設計,分別定其專利申請權或專利權之歸屬,前者原則上歸屬於雇用人,後者原則上則屬發明人或創作人,區分標準在於發明人或創作人有無受工作上之指示、監督(專利法第7條第1項及第3項參照) ;惟當事人間的法律關係未必清楚明確,於實際案例上應如何判斷當事人間是否具有指示監督關係,亦或僅具資金上之協助合作,經常產生訟爭。此外,專利法又進一步區別僱傭關係中「職務上」及「非職務上」所完成之發明(專利法第7條第1項及第8條第1項參照);究應如何具體界定兩者?又何謂第8條第1項但書之「利用僱用人資源或經驗」?應如何判斷?亦經常成為訴訟爭點。為避免解釋上的爭議,實務上大多對於員工或者受聘人在職務上發明、創作的範圍及其權利歸屬在契約中加以約定,其中仍不乏因協議條款語意不明確而生訟端的情形。加州等地,對於契約條款以法律規定兼採正面臚列「應歸屬於僱用人之研發標的、成果」,以及負面排除、通知「非歸屬於僱用人之發展範圍」,有助釐清發明、創作等智慧財產之權利歸屬,可為企業相關約款之借鏡。