一、美國聯邦巡迴上訴法院(the US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC)近日就業界爭論已久的「商標標示是否影響設計專利侵權比對分析」表達意見(Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc. Nos. 2021-2299, 2021-2338 -2338 (Fed. Cir. (S.D. Cal.) Sept. 15, 2023 )。
二、主要爭點
以往美國設計專利侵權分析不會考量爭議產品上標示的商標，經典判例為LA Gear 案1，CAFC認定下圖右爭議產品標示「ballons」商標不影響其對下圖左D299,081設計專利侵權責任之判斷。但在Columbia v. Seirus 案中，CAFC的意見動搖了以往的審查標準。
三、案件背景及CAFC判決理由
(一) Columbia對其競爭對手Seirus起訴，主張後者的HeatWave產品侵害其D657,093號用於手套和襪子等內襯之「熱反射材料裝飾設計」(下簡稱D'093專利)：
(二) 地院首次審理時援引LA Gear 判例認定「潛在侵權者不會因為在產品上標示自己的姓名而免除侵權責任」，將Seirus的商標排除於設計專利侵權比對分析，以即決判決認定侵權。CAFC隨後廢棄地院判決發回重審2，指示地院比對兩設計是否構成近似時，應考慮Seirus商標對一般觀察者整體印象的影響。2021年8月間，地院陪審團於更審程序認定爭議產品包含了被告商標的外觀，並未侵害D'093專利。Columbia提起上訴：主張地院指示陪審團「如果兩設計外觀從一般觀察者的角度達到足以被誤導購買之虞，兩設計構成實質相同。但不需要認定任何購買者實際上被爭議產品的外觀所所欺騙或迷惑之情形」，具有法律上的錯誤，「混淆誤認之虞」是商標或商業表徵侵害的審查標準，不應列入設計專利侵權審查範圍內。
(三) CAFC近日以判決對前述上訴理由表達意見：
1. 如Columbia所述，設計專利侵權判斷的確不需考慮消費者是否混淆爭議產品的產製來源，且設計專利與商標或商業表徵侵權判斷標準也不相同，但「商標標示也非與設計專利侵權判斷毫不相干」。CAFC再次強調第一次將本案發回更審前即已提出的論點：「判例從未禁止事實認定者將裝飾性標示的位置及其外觀列為被訴產品與涉案設計專利比對，可能具有差異的考量因素」，因此LA Gear 案指出「僅僅因為該元素包含被控侵權者的商標或者姓名就完全被排除列為被控侵權品的設計元素之內」並不合適，Braun 判例3即指出，正因為消費者據爭議產品上的商標標示不致混淆誤認產品來源，因此不能排除一般觀察者可將該標示作為判斷該設計是否構成設計侵權的考量點，重點在於一般觀察者是否會被爭議產品的裝飾性設計所欺瞞。
2. 本件案例：
(1) 更審程序中，地院首先指示陪審團就爭議產品與涉案設計專利是否實質近似採「一般觀察者檢測法(ordinary-observer test)」：
這是Gorham4 及Egyptian Goddess5 等判例多次確認，對設計專利侵權比對的唯一檢測標準，並經CAFC 在本案首次發回更審時即予確認。
(2) 地院其次指示陪審團「不需要認定任何購買者實際上被爭議產品的外觀所所欺騙或迷惑之情形」：
Columbia認為地院雖然建議陪審團無須考慮消費者對於爭議產品外觀實際上產生混淆的情形，但疏未建議陪審團也不需要判斷消費者對於爭議產品產製來源有無「混淆誤認之虞」。CAFC並不認同，並指出：從表面上看，一般觀察者檢測法可以被理解為引起消費者對產製來源混淆的概念，因為此檢測法探詢兩個設計之間的相似程度是否達到足以蒙蔽一般觀察者，使其誤以為其中一個是另一個而選購的程度。在涉及商標的設計專利侵權案件中，陪審團有可能錯誤地混淆商標識別產製來源的功能及對設計外觀侵權比對可能產生的影響。但地方法院有能力決定是否、以及何時在審判過程中澄清。因此CAFC認同地院有相當的裁量空間，可根據個案判斷爭議產品的商標是否列入給予陪審團指示的範圍內。本案並無適用法律錯誤或濫用裁量權的情形。
四、CAFC此次另以其他上訴理由將本件發回重審。前述判決理由已再次確認，具有裝飾性特徵的商標外觀，將不只有助於在商標領域識別商品產製來源，同時可被納入設計專利侵權比對之考量元素。
1 LA Gear v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1126 (Fed. Cir. 1993)
2 Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc. Case No. 2018-1329, -1331, -1728。本所前曾有同仁報導CAFC首次發回本案之理由，參見：「由COLUMBIA SPORTSWEAR vs. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES一案看設計專利的整體比對」。
3 Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 828 (Fed. Cir. 1992)
4 Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871)
5 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676 (Fed. Cir. 2008) (en banc)