一、美國專利「公開使用喪失新穎性原則」
(一) 美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC )今年2月連續認定兩件不同領域的產品因參展使公眾可接觸爭議專利，而適用「公開使用喪失新穎性原則(the public use bar )」。
(二) 相關規範：
1. 美國舊專利法(pre-AIA 35U.S.C.)第102(b)規定，若發明在申請日或專利優先權日前超過1年，已經被公開使用，該發明即喪失新穎性，不符合專利要件，稱為「公開使用喪失新穎性原則」。
2. 2011年美國發明法案(America Invents Act，簡稱AIA)第102(a)(1)修改為禁止「在申請日前已經公開使用、販售或以其他方式使公眾可獲知的發明」取得專利權。相較於舊專利法，AIA並未變動公開使用喪失新穎性原則，而是對原規範進行擴充，並再降低「公開行為」喪失新穎性原則的門檻。此外專利請求項之有效申請日在2013年3月16日及之後者，適用AIA。
(三) 根據Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P 1及Delano Farms Co. v. California Table Grape Comm'n.2 等判例，構成「公開使用」的情形包括「公眾可接觸」或者「商業利用」。近期兩案例都為前者情形。
二、醫療大會展示研發原型案(Minerva Surgical v. Hologic)3
(一) 專利權人Minerva Surgical公司享有申請於2012年11月2日、優先權日為2011年11月7日之第9,186,208號手術設備專利(簡稱208專利)，用以在子宮內膜去除手術時阻止或減少異常出血。
(二) 2017年，Minerva Surgical據208專利在德拉瓦聯邦地區法院對Hologic公司提起侵權訴訟。被告稱Minerva Surgical早在2009年11月16日到19日間在美國腹腔鏡醫師協會贊助的第38屆全球微創婦科大會(下簡稱AAGL 2009大會) 以15台「極光(Aurora)」設備參展，即已公開208專利的所有限制，本件有舊專利法第102(b)「公開使用喪失新穎性原則」的適用。地院採納被告抗辯，以即決判決駁回起訴。Minerva Surgical提起上訴。
(三) CAFC維持原審判決：
1. 本案專利技術已構成「公開使用」：
(1) Minerva Surgical主張：只在會場「單純展示」設備，且該裝置欠缺208專利請求項13所界定：伸縮框架具有內部元件與外部元件，「內部元件與外部元件具有本質上不同的材料特性(the inner and outer elements have substantially dissimilar material properties，簡稱SDMP)」，因此並未以「公開使用」的方式揭露技術特徵。
(2) CAFC不同意，認為AAGL 2009大會跨越數日，被業界稱為「超級盃」，與會者來自競爭者、投資人及經驗豐富的醫生，而15台「極光」設備功能齊全，不僅單純展示於攤位，更開放專業人士查看其設備及運作方式，並贊助醫師公開演講強調「極光」設備框架貼合子宮，具有「順應子宮以治療畸形和體積不同子宮腔的能力」，與SDMP密切相關。Minerva Surgical 在會場並未對其技術採取任何保密措施，使無任何保密義務的公眾可接觸具本案專利技術的設備，依 Delano Farms Co. v. California Table Grape Comm'n 判例見解，已不僅是「單純展示」機台，而構成「公開使用」技術特徵。
2. 「極光」設備技術已符合「準備申請專利」要件：
(1) Minerva Surgical又抗辯AAGL 2009大會時尚未「準備好申請專利」，仍在改良材料，「極光」欠缺SDMP，無法達到SDMP可去除人體子宮組織之預期功效。
(2) 但2009年10月間的實驗分析報告、記錄及CAD圖紙顯示，「極光」的內部和外部元件已分別使用兩種不同厚度和成分的不鏽鋼，可被放置在子宮內、於子宮去除後成功地移除、已可應用於臨床試驗。CAFC認為，本案專利權人已製作具有208專利請求項13的原型設備，且相關研究文獻、圖紙亦描述具體，足使該技術領域之人可實行請求項13之發明，至於實際上可否應用於活體組織，抑或專利權人後期改良或者微調原型設備的行為，不影響已「準備申請專利」之事實。
三、觀賞用植物參展案(In re Wingen LLC 4)
(一) CAFC今年2月維持美國專利商標局專利審理及上訴委員會(Patent Trial and Appeals Board，簡稱PTAB)決定，認定溫根公司(WinGen LLC)註冊第9,315,959號實用專利(簡稱959專利)在提交申請前已參展而無效。本案是 CAFC認定「純粹觀賞用途植物」公開使用喪失新穎性的首例。
(二) 959專利是名為「櫻桃之星(Cherry Star)」類似矮牽牛的茄科植物，發明人請求保護：透過育種過程產生的單個半顯示基因，可使花瓣中央顯示星形圖案。在申請再發證以糾正書面說明錯誤等程序中，審查員認定「櫻桃之星」曾在專利申請前一年多參展，根據舊專利法第102(b)，以959專利已「公開使用」核駁申請，PTAB維持核駁決定。溫根公司對CAFC上訴，強調展場不允許剪枝、採集種子或組織樣本，參觀者只帶回一張包含「櫻桃之星」照片和簡要描述的傳單，參觀者雖不負保密義務，但並未取得任何基因或者育種訊息，特別是據以申請專利的「單個半顯示基因」育種方式，並援引Delano Farms Co. v. Cal. Table Grape Comm'n判例曾認定參展的葡萄品種類似情形下並未喪失新穎性，主張本件無申請專利前「公開使用」情形。
(三) CAFC駁回上訴。認為雖有許多前案曾探討申請專利的技術特徵未被「公開使用」的情形，與本案植物是「純粹觀賞用途」性質不同，無法援用：
1. 在Delano Farms Co. v. Cal. Table Grape Comm'n案，涉及未經授權而使用葡萄品種，其使用方式是在路旁種植，公眾雖然可以看見，但未有證據顯示有人認出是該案葡萄品種，法院因此認定未公開使用。
2. 在Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.案5，展出的「鍵盤」並未連接電腦或任何其他設備，且也未見有用於傳輸資訊的情形，因此也認定技術特徵未「公開使用」。
3. 本案爭議植物是「純粹觀賞用途」，曾經參展，在展會上又以公眾可識別的方式廣告如下的「櫻桃之星」名稱、外觀和描述，即使在會場採取溫根公司所稱措施，也處於「公眾可接觸」狀態而喪失新穎性。至於溫根公司抗辯，只要未公開基因或育種歷史，公眾即無法重現「櫻桃之星」的外觀，亦缺乏證據支持。
四、參展活動雖然是吸引投資合作的好機會，但展覽現場除了可能發生智慧財產權侵權攻防戰之外，參展廠商也宜留意評估相關產品是否有必要於參展前提出專利申請或者主張優先權，以免產生失權風險。
1 Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P., 424 F.3d 1374, 1380 (Fed. Cir. 2005).
2 Delano Farms Co. v. California Table Grape Comm'n, 778 F.3d 1243, 1247 (Fed. Cir. 2015)
3 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., Case No. 2021-2246 (Feb. 15, 2023).
4 In re Wingen LLC, Case No. 2021-2322 (Feb. 2, 2023).
5 Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., 486 F.3d 1376,1379 (Fed. Cir. 2007).