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最高法院對於確認專利申請權及專利權歸屬訴訟的新近見解

  依專利法第5條之規定:「專利申請權,指得依本法申請專利之權利。專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」,是以,發明專利之專利申請權人,原則上應為發明人或其受讓人或繼承人。

  專利權人非真正專利權人,除了發明被他人剽竊而背於發明人意願提出申請外,時常會發生在僱傭關係下,受僱人擅自將職務發明申請專利,或是僱用人將非職務發明申請專利等情形。實務上當有人欲主張一發明專利非由真正發明人申請或非屬真正發明人所有時,一般而言,可依據行政舉發之途徑,以及提起確認專利申請權及專利權歸屬民事訴訟之途徑進行救濟。

  就行政救濟程序而言,主張其為真正發明人者,依據專利法第35條第1項之規定,於該專利案公告後二年內,若以專利法第71條第1項第3款所定「發明專利權人為非發明專利申請權人」之事由提起舉發,在舉發確定後的2個月內可就相同創作申請發明專利,並以該撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。而此法定期間,智慧財產及商業法院曾於100年度民專上第17號民事判決認為,真正專利申請人於此期間內為舉發或復為申請,僅生能否擬制申請日,而可藉由撤銷該專利,進而重新申請專利之方式,取得該專利之問題而已。即使是逾該期間而不得依該條規定再為舉發,主張其為真正發明人者,仍可提起民事訴訟以為救濟,此見解並經司法院於102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討會上,獲得大會多數之認同。

  然而,最高法院近期於110年度台上字第585號判決中,對於確認專利申請權及專利權之民事訴訟,展現了較上揭實務見解保守之立場。

  於該案中,原審法院駁回訴訟之主要原因在於,經審酌相關證據後,認定上訴人(即主張其為真正發明人者)未參與系爭專利部分附屬請求項所額外界定之技術特徵的設計,並非唯一有貢獻之人,卻主張系爭專利為其單獨所有,並請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為其所有,應無理由,後上訴人不服判決結果,將本案上訴至最高法院。

  最高法院最終維持原審判決之結果而駁回了上訴人之上訴,理由卻與原審法院有所不同。

  最高法院認定上訴人請求確認其具有系爭專利之申請權為其所有無理由,主要係認為,當事人間若就發明專利權之歸屬發生爭執者,原則上應循專利法第71條第1項第3款及第35條第1項之規定進行舉發相關程序,然本案之上訴人並未於系爭專利公告後2年內對系爭專利以其為被上訴人冒名申請之事由舉發成立,就系爭專利同一內容之發明創作,已無從另行申請專利其就該發明創作未經專利專責機關審定後給予專利權,自亦非系爭專利之專利權人,是以,上訴人請求確認系爭專利之申請權及專利權存在,難認有據。

  由最高法院上揭判決意旨來看,最高法院就主張其為真正發明人者,若逾專利法第35條第1項所定之法定期限,仍未對系爭專利為舉發,或甚至已提起舉發而未舉發成立者,是否能再以提起民事確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟作為有效之救濟方式,立場趨為保守。

  然而,值得留意的是,對於專利申請權或專利權歸屬之爭議,實務上常涉及私人間之司法關係或糾紛,專利專責機關很難像是法院可以對於相關事證進行實質調查,而恐有致無法對真正權利歸屬為判斷的情形,基此,行政院院會於今年3月9日通過的「專利法部分條文修正草案」(下稱修正草案),即有就相關條文為修正,刪除原訂專利法第71條第1項第3款之舉發事由以及第35條第1項之規定,表達此類爭議應循民事途徑解決之立場,並新增了相關配套措施。

  舉例而言,在主張其為真正發明人者循民事途徑解決爭議時,依據修正草案新增之第10條第2項至第4項之規定,得檢附民事保全程序聲請假處分或定暫時狀態處分之證明文件,向專利專責機關就所涉專利案,申請暫停審查、審議及其他程序。專利專責機關得在申請之日後三個月內,暫停該專利案之程序;期間屆滿後,應續行程序。另若暫停程序期間內,暫停原因消滅者,專利專責機關得依職權或依申請續行程序。而在獲得民事法院勝訴判決確定後,得依修正草案第10條第1項規定檢附該證明文件向專利專責機關申請變更權利人名義。

  上述修正草案尚待立法院通過後,方會公布及施行。在此之前,最高法院上揭新近見解是否會對於相關爭議之民事程序造成影響,有待觀察。若面臨相關爭議時,為有效地維權,建議除提起相關民事訴訟外,須及早並審慎地評估是否依前揭現有專利法之規定提起舉發之相關程序,以免因相關法定期間的限制而影響了自身之權益。

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