一、建築外形除了可能受到著作權法或者設計專利之保護外，在符合法定條件下，也可以申請註冊商標，指定使用於各類商品或服務多角化運用。下列以美國商標訴願暨上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board；下簡稱TTAB)在2023年5月25日、同日間為准、駁兩異的兩個旅館建築案例，介紹在美國准予註冊商標的標準，兼論台灣商標法對於類似案例之審查。
二、旅館建築外觀在美國商標法之下的評價
(一) 在美國，商品或服務(指提供營業空間的內部或外部裝潢、設計)的一般外觀，倘若具有「識別性」以及由「非功能性」要素所構成，可作為受保護之「商業表徵(trade dress)」，並可依聯邦商標法(Lanham Act)申請註冊商標。在決定商業表徵之「識別性」之時，美國實務又區別「產品包裝(product packaging)」與「產品設計(product design)」作為認定識別性的依據；跟據Two Pesos 判例建立的原則，「產品包裝」，可基於「固有識別性」而獲准註冊商標，若無固有識別性，可進一步證明具有「後天識別性」而受保護；至於「產品本身之設計」(例如服裝設計、酒杯設計)，不具有「固有識別性」，均須證明具有「後天識別性」才受保護。建築的內部裝潢或者外部設計，根據Wal-Mart 判例，性質類似於前述「產品包裝」，因此可基於其「固有識別性」受商標法之保護(Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 23 USPQ2d 1081, 1083 (1992); Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1068 (2000))。以下兩案例雖有迥異的結論，但都援用以上判例架構的原則認定建物外形是否具有美國商標法所規範之「識別性」。
(二) 「希爾頓帕拉西奧德爾(Hilton Palacio del Rio)」旅館外形過於普通，不准註冊商標(In re Palacio Del Rio, Inc., Ser. Nos. 88412764; 88437801)
1. 希爾頓申請將其坐落於德州臨河岸以及臨街道，前後兩面的旅館建物外形分別申請註冊立體商標(如下圖)，主張該建物是「模塊建築(modular building)」，由交替突出及內縮的矩形模塊組裝建造而成，具有特殊的外形。本棟建物是為1968年世界博覽會所建造，曾因採取模塊化施工建築技術而聞名。但即使是具有里程碑意義的工藝技術，也不代表能影響商標註冊的審查判斷。
(以上資料來自本案TTAB處分書，僅作為本文討論用途)
2. TTAB根據「Searbook標準」，判斷商業表徵是否具有「固有識別性」(Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 196 USPQ 289, 291 (CCPA 1977))：
(1) 以下任何一項因素都足以單獨判斷商業表徵是否具有固有識別性(In re Chevron, 96 USPQ2d at 2028)：
(a) 該設計或形狀是否為尋常、基本之樣式或形狀；
(b) 在該產品之特定領域內，該設計或形狀是否獨特或不平常；
(c) 該樣式或形狀是否僅為特定產品類別或服務普遍採用或眾所周知裝飾形式的改進，致公眾僅將其當作裝飾或者產品本身看待；
(d) 該樣式或形狀是否能夠產生與所附文字不同的商業印象。
(2) 本案之建物是由網格形狀的旅館房間、光滑的柱子、向外延伸的皇冠和拱門等元素組成；此些元素在旅館業領域並非獨特或不平常的設計，只是旅館建築普遍採用或眾所周知裝飾形式的改進，因此公眾只會將本棟建築視為希爾頓提供旅館服務的「裝飾」，一般旅館客戶不會將本棟建築與其他第三方提供的旅館服務相區別。並未見有別於競爭同業之不同建築外形特色。
3. TTAB根據「Converse標準」，進一步判斷商業表徵是否具有「後天識別性」(Converse, Inc. v. ITC, 909 F.3d 1110, 128 USPQ2d 1538, 1546 (Fed. Cir. 2018))：
(1) 此一標準可由審查機構根據以下因素綜合判斷：
- (a) 實際購買者將商業表徵與特定來源聯繫起來(通常透過客戶調查資料來衡量)；(b) 商業表徵使用的時間、程度和排他性；(c) 廣告的數量和方式；(d) 銷售額和顧客數量；(e) 是否有第三方故意複製的案例；(f) 媒體主動報導與該商業表徵相關服務的資料。
- 達到具有後天識別性之證據數量並無具體規範，一般認為證明後天識別性的門檻較固有識別性更高
(2) 雖然希爾頓在本案援引客戶的聲明意見，主張本棟建物外形有其特殊性，但聲明稿只有四件，證明力薄弱，未被採納。除此之外，該建物雖有55年的使用歷史，但只使用在一個城市、營業額約數十萬美元，而相關廣告與建物外觀的推廣間欠缺可互相勾稽的資料，且營銷總金額也欠缺其他類似性質旅館的可比資訊或者在旅館產業的整體市占率訊息；最後，德州聖安東尼奧當地報紙或專業建築貿易期刊雖曾大量報導本案建物，但都是報導相同的內容，即本案建物是用預先製作的模塊化建築為了1968 年在當地舉辦的HemisFair 世界博覽會而建造，相關媒體報導只顯示出「模塊建築」在當時是創新的建築技術，並未顯示消費者將本棟建物作為申請人提供旅館服務來源的依據。因此，TTAB認為申請人提出的證據無足證明本案建物具有後天識別性。
(三) 吉他造型旅館外觀具有固有識別性，准予註冊商標(In re Seminole Tribe of Florida, Ser. No. 87890892)
(以上資料來自本案TTAB處分書，僅作為本文討論用途)
本件申請人(Seminole Hard Rock Hotel & Casino)主張其坐落於佛羅里達州吉他形狀的建物外形(如上圖)具有固有識別性，申請註冊商標，指定使用於「旅館、賭場、餐廳、酒吧」等服務。TTAB根據前述「Searbook標準」認定，除了本案申請人以外，在美國並無其他任何人在建物外形採用吉他形狀，因此本件建物外形具有獨一無二的樣式或形狀，並非常見的外觀設計、也不是旅館業者普遍採用或眾所周知裝飾形式的改進，肯定本案建物外形具有固有識別性而准予註冊。
(四) 值得留意的是，即使承認建物外形可基於「固有識別性」而准予註冊，TTAB採用「Searbook標準」，主要是根據「特定領域(業界)一般的慣行」作為核心比對指標，此一標準高於一般商標對於「固有識別性」判斷方法。
三、建築設計在台灣申請註冊立體商標之審查標準
(一) 台灣2003年起增修並施行的商標法將「立體商標」納入規範，因此建築外形倘若具有識別性、且「非」僅為發揮商品或服務之功能所必要者，在台灣也可以申請註冊「立體商標」之方式獲得保護。根據智慧局頒布之「非傳統商標審查基準」第3.2.3(4)說明，對於以「服務場所之裝潢設計」申請註冊立體商標時：「…其識別性的判斷標準與商品包裝容器之形狀相同。以平凡無奇或具風格的裝潢設計申請註冊，通常予消費者印象僅為裝飾性質，不得註冊(商標法29條第1項第3款參照)，須證明已取得後天識別性，方能取得註冊(商標法29條第2項參照)。但服務場所之外觀或裝潢設計如獨具一格，予人印象深刻，且申請時已和特定商業來源產生連結而具指示商品或服務來源之功能時，應具商標之識別性。」可見台灣對於建築外形申請註冊立體商標時，其架構與美國判例脈絡相同，認同可基於「固有識別性」而准予註冊商標。
(二) 「惟台灣目前僅有台北101大樓、松菸台北文創大樓、新竹天燈館、雲林北港武德宮、東海大學路思義教堂、台中國家歌劇院，及近日台北信義區豪宅「陶朱隱園」等案例獲准註冊。因案例少見，台灣目前尚未就如何判斷建築物外觀設計具「固有識別性」建立更具體的審查基準。以亞洲大學於102年間將其「亞洲現代美術館之立體圖」(如下圖)申請註冊立體商標案為例，核駁處分書僅以寥寥數語表示：「依一般消費者的認知，通常僅將其視為建築體外觀，消費者通常不會以之作為識別來源的標識，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」，並附帶論述本案申請人並未提出具有「後天識別性」的證據因此予以核駁(智慧局2014年10月30日第T0358704號核駁處分書參照)，不免有「固有識別性」判斷標準不具體、對於建築物外觀原則上從「後天識別性」逆推判斷准否註冊之聯想。美國於1950年代後期即已推行可註冊之商業表徵，迄今有70餘年之歷史，其法院因此發展出細緻的審查體系，諸如前述「Searbook標準」之判例法經驗，或可做為台灣之參考借鑑。
(以上資料來自台灣智慧局網站公告資訊，僅作為本文討論用途)