一、美國最高法院於2023年6月8日呼應業界的期待，以判決對於「商標戲謔仿作」合法與否的判斷標準再予闡明，釐清受美國憲法第一修正案保護之言論自由與商標侵權之界線(Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Prods. LLC, No. 22-148)。
二、聯邦第9巡迴上訴法院前曾於2020年間判決認定：VIP產品責任有限公司(下簡稱VIP)製售的「壞西班牙獵犬」玩具外觀雖然與Jack Daniel之註冊威士忌方形酒瓶商業表徵相似，但「壞西班牙獵犬」屬於「戲謔仿作」的「表達性作品(expressive work)」，受美國憲法第一修正案對言論自由之保護，依「羅傑斯測試法(Rogers Test)」，除非能證明：爭議商標(1)無藝術上的關聯性，或者(2)有明顯誤導消費者作品來源或內容之情形，否則不構成商標侵權。上訴法院的判決引起商標界廣泛的討論，認為過度擴大「羅傑斯測試法」對於「表達性作品」的保護，限縮商標權人依商標法原本可對侵權者依「混淆誤認之虞」或者「商標淡化」審查規範可主張之權利；而該案商標權人Jack Daniel也續行提起上訴爭執。美國最高法院近日無異議通過將上訴法院的判決廢棄發回重新審理，並提出闡釋性判決。
三、美國最高法院對於「商標戲謔仿作」合法與否釋明以下判斷標準
(一) 自從聯邦第2巡迴上訴法院於1989年首次透過Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994案建立「羅傑斯測試法」之後，下級法院在數十年間雖然發展出擴大應用該測試法於非純粹藝術作品的案例，例如認定將「芭比」商標用作「芭比女孩」樂曲名稱，因後者並無識別商品來源的功能而不構成「芭比」商標侵權(Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F. 3d 894, 901)，或者其他與商標識別無關的「名稱、短語、符號、設計以及其他各種組合」都曾經有相關判決適用前述測試法而認定不構成商標侵權。但法院一向是以「非商標使用行為」作為「羅傑斯測試法」的應用前提；亦即，當被控侵權者利用爭議商標「識別自己的商品或服務」時，「羅傑斯測試法」將不適用(參考判例：Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 412 (SDNY 2002) (Mukasey, J.))。因此，單純只是為了「傳達幽默的訊息」並不當然適用「羅傑斯測試法」，因為現在許多商標都同時透過「表達性」的方式推廣。例如，下圖所示的利口酒商品除了透過其商業表徵指示商品來源之外，也使用修道士常用的飲料罐外型，以暗喻其產品與古老修道院的關聯性。倘若依聯邦第9巡迴上訴法院在本案原審的邏輯認定只要是「表達性的作品」都適用「羅傑斯測試法」，將使得「商標混淆誤認之虞」審查基準幾無適用空間。
(二) 在本案件中：
1. VIP自承其「壞西班牙獵犬」玩具外觀複製Jack Daniel的商標及方形酒瓶商業表徵，但卻將商品來源指向自己，已不符合前述「羅傑斯測試法」之應用前提（VIP自稱其享有「壞西班牙獵犬」的商標權及商業表徵，而消費者對於「壞西班牙獵犬」的整體印象即為前述第一項所列圖表右側，與Jack Daniel酒瓶外觀以及尺寸相似的玩具產品）。
2. 當被告以「識別產品來源 (source identifier)」之方式使用爭議商標時，判斷有無侵權之標準為該爭議商標是否有「致消費者混淆誤認」或者有「淡化」著名商標識別性之虞，而非「羅傑斯測試法」：
(1) 在傳統「商標混淆誤認之虞」的侵權分析中，本即有一套判斷戲謔仿作是否構成商標侵權之標準(參考判例：Louis Vuitton Malletier S. A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F. 3d 252, 265 (CA4 2007))。為了讓人們可以識別原創作品，戲謔仿作有須添加足致消費者產生可與原創作品聯結的元素，但可被認定不構成商標侵權的戲謔仿作，僅在嘲笑或者幽默的訊息清晰可見，可以與原創作品形成明顯對比的情形才會成立(參考判例：Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U. S. 569, 588 (1994))。因此，儘管VIP主張「有意嘲諷」而製作爭議商品，並不代表當然是「非商標使用」行為、或者可直接援引「羅傑斯測試法」排除既有的商標「混淆誤認之虞」侵權審查基準。
(2) 美國商標法(Lanham Act)第1125(c)(3)(C)，排除「任何非商業性使用」著名商標的「識別性減損」侵權責任，並且在同法第§1125(c)(3)(A)(ii)特別明文列舉「嘲諷、批評或評論」為商標淡化侵權責任的免責事由；但前述商標侵權之例外規定都是以「非商標使用」行為為前提，也可以說是並未將爭議商標作為指示商品或服務來源之依據。聯邦第9巡迴上訴法院原判決見解，認定本案之「壞西班牙獵犬」商品為「戲謔仿作」，屬於「評論」性的作品，不會減損Jack Daniel著名商標的識別性，其認定也逾越前述商標法所規定的「合理使用」界線，一併廢棄發回重新審理。
四、本件案例的指標性意義
(一) 近幾年主張「翻玩」的產品有增無減，本案例被業界認為具有重要的宣示意義，倘若爭議標示有指示商品來源的功能，而有致消費者混淆誤認商品／服務來源之虞，即使是戲謔仿作等「表達性作品」也不會當然落入「羅傑斯測試法」的保護傘、主張言論自由不代表可概括豁免商標侵權責任。
(二) 本件最高法院將商標侵權與否之判斷，再回歸「混淆誤認之虞審查基準」或「著名商標識別性淡化」的經典侵權判斷標準，由法院根據個案加以判斷（一般是藉由聯邦第二巡迴上訴法院在Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.案件所建立的八個因素以判斷是否構成混淆誤認之虞）。代表商標使用及侵權與否之判斷，會隨科技、商業環境的演變而轉變，機械性非黑即白的檢測標準不再適用，商標從業人員將有需留意整體商業環境的發展動態調整商標宣傳及監控模式。
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