英國上訴法院於2022年10月27日對Apple v. Optis案件以全席無異議判決維持高等法院見解，判定蘋果公司倘若不先承諾同意接受法院隨後認定符合FRAND原則之授權費率，即必須接受退出英國市場的禁制令(Optis Cellular Technology LLC & Ors v. Apple Retail UK Ltd & Ors [2022] EWCA Civ 1411, Case No.: CA-2021-003153.)。
一、本案主要爭點
本件主要爭議核心在於，加入歐洲電信標準協會(ETSI)之專利權人，既承諾遵守該協會智慧財產權政策(下簡稱「ETSI的IPR政策」)第6.1條，對擬實施標準必要專利(Standards-Essential patents，下簡稱SEP)之人，將以公平、合理與無歧視原則(fair, reasonable and non-discriminatory terms，簡稱「FRAND」原則)為授權行為，則專利權人是否在法院初步確認SEP實施者已侵害有效且必要之SEP時，有權立即獲准核發禁制令。
二、裁判之背景及法律適用
(一) 總部設址於美國德州的Optis Cellular Technology及其英國關係企業共同在2019年2月間於英國對蘋果公司及其零售、經銷關係企業起訴，主張後者的iPhone、iPad商品相關3G及4G無線通訊設備侵害其等8件「長期演進技術(Long Term Evolution，簡稱LTE)」SEPs。英國法院將本案區分為「技術性議題」(審理起訴專利有效性、必要性及侵權與否等議題)以及「FRAND相關議題」 (包括授權是否符合FRAND原則、有無違反歐盟運作條約(TFEU)第102條濫用市場支配地位等)分組由不同法官審理，且對技術性議題先進行審理，在下級法院初步認定被控侵權產品落入有效的起訴專利範圍之後(按，蘋果公司已對該等技術性議題提起上訴)，本件(F組)法官接著裁決：蘋果公司必須先同意將會支付由英國法院(E組)其後根據FRAND原則所判定的權利金費率(儘管該組裁判仍在上訴審理之中)；否則法院即會對其核發禁制令，命其退出英國市場(英國法院稱此一附條件的禁制令為「FRAND禁制令(FRAND Injunction)」)。
(二) 蘋果公司對前述裁決提起上訴主張：在法院確定侵權且有明確符合FRAND原則的授權條款出現之前，專利權人依「ETSI的IPR政策」第6.1條所為的「不可撤回承諾」，無權獲得禁制令；並以下級審法院對於第6.1條之解讀有誤，只要實施者「有意願」取得授權，法院即不應對協商中的案件核發禁制令，本件「FRAND禁制令」等同於支持專利權人為違反歐盟運作條約第102條濫用市場支配地位之行為，為其上訴之法律理由。專利權人Optis也提起上訴，主張法院對SEP實施者過於寬厚，本件專利權人在初步確認被控侵權者的確實施有效且必要之專利後應立即獲得無條件之禁制令，且實施者將永久失去依賴SEP持有者FRAND承諾抗辯禁制令合法性的權利。
(三) 上級法院對「ETSI的IPR政策」第 6.1 條之闡釋
1. 上訴法院並未完全同意雙方之上訴理由，仍維持原審裁判，並認為問題主要在於對「ETSI的IPR政策」第6.1條之正確解讀，法院對該條款進行了文義、內容和目的性解釋。
2. 「ETSI的IPR政策」第6.1條內容如下：
「當與特定標准或技術規範相關的基礎智慧財產權引起 ETSI的注意時，ETSI總幹事應立即要求持有者在3個月內做出不可撤銷的書面承諾，準備對於此類智慧財產權在符合FRAND條款和條件下，至少在以下範圍內授予不可撤銷的授權：
- 製造，包括根據被授權人自己的設計製造或已經製造、訂製的零組件和子系統以用於製造的權利；
- 出售、出租或以其他方式處置如此製造的設備；
- 修理、使用或操作設備；和
- 使用方法。
上述承諾可在尋求授權者同意雙方互惠的條件下作出。」
3. 「ETSI的IPR政策」本質上是契約，第6.1條是一項相當於為第三方利益而承擔的契約義務。法院援引了最高法院對「Unwired Planet vs. Huawei (無線星球訴華為)」判例，闡釋「ETSI的IPR政策」目的：是為避免以往專利權人利用其經濟實力及法院禁制令「箝制(hold up)」SEP實施者，使後者在面臨被訴的風險下被迫接受高額且不合理的權利金之情形，希望鼓勵SEP持有者與實施者雙方以達成授權協議之方式避免訴訟(包括聲請禁制令將實施者逐出國內市場)，因此要求專利權人以「不可撤回之承諾(irrevocable undertaking)」聲明：將會據FRAND原則授權給有需利用SEP之實施者，賦予第三方受益者可援引本條款，對不遵守FRAND原則之下所聲請之禁制令抗辯其非法，且前述承諾聲明的範圍及於在多個司法管轄區內所申請和取得的同一專利家族當前和未來之所有SEP，原則上並拘束未來受轉讓取得SEP之持有者。但另一方面，「ETSI的IPR政策」第3.2條也揭櫫了「保護智慧財產權人可獲取公平報酬之權利」，以避免SEP實施者藉故拖延雙方談判時程、使專利權人付出額外成本甚至被迫同意低價授權之「反箝制(hold out)」專利權人之情形，以平衡追求公眾利用電信領域SEP與智慧財產權人之間的利益。因此，「ETSI的IPR政策」是為確保SEP持有者產生強烈的動機、透過FRAND原則以協商達到使用SEP專利組合之目的，該政策不應被解讀為有禁止SEP持有者在國家法院尋求禁制令等法律救濟，以阻止專利侵權之目的。在SEP 持有者並未違反其「不可撤回承諾」之情形下，SEP持有者在國家法院尋求包括禁制令在內法律救濟之權利並未被剝奪，國家法院也本即有權根據專利權人之請求審理專利有效性等議題，並且審理包括「ETSI的IPR政策」等契約條款履行及解釋爭議，至於禁制令之核發本屬於法院依法裁量之範圍。本件專利權人Optis已表達願接受法院裁判符合FRAND原則之授權金費率，因此本案並無違反「ETSI的IPR政策」第6.1條。
4. 又從經濟的角度觀之，倘若專利權人的法律救濟手段不包括「禁制令」 (可將侵權者逐出國內市場)而僅能在判決確定後請求金錢填補，SEP實施者因為侵權付出的成本變小，將會使後者產生持續侵權的動機而非持續協商的意願，此亦非「ETSI的IPR政策」希望同時平衡SEP持有者「箝制」行為與實施者「反箝制」行為欲達成的目標。
5. SEP實施者對「ETSI的IPR政策」第6.1條規範負有互惠義務：
雖然第6.1條定義的「受益人」十分廣泛，可包含任何擬對SEP為商業利用者，但該條款絕不代表：SEP實施者根據FRAND承諾，已獲得專利權人單方承諾有免於被起訴的利益，而無相應的責任負擔。本條款末段既有「上述承諾可在尋求授權者同意雙方互惠的條件下作出。」，即可證「尋求授權者」不是僅表達有意願取得授權，而指同意立即取得授權或者承諾願在客觀上符合FRAND原則下取得授權之人。空有意願而無前述對等承諾的SEP實施者，並非真的有意尋求授權，只是尋求拖延選擇的時間而已。倘若依本案蘋果公司之主張，只要其「有意願」取得授權，在法院判決侵權確定且授權條款確定符合FRAND原則前，依照專利權人「不可撤回之承諾」法院即不准核發禁制令，則在對E組法院初審結果上訴審理期間，專利權人將只能坐視其專利逐漸期滿，將造成專利權人不可彌補的損失並促成「反箝制」的效果，亦非「ETSI的IPR政策」所追求的平衡目標。
(四) 上訴法院亦認定核發本件FRAND禁制令並無違反歐盟運作條約第102條濫用市場支配地位之問題
「ETSI的IPR政策」第 6.1 條的目的是為了避免專利權人利用禁制令「箝制」SEP實施者，使後者在面臨被訴的風險下被迫接受高額且不合理的權利金，因此連帶產生「濫用市場支配地位」之情形。本件專利權人Optis已經表達同意接受法院所裁判符合FRAND條件之費率，而無前述「箝制」SEP實施者或者「濫用市場支配地位」之顧慮。本件之問題在於蘋果公司不願對等承諾－願配合法院依FRAND原則所裁定的權利金費率，也未見蘋果公司於訴訟之外有積極與專利權人不斷進行「反要約」等表達善意續行授權談判的行動。
三、本案的影響
(一) 本案兩造也在美國進行平行訴訟，東德州地方法院在判決蘋果公司應賠償Optis 3億美元後，於今年五月駁回了蘋果公司的第三次聽審請求，這呼應了本件英國上訴法院於其裁判文末段的論述。本件上訴法院指出：蘋果公司和Optis的交叉上訴顯示了「當前確定SEP／FRAND爭議的系統功能失調狀態」，「雙方各依自己的立場，試圖以博弈的方式讓法律系統對自己有利」，並具體建議「制止此類行為的唯一方法是ETSI等標準制定組織將此類糾紛應透過強制仲裁解決納入其IPR政策的一部分」。是否SEP授權爭議將會發展出全新的替代性紛爭解決機制可待觀察。
(二) 雖然前述裁判僅針對電信產業中「ETSI的IPR政策」加以解釋，但由於目前SEP的授權爭議已延伸到車聯網等領域，一般認為前述裁判可能會對其他產業類似的SEP授權爭議產生影響，本裁判的見解值得關注。
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