一、電信業者的標準必要專利(SEPs)訴訟與授權爭議已經持續數年，而戰線也隨著車聯網的發展延伸到汽車產業。美國聯邦第5巡迴上訴法院於2022年六月底以裁判維持地院之判決，駁回汽車產業上游業者對SEPs持有者的競爭法訴訟，認定SEPs持有者選擇與汽車終端產品製造廠進行授權而拒絕就相同專利與產業鏈上游零組件製造廠商各別進行授權談判之行為並非壟斷行為(Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC et al.; Case No. 20-11032 (5th Cir. June 21, 2022))。
二、爭端背景
(一) 電信SEPs持有者約於2016年間，以手機界的前巨擘Nokia為首，開始要求汽車製造商Daimler等就汽車遠端訊息控制元件(Telematics Control Unit，簡稱TCU)等涉及使用2G、3G以及4G蜂巢式網路之SEPs進行授權協商。Daimler認為應由供應鏈上游的汽車零組件製造商各別就其所銷售的零件透過SEPs持有者的一站式授權代理(Avanci平台)進行授權，但Nokia則依手機等電信業傳統授權慣例堅持與產品終端製造廠協議授權事宜。雙方就授權對象等議題無法達成共識，Nokia遂於2019年3月21日正式在德國各法院對Daimler提起10件專利侵權損害賠償訴訟，汽車產業供應鏈上游的零組件領導供應商「大陸集團(Continental Group)」以第三人之地位為協助Daimler參加其訴訟。
(二) Continental並於2019年5月10日在美國另闢戰場，對涉及TCU技術的SEPs持有者(Nokia集團、PanOptis集團以及夏普公司)暨其授權代理Avanci向加州北區聯邦地區法院提起確認訴訟並聲請核發禁制令，主張後者拒絕將所享有或者代理的SEPs授權予汽車零件製造商，違反FRANDs原則並違反聯邦競爭法(休曼反壟斷法)第1條、第2條及相關州法(違反契約、禁反言、不公平競爭)。該案隨後移轉管轄由德州北區聯邦地區法院審理。
三、德州北區聯邦地院及其上訴法院的裁判
(一) Avanci抗辯：
1. 本件爭議所適用的實體法律主要是州法爭議，聯邦法院對於本件欠缺憲法第3條所賦予之「事務管轄權(subject-matter jurisdiction)」。
2. Avanci根據與專利權人間的授權管理協議，只能向汽車製造商或擔任組裝的OEM代工廠進行授權，但Continental可另外向各個SEPs持有者取得授權，且事實上Avanci已另外積極與汽車OEM代工廠等洽談授權事宜，Continental不需要再取得授權，也無被訴侵權之虞，因此共同被告等亦無壟斷等違反聯邦競爭法之行為。
(二) 地區法院於2020年9月認定：
1. 據原告所主張，共同被告等拒絕依FRANDs條件對原告進行SEPs授權可能損及原告契約上之權利，因此聯邦地區法院依憲法第3條對本件爭議具有「事務管轄權」。
2. 法院參考第9巡迴上訴法院在「FTC訴高通(FTC v. Qualcomm)」的反壟斷訴訟判決理由，認定專利權人選擇向終端產品之製造商而非零組件製造商請求支付權利金等利用不同收費模式使專利價值最大化的作法並未違反反壟斷法。Continental提起上訴。
(三) 聯邦第5巡迴上訴法院於2022年2月28日撤銷地院判決，認為聯邦法院對本件無「事務管轄權」，未進一步檢視Continental實體主張，即指示地院應依其法律意見逕行駁回本件訴訟：
1. 要建立憲法第3條賦予聯邦法院之事務管轄權，其要件之一為原告釋明：因可歸責於被告的行為而產生「具體之損失」，該損失須已經發生或者迫在眉睫即將發生，而非原告推測或假設性的損失。
2. Continental雖主張倘若OEM代工廠被拒絕授權或者以非FRAND 條件支付較高的授權金時，可能轉而據與供應鏈上游簽訂之「免責協議(indemnity agreement)」要求抵銷支出成本，進而造成原告損失。但法院認為：尚無任何文件具體指出OEM代工廠已經支付或者將會支付不符FRAND原則的授權費率。且未見任何文件指明Continental已同意或者將同意賠償任何前述費用。
3. FRAND原則是SEPs持有者對「標準制定組織（Standard Setting Organizations，簡稱SSOs）」的承諾，Continental既非SSOs之成員，即非FRAND義務之直接受益者，自不得對Avanci等共同被告主張違反FRAND原則；且即使Continental有權主張依據FRAND原則獲得授權，惟本件各SEPs持有者已積極與原告下游OEM代工廠或者終端產品製造者(汽車製造廠)洽談授權事宜、已盡其等FRAND義務，因此也可以說原告已間接獲得FRAND承諾之履行結果。
(四) Continental其後獲得業界諸多友性支持，對於上訴法院前述認定Continental並非FRAND原則直接受益者，因此不具有「請求聯邦法院審理SEPs授權爭議之資格」乙事申請重審。上訴法院於2022年6月21日撤銷原決定，修改其裁決內容，重新認定Continental具有向聯邦法院提起本件訴訟之資格，但維持地院之裁判，認定：休曼反壟斷法第1條禁止任何以契約、合併或共謀行為，對美國之國內或國際商業行為，予以不合理之限制，即通稱之「卡特爾」行為。同法第2條則禁止任何非法「獨占」之行為，無論既遂、未遂或者共同、共謀實施。Continental雖主張SEPs持有者並未依FRANDs原則進行授權而有藉其專利壟斷市場之行為，但並未釋明其主張符合前述規範法定要件之具體態樣，鑑於原告所主張涉及聯邦法律的相關爭議均已被駁回，上訴法院拒絕對Continental其餘與州法律之主張(違反契約、禁反言和不正當競爭)行使補充管轄權，再次確認駁回Continental之訴。Continental將不能再對此一上訴法院裁決提出上訴。
四、雖然Continental之訴被判決駁回，且Nokia與Daimler間的專利授權糾紛已於2021年6月間以和解落幕。惟一般認為，第5巡迴上訴法院重審之判決確認了地院的見解，亦即：汽車產業的上游並非只是FRAND原則的間接受益者，也有權以被拒絕授權等理由向聯邦法院對SSOs或者SEP持有者提起相關訴訟。而車聯網仍是當前各國政府大力推動智慧城市運輸基礎建設之一，其技術及商業應用模式不斷發展，SEPs對車聯網的影響也持續加深，涉及的SEPs授權議題預期不會就此停止，爭端解決法院的選擇仍會是車聯網所涉及之SEPs有關各方可預先調查準備的選項。以往判決顯示德州北區和西區聯邦地區法院及其對應的第5巡迴上訴法院對於SEPs持有者採取較友善的立場，本件判決之結果是否顯示法院態度已有鬆動，是否因此打開往後其他SEPs被授權方甚至利害關係人的訴訟之門，以及法院對於此等訴訟實體議題的態度，有待持續觀察。
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