對於知悉侵權而仍怠於行使權利者，形同實質放棄其權利，在美國法體系下賦予訴訟被告對應的抗辯權，可由法院判定：原告不可再對案件被告提出侵權主張，此即「權利行使怠惰原則(Doctrine of Laches)」。此原則廣泛應用於各個法律領域，在商標侵權領域，依美國不正競爭法以及聯邦商標法(Lanham Act)都分別有對應的「權利行使怠惰」原則規範。以下藉美國聯邦第8巡迴上訴法院近日對於兩家保險公司間的商標侵權爭訟，介紹「權利行使怠惰」(laches)的認定標準（A.I.G. Agency, Inc. v American International Group, Inc., Case No. 21-1948）。
一、案件基礎事實
(一) A.I.G.Agency(以下簡稱Agency)是密蘇里州一間家族經營的保險公司，1958年起自稱為「AIG」。而American International Group, Inc. (以下簡稱International)是另一家成立於1967年的大型跨國保險公司，在1968年到1970年之間首次使用「AIG」標誌，並且在1981年註冊「AIG」的聯邦商標。兩間保險公司間的AIG商標使用爭議延續數十年：
1. 1995年，International寄發律師函給Agency，據其註冊「AIG」商標要後者停止使用相同商標，以避免消費者混淆誤認。Agency委請律師函復，稱其早就開始使用「AIG」商標，有權繼續在密蘇里州和伊利諾州使用公司名稱縮寫。Agency並表示願意出售其權利予International。
2. 2008年，International再次寄發律函給Agency 要求停止使用「AIG」商標。後者以電話回覆，仍聲稱其有權使用其公司名稱於密蘇里州和伊利諾州。International隨後寄發另一封律函，表明不反對Agency在密蘇里州的聖查爾斯縣和聖路易斯縣使用「AIG」，但如超出前述範圍，International將會採取法律行動。
3. 因為2008年的金融危機致使其母公司幾乎倒閉，International於2009年將其財產和意外傷害險的業務更名為「Chartis」。但其品牌重塑計畫並未貫徹，2012 年，International又重新使用「AIG」商標表彰其財產和意外傷害險業務。
(二) Agency認為International在2012年開始改變其行銷策略，透過廣告大肆宣傳，發生大量消費者混淆兩間公司之情形，於2017年依普通法(common law) 在密蘇里東部聯邦地區法院對International提起訴訟，主張商標侵權(附註，在美國可依普通法對未註冊商標給予保護)以及不公平競爭。地區法院採納International的抗辯，依據「權利行使怠惰原則」以即決判決駁回起訴。Agency提起上訴。
二、第8巡迴上訴法院撤銷原審判決發回重新審理，並闡明「權利行使怠惰」之判斷標準
(一) 在適用「權利行使怠惰原則」時，被告必須證明原告無正當理由遲延提起訴訟，而該遲延造成被告不當的損害。在判斷原告是否「無正當理由遲延」之時，依「漸進侵害原則（progressive encroachment doctrine）」解釋之。依前述原則，衡量是否遲延行使權利的判斷標準並非原告首次知悉可能有侵權行為之時，而是從權利人「可據以起訴且有可證明侵權事證之時(actionable and provable)」起算，以適度衡平權利人陷於立即起訴卻因事證不足受敗訴判決，或者不積極採取行動之後被認定怠於行使權利之兩難。
(二) 將「漸進侵害原則」具體應用在商標侵權案件，是指侵權者使用商標「有致消費者混淆誤認之虞」的情形發生時。上訴法院進一步提出以下六個衡量標準：(1)原告商標的強度；(2)原告商標與被告商標的相似程度；(3)被控侵權產品與原告商品的競爭程度；(4)被控侵權者是否有混淆公眾的意圖；(5)潛在消費者可合理期待的注意程度；(6)實際混淆的證據。以上衡量標準不是絕對必要的判斷標準，每個要件都可被用作分析依據。
(三) 在本案，被告(International)應舉證證明原告(Agency)「無正當理由遲延」主張權利；因此被告對於消費者何時對兩造商標「有混淆誤認之虞」，有據前述標準加以舉證分析的責任，否則即應為有利於原告之認定：
1. 原審只單純據「被告(International)曾於1995年首次寄發律師函給原告(Agency)」，即認定原告自1995年起即可提起訴訟而遲至22年之後(即2017年)始提起本訴，為「權利行使怠惰」。惟，依「漸進侵害原則」，原告首次知悉可能有侵權行為之時，並非認定權利行使有無怠惰的起算點，被告應舉證證明原告在1995年間「可據以起訴且有可證明侵權事證」之基礎。本件被告既無法提出證據，即應為有利於原告的解釋。
2. 再者，原審也未依據以上提出的6個判斷「消費者混淆誤認之虞」的任一標準加以衡量或分析：
(1) 原審只單純根據「兩造在同一市場使用『AIG』商標幾十年，雙方都知道彼此在市場的活動」即認定「消費者有混淆誤認之虞」。但即使兩造是市場同業，也應分析兩造服務在市場上競爭的程度等要件；因為即使兩商標長期並存市場也不代表消費者持續混淆誤認，被告應舉證證明其商標在具體的時間是以何種方式和程度被使用在相關地理市場，作為分析兩造競爭程度的依據。
(2) 本件被告(International)自承無法確認其客戶看到其電視廣告的數量，因此在2012年以前密蘇里州與伊利諾州沒有或者僅有極少資料顯示被告的商業活動對原告可能產生的衝擊。反而是原告(Agency)的證人指出，其在1984年首次知悉被告也使用「AIG」商標，當時認為對方運營不同領域的保險業務，對方雖然在2011年之前即經營壽險業務，但當時其廣告並非使用AIG商標，2013年之後對方的壽險業務部門更改為使用AIG商標才導致大量消費者混淆情形發生。原告並提出其客戶的電話紀錄、員工證詞、聲稱是International客戶的聲明資料證明大量客戶實際混淆誤之案例發生於2013年之後。
(3) 前述原告提出的證據，足以影響本件是否有「漸進侵害原則」的適用，原審均未予考量，有濫用裁量權之違誤，因此廢棄原審判決發回依前述原則重新審理。
三、美國法院將判斷權利人是否怠於行使權利之舉證責任加諸於被告，並且適用「漸進侵害原則」，使得適用「權利行使怠惰原則」的標準趨嚴，有利於商標權人仔細評估是否發動侵權訴訟，並避免輕易產生失權效果。