美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)近日廢棄地院之專利侵權損害賠償判決，重申：未標示專利或通知侵權之前不得請求損害賠償之法定原則（Lubby Holdings LLC et al. v. Chung, Case: 19-2286）。
本案之專利權人(Lubby Holdings LLC)據其第9750284號個人蒸發器專利('284專利)向加州中區聯邦地區法院對被告(Henry Chung)訴請未經許可自行銷售仿品之專利侵權損害賠償。在陪審團審理期間，被告抗辯原告未證明已履行美國專利法第287(a)規定的專利標示和通知義務，不得請求損害賠償1，向法院要求針對此項法律爭議進行裁決(JMOL)，惟地方法院並未同意被告之請求，仍認定被告侵權並經陪審團評決：被告應給付原告863,936.10美元相當於合理權利金之損害賠償。被告再次向法院請求對前述法律爭議進行裁決以及重新審理（RJMOL），主張沒有清楚證據證明原告已履行法定專利標示或通知義務，陪審團卻為損害賠償之評決，地方法院再度否准被告之申請，被告隨即提出上訴。
CAFC贊成被告上訴理由，並闡明：
- 專利法第287(a)規定專利權人應在其製、售的專利品為專利標示或者通知侵權者其專利權，否則即無權請求前述通知前之侵權行為損害賠償。
- 專利權人就其損害賠償之訴負有舉證符合前述專利標示及通知的義務。被控侵權者如抗辯專利權人未遵守專利標示義務，雖負有初步提出相關專品產品未曾有任何標示的責任，惟被告此一舉證責任只是一低度門檻。因此，本件被告提出原告網站陳列銷售之「J-Pen Starter Kit」產品並未標示專利號數，即已達到初步釋明之責任，此時應由原告舉證證明被告所述網站產品並非本件專利實施品。本件原告未為前述舉證，或者其他本件專利產品事實上已標示專利號數的證據資料。原告既未依專利法第287(a)盡其舉證責任，被告縱使確實侵害原告專利權，原告也僅能請求其確實通知被告侵權之後產生的損害，在本件即原告起訴後被告仍為侵權行為之損害賠償。
- 法院進一步強調：專利法第287(a)所謂「通知」侵權行為人，應指專利權人向侵權行為人指明其產品侵害特定專利權，以使後者有機會得以避免侵權或降低專利權人之損失；被控侵權者單純知悉有專利或者專利權人存在，不符合前述「通知」之實質要求。因此，本案起訴前數年兩造曾簽署一保密協議，其中包含'284專利之相關技術，且原告的執行長曾告知被告不得使用本件專利相關技術，即與原告是否履行法定標示和通知義務無涉，本條規定是否遵守，應著重於專利權人之客觀行為，而非被控侵權者的主觀是否知悉或了解專利權之存在。本件原告既然從未於起訴前主動指明並告知被告其特定產品侵害原告'284專利權，依法即只能從提起本訴之後起算損害賠償額。
- 地院並未考量被告對於本件起訴前之行為不負損害賠償責任，有適用法律之錯誤。本件發回重新審理，以重新確認損害賠償數額。
Newman法官對前述判決提出不同意見書，主張本判決多數意見認為應自被告收到原告的專利侵權通知時起算其後的侵權損害賠償數額，忽略了本件被告自承其曾經與'284專利發明人為電子菸產品技術合作並簽署保密協議，且在雙方合作關係終止後被告曾被通知不得利用保密協議所含技術的背景，前述背景證據曾經提示給原審陪審團審理，陪審團是在衡量後為損害賠償數額之評決。Newman認為：被告在本件訴訟之前是否知悉其侵害'284專利權應是陪審團根據個案事實評價證據的問題，除非有明顯違法，原則上應尊重陪審團之裁決，不應由上訴法院重新認定事實，排除地院陪審團對於個案評價證據的結果。
※本件典型意義：
- 前述判決理由以及不同意見書顯示：是否符合美國法定專利侵權通知義務，可能會依具體個案的證據評價產生不同結論，但目前主流見解仍採取較為嚴格的審查方式。美國專利權人或其授權人(例如美國廠商的零組件供應商)仍宜留意為適當的專利標示，以避免無法填補全部侵權損失之爭議及風險。
- 在台灣，舊專利法第79條原規定：「未附加專利標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」，其法律用語易導致解讀專利標示為請求專利侵權損害賠償特別要件之爭議，因此於2011年修法調整為現行專利法第98條：「未附加(專利)標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物」。惟無論增修前後，台灣專利標示之立法意旨均與美國專利法類似，專利標示並非請求損害賠償的前提要件，主要係為鼓勵專利權人於專利物上明確標示，以提醒社會大眾注意，避免侵害他人專利權(參見台灣專利法第98條2011年12月21日立法理由)。
- 此外，台灣司法關於專利權人以及被控侵權者間，對於專利標示有無之舉證責任分配，亦與前述CAFC判決相近2。實務上專利權人通常以其寄發的侵權警告函，用以舉證被控侵權者明知或可得而知有專利物品之存在，司法亦寬認專利權人對此部分的舉證責任，因此近幾年少見因為專利權人無法舉證被告「明知或可得而知」專利物而判定被告無須為損害賠償的案例。雖然如此，專利標示在台灣又另外被作為認定侵權行為人主觀有無故意或過失之參考3，因此台灣專利權人仍宜標示專利證書號數，有益於確保損害賠償主張的成立甚或更寬的賠償範圍。
- 專利標示方式可能因法律及國情而有差異，專利權人宜留意與專業代理人確認合法的標示實務。
1 美國專利法第287(a)規定：專利權人與為其工作或依其指示在美國境內製造、要約銷售或銷售任何專利產品，或將任何專利產品進口輸入美國境內者，得於其產品附上專利（patent）或其縮寫（pat）之字樣與專利號碼。如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，或註有專利號碼的網站，以告示社會大眾。未為前述專利標示者，不得請求損害賠償，但有證據證明侵權行為人收到侵權通知後仍持續侵權者，不在此限，在前述情況下，專利權人只能請求在通知之後發生侵權行為的損害賠償。侵權訴訟之提起，視為前述通知。
2 智慧商業法院(即改制前智慧財產法院)99年度民專上字第45號民事判決意旨參照。
3 智慧商業法院(即改制前智慧財產法院)101年度民專訴字第94號民事判決意旨參照。