美國智慧局商標審理及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board；簡稱TTAB)於2021年4月2日以申請人無法證明其商業表徵具有後天識別性為由，否准Timberland綁帶靴的註冊申請。TTAB依據Converse案提出的標準，探討在美國註冊商業表徵時判斷是否具有後天識別性的審查因素(In re TBL Licensing LLC, No. 86634819 (T.T.A.B. Apr. 2, 2021).)，介紹如後。
- 案件背景：
(1) TBL Licensing LLC(下稱申請人)於2015年5月19日以其Timberland品牌綁帶靴，自1988年12月1 日起即使用於商業交易之中，因長期使用而取得後天識別性為由，依美國商標法向美國智慧局提出商業表徵註冊申請(申請號：86634819)，指定使用於第25類「鞋子、綁帶靴」商品。據以申請註冊的綁帶靴商業表徵，其整體形狀和輪廓如下圖實線繪製部分，為三維配置組成，個別特徵包括：腳趾部分的球形輪廓；位於鞋子外側的管狀鞋領輪廓；雙色的鞋底及其齒狀切口；沙漏型腳後跟；從鞋舌延伸到鞋後跟、呈現倒U字形的四條車縫線；六角形鞋孔(以下稱本件商業表徵)。顏色不在申請註冊的表徵範圍內。
(2)美國智慧局否准其註冊申請，申請人續行向TTAB提起救濟，也被駁回，主要理由為：本件商業表徵不具備先天識別性，申請人提出的證據也無足證明本件商業表徵因長期使用而取得後天識別性(15 USC§1052(f))；本件商業表徵之整體特徵具有功能性，不應准予註冊(15 USC§1052(e)(5))。
(以上圖片來源：美國智慧局官網)
- TTAB 審查本件商業表徵是否具有後天識別性的衡量要件
TTAB認為判斷商業表徵是否具有後天識別性的核心在於，申請人是否可以證明相關消費者會以該表徵作為辨識產品來源的依據。TTAB援引Converse案提出的六個審查標準(Converse, Inc. v. Int’l Trade Comm’n (Fed. Cir. 2018))，逐一審查申請人的證據如後：
(1) 實際購買者將本件商業表徵與產品來源連結的程度(通常透過客戶調查資料來衡量)
- 本件申請人提出的證據主要是兩位產品零售商的宣誓證詞。相關證詞雖顯示證人對於產品的熟悉度，卻未指出相關消費者對於本件商業表徵的認知，且產品零售商本即熟知產品的來源，其證詞之證明力不能等同於「一般消費者」(ordinary consumer)或者產品「終端購買者」對於本件商業表徵的認知。
- 此外，申請人提出的各種線上或者紙本出版品摘錄資訊雖然包含產品外觀圖片及名人穿搭等資訊，但均將申請人的產品稱為「Timberland靴子」，同樣未見廣告名人自行或者介紹讀者足以連結本件商業表徵與靴子產製來源的證據。因此，相關證據在本項的證明力不高。
(2) 表徵使用的時間、程度以及排他性
- 申請人主張，除了雙色的鞋底特徵是從1988年才開始使用於鞋款之外，其餘商業表徵都是自1773年即使用於產品。因此，本件商業表徵具有至少30餘年的使用歷史。惟TTAB指出，產品行銷的時間雖是可列入評價的因素，但不是決定性的關鍵，審查的角度側重於本件商業表徵「實質排他性使用」 (substantially exclusive use)的情形。
- 儘管申請人表示有諸多第三方製作的靴子外形和輪廓高度抄襲本件商業表徵，足以證明該表徵的識別性，但申請人亦自承僅曾在一件案例中嘗試阻止第三方銷售爭議靴款。申請人對其商業表徵看似不作為的監管態度，再加上市面上已存在諸多第三方製作的類似靴子設計，都削弱了申請人對於本件商業表徵具有「實質排他性使用」主張的證明力。因此，TTAB認為申請人的舉證未達本項審查標準。
(3) 廣告量和廣告方式，以及(4)銷售金額和客戶數量
- 申請人提出在過去15年中出售超過1,500萬雙靴子，收入至少達13億美元，在2011年至2016年間對含有本件商業表徵的產品行銷和廣告之支出為150萬美元。此等資料固然顯示產品本身受到歡迎，卻未顯示本件商業表徵被消費者認知為指示產品來源的依據。
- 相關廣告中大量推廣的產品圖片並未特別凸顯本件商業表徵，而是描繪一般靴子外觀(其外觀與第三方產製靴子高度近似)，至於文字介紹則側重於產品的功能和工匠手藝，且所有廣告都包含產品另外獲准註冊的TIMBERLAND文字及/或其樹狀圖形商標，甚至刻意吹捧「經典黃」的靴子色彩，但另案商標或顏色、以及產品功能介紹都不是本件申請註冊的商業表徵。因此，從前述廣告訊息難以辨識消費者選購產品的因素是因為據以申請註冊的商業表徵或者前述與表徵無關的因素。
(4) 惡意仿冒的情形
申請人雖然提出第三方產製的靴子與其產品高度近似的資料，但該等第三方廣告資料都清楚標示各產品的製造商及其註冊商標。因此，TTAB認為申請人未能證明以往高度近似的第三人產品外觀是基於惡意而仿襲申請人產品。
(5) 使用該商標相關的媒體自發性(非請託)報導
申請人雖然提出一些自發性的媒體報導，但其內容並非針對本件尋求註冊的商業表徵，而是聚焦於靴子的經典黃色以及已註冊的「TIMBELAND」文字商標和浮雕在皮革鞋面側邊的樹型商標圖案。
- TTAB在其決定書中多次表示，申請人在此等基於後天識別性之註冊案對於商業表徵的「識別性」負很重的舉證責任，必須證明消費者辨識產品來源的依據即來自於該等表徵，而非產品其他因素。因此，即使如Timberland綁帶靴此一行銷市場長達30年以上的產品，提出的證據資料也未必達到獲准註冊的門檻。本件案例顯示，有意在美國以後天識別性申請註冊商業表徵者，宜特別留意在相關行銷廣告中強化擬申請註冊之產品外觀特徵與產製者的連結關係，在行銷過程中持續蒐集消費者對於產品表徵的反饋評價，並定時監測市場侵權動態採取維權措施，以因應2018年起從Converse案建立的審查標準。