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中國大陸法院首次核發標準必要專利域外禁訴令(華為訴康文森案)

中國最高人民法院知識產權法庭(下稱最高法院知產法庭)於2020年8月28日作出中國法院首件涉及標準必要專利之域外禁訴令,裁定康文森無限許可有限公司(Conversant Wireless Licensing,下簡稱康文森)在中國法院對於「華為技術有限公司(下簡稱華為)提起之確認不侵害專利權及標準必要專利許可糾紛」三案作出終審判決前,不得對華為及其德國關聯公司申請執行德國法院一審停止侵權判決;如有違反,自違反之日起,每日罰款人民幣100萬元,按日累計((2019)最高法知民終732、733、734號之1民事裁定)。康文森雖申請覆議,但其請求已於2020年9月11日被駁回,本裁定具有確定執行力。

本裁定之背景如後:

  1. 康文森於2011年向Nokia收購取得其在40個國家的2,000件專利或申請中專利組合,並主張其中諸多專利屬於歐洲電信標準協會所制訂的2G、3G、4G無線電信標準必要專利。康文森要求華為與其進行授權協商,但雙方並無共識。康文森即自2017年起在英國、德國等不同國家之管轄法院對華為及其關聯企業提起專利侵權訴訟1
     
  2. 為應對康文森之訴,華為於2018年1月25日向中國南京市中級人民法院(下簡稱南京中院)對康文森提起三件確認不侵害中國標準必要專利訴訟(專利號:ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7,下稱本件涉案專利),及請求就康文森所有之全部中國標準必要專利確定FRAND許可條件;並同時另案針對康文森所有的多件中國專利提起專利權無效宣告請求。南京中院於2019年9月16日以本件涉案專利已經被宣告無效為由,對華為提起之確認不侵權訴訟不予支持,並就一審判決前尚未被認定無效之7件專利判斷其是否為標準所必須及依Top-Down法計算費率,認定華為僅需就含有專利號ZL200380102135.9技術方案的4G移動終端產品向康文森支付許可費。康文森目前已向中國最高法院提起上訴。
     
  3. 另一方面,康文森於2018年4月20日在德國杜賽道夫地方法院對華為及其德國關聯公司提起標準必要專利權侵權訴訟,主張華為侵害其歐洲專利(涉案專利為EP1797659、 EP1173986、EP1878117)。2020年8月27日杜賽道夫地區法院判決華為等侵害康文森EP1797659號專利權,康文森公司提出之授權條件符合FRAND原則,華為等應支付相關權利金,並禁止華為等提供、銷售、使用或進口侵害前述專利的設備或產品,該判決在康文森提供240萬歐元後可獲得臨時執行。
     
  4. 華為於同日(即2020年8月27日)向中國最高法院知產法庭提出行為保全申請(按,與歐美禁訴令相當之司法訴訟),請求令康文森在中國法院對於華為提起之「確認不侵害專利權及標準必要專利許可糾紛」三案作出終審判決前,不得申請執行前述德國第一審判決。
     
  5. 中國最高法院知產法庭,命華為提出人民幣1970萬元之擔保,並裁准華為之申請。主要裁定理由如後:

(1) 被申請人申請執行域外法院判決將對本件中國訴訟的審理和裁判執行產生實質消極影響

本件訴訟主體與德國訴訟的當事人基本相同。雖然本件與德國訴訟在糾紛性質上存在差異,但審理對象部分重合。從行為效果看,一旦康文森申請執行德國杜賽道夫法院的停止侵權判決獲得准許,將對本案審理造成干擾,並很可能使本案的審理失去意義。

(2) 採取行為保全措施之必要性

為避免德國一審禁制令的影響,華為及其德國關聯企業必須選擇退出德國市場或者接受康文森提出的授權要約,而後者之標準必要專利權利金費率較本件南京中院認定的費率高出18.3倍。前述情形,都會使華為產生難以彌補的損害,因此本案具有採取行為保全措施的必要性,且情況確屬緊急。

(3) 對申請人和被申請人雙方利益的合理權衡

採取行為保全措施對康文森的影響相對較低。因為德國法院的判決並非終審,暫緩執行該判決不影響康文森在德國的其他訴訟權利;而康文森在德國訴訟的核心利益是獲得經濟賠償,暫緩執行德國一審禁制令對其造成之損害較有限,且華為也為其行為保全申請提供擔保,可保障康文森之利益。

(4) 相關案件主要涉及的是華為和康文森公司的利益,採取行為保全措施不致損害公共利益。

(5) 採取行為保全措施不致影響國際禮讓原則。因為在中國的訴訟提出時間早於德國,且中國的行為保全措施不影響德國訴訟後續審判,及其判決的法律效力。

繼美國、英國、德國之後,中國法院也因標準必要專利訟爭加入核發域外禁訴令之行列。各國法院管轄權之競爭甚至已演進到核發「反反訴禁制令」之情形2,後續發展仍有待觀察。


1 英國最高法院頃於2020年8月26日裁定:英國有權在爭訟雙方間判定全球專利授權費率。可參見本所「英國最高法院對於跨國標準必要專利授權之最新見解(Unwired Planet vs. Huawei and Conversant vs. ZTE and Huawei)」 報導。

2 例如,德國法院於2019年7月11日即首度於專利侵權訴訟中核發「反反訴禁制令」。可參見本所2019年8月8日報導

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