歐盟法院(Court of Justice of the European Union)於2020年10月8日對於位置商標使用於服務時，其識別性之判斷表達法律見解(Aktiebolaget Östgötatrafiken v Patent-och registreringsverket, C‑456/19)。茲摘錄其裁決要旨如後供參。
- 案件背景
(1) 申請人(Aktiebolaget Östgötatrafiken)為在瑞典提供城市運輸服務之公司，享有註冊第363521號至第363523號圖形商標權(如下圖)1，指定使用於尼斯分類第39類之車輛及交通運輸服務。
(2) 申請人於2016年間申請註冊3個新的「位置商標」，同樣指定使用於第39類車輛及運輸服務，對於商標之描述為：「將車輛以紅色、白色及橘色加以著色(如以下圖示)」，該等商標由不同大小的紅色、白色以及橘色的橢圓形所組成，如圖示所例示，使用於公車、火車等各種運輸車輛的特定位置，但車輛外觀的形狀並非申請註冊商標之範圍(以下統稱本件申請商標)。申請人並主張本件申請商標使消費者可比對以往已經獲准註冊的第363521號至第363523號圖形商標，參以本件申請商標是位於其所指定提供運輸服務之車輛外部，更足使消費者者得以辨識其商業來源。
(3) 瑞典智慧局以：商業運輸工具外觀通常具有多種裝飾性的彩色圖案，本件申請商標與其他運輸工具之裝飾性外觀沒有顯著的區別，因此一般消費者不會將之視為商業標誌，本件申請商標不具有識別性而駁回其申請。瑞典專利及市場法院維持前述決定，申請人再提出上訴，上訴法院認為：以往相關判例對於立體商標識別性之審查固然曾經提出，該商標應非商品本身的形狀，且可與相關經濟領域規範或者慣用的形狀相區別，始具有識別性之判斷標準(Apple, C‑421/13)。但在涉及指定使用於服務之「位置商標」時，是否仍應逕行適用前述標準，以本件申請商標在業界是否與眾不同作為識別性有無之判斷，不無疑義，因此暫停訴訟程序提交歐盟法院裁示。
- 歐盟法院對於指定使用於服務之「位置商標」，其識別性之判斷標準闡釋如後：
(1) 本件爭議依2016年申請註冊時之法令，應適用第2008/95號歐盟商標指令第3(1)(b)條，即「商標欠缺識別性時，不應准予註冊」。
(2) 根據以往判例，商標之基本功能是使消費者或終端使用者得以辨識商品或服務之來源以避免混淆誤認。因此，判斷商標是否具有識別性，應考慮：申請註冊之商標所指定使用之商品或服務、該領域一般消費者對該商標之認知，以及其實際使用方式。
(3) 本件申請商標是訴求以特定方式專門、系統地將商標附加到用於提供服務商品的「特定位置」，即使商品形狀並非申請註冊範圍，然事實上相關消費者對該商標之認知仍包含了該商標所附著的專屬媒介商品。因此，對於有無識別性的評估，也必須考慮到前述背景。
(4) 其次，將本件申請商標整體加以分析，是將「顏色的組合」系統化的配置在用以提供服務的商品上。根據相關判例提出之審查標準，關於顏色組合商標是否具有識別性，應以一般消費者是否可將本件申請商標與其他企業提供的運輸服務標誌加以區別，即判斷該商標是否具有先天識別性而定(Hartwall，C‑578 / 17)。倘不具有先天識別性，再進一步判斷是否因為使用而具有後天識別性。
(5) 基於上述分析，對本件申請商標是否具有識別性的分析，應毋庸考慮該商標是否可與相關經濟領域之標準或習慣顯著區別之情形：
- 相關判例清楚的指出，當申請註冊的商標是由商品的形狀組成時，判斷識別性之有無應考量該商標與相關產業之標準或者習慣之差別性，因為一般消費者不習慣在不具備文字或圖形之情形下，根據商品的形狀或其包裝辨識其來源 (Henkel v OHIM, C‑456/01 P and C‑457/01 P；Storck v OHIM, C‑25/05；Voss of Norway v OHIM, C‑445/13 P)。相同的判斷標準也適用於申請將圖形設計使用於提供零售服務店面之案例(Apple, C‑421/13)。
- 本件申請商標圖樣是以虛線之方式標示該商標擬使用於所提供服務的商品特定位置，但商標本身與商品並非不可分割，且也非用以表彰該商標提供服務的物理空間佈局，與前述由線條和形狀構成的立體商標和商業空間案例有別。因此，判斷本件申請商標是否具有識別性，僅需審查一般大眾對該商標之認知，無需考量該商標與業界規範或者習慣的差異度。
1 本文所有圖片均來自歐盟官網公告判決書內文。