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德國聯邦最高法院對FRAND原則適用之最新見解( Sisvel v. Haier)

在標準必要專利權人聲請禁制令之案件中,被告據FRAND原則抗辯前者濫用市場支配地位而違反競爭法,其抗辯是否成立,尚無明確標準。德國聯邦最高法院於2020年5月5日透過Sisvel v. Haier案表達其法律見解。茲摘錄前述判決背景及要旨如後供參:

  1. 義大利商Sisvel公司享有EP 852 885專利權,該專利屬於歐洲電信標準協會(ETSI)所制訂3GSM 標準之必要專利,Sisvel並曾於2013年間向ETSI承諾將依公平、合理與無歧視原則(fair, reasonable and non-discriminatory terms,簡稱「FRAND」原則)授權給使用者。
     
  2. Sisvel認為中國海爾集團旗下兩間歐洲子公司 (Haier Deutschland GmbH以及Haier Europe Trading SRL,以下統稱為Haier)在德國銷售之手機及平板電腦侵害前述專利,而於2013年間向 Haier尋求全球產品之專利組合授權,惟雙方無法達成協議,Sisvel遂於2014年間向德國杜賽道夫(Dusseldorf)地方法院對Haier提起專利侵權訴訟,後者一方面於本案訴訟抗辯SISVEL訴前之授權要約不符合FRAND原則,有違德國競爭法[相當於歐盟運作條約(TFEU)第102條之規定],不應准予核發禁制令;另一方面在德國聯邦專利法院提起專利無效之訴(嗣經判定專利部分有效)。
     
  3. 地方法院於2015年11月以Haier拖延授權談判的時程而駁回其 FRAND 抗辯,並准依Sisvel之聲請核發禁制令,要求Haier停止銷售、銷毀以及回收爭議產品。Haier 提起上訴,由於本件專利於2016年到期,因此Sisvel限縮其訴,僅請求2016年9月25日專利到期前損害賠償。杜賽道夫高等法院於2017年判決,維持專利侵權之認定,但以Sisvel 提出之FRAND 授權要約,相較於其網站公告的標準授權合約及Sisvel對其他廠商提出的金額,有鉅額的差距,不符合FRAND原則下禁止歧視之原則,而停止執行地院判決。
     
  4. 德國聯邦最高法院推翻高等法院之見解,維持地院見解認定Haier的FRAND抗辯不成立。其主要理由如後:

(1) Sisvel具有「市場支配地位」

本案專利為標準必要專利,其所揭示的技術在移動通訊市場具有無從迴避且無可取代的關鍵地位,因為市場的需求而使Sisvel基於標準必要專利權人之地位在德國移動通訊的市場取得支配地位。至於侵權者使用標準必要專利之行為尚非判斷該市場有無替代技術,以致影響Sisvel是否具有市場支配地位的考量點,而是後述判斷Sivel有無濫用其地位之問題。

(2) Sisvel並未「濫用」其市場支配地位

① 以往認定標準必要專利權人「濫用」其市場地位之情形,包括:

  • 侵權者已向標準必要專利權人提出無條件接受授權,或者已提出專利權人無從拒絕的授權條件,而專利權人仍堅持執行銷毀或者回收產品之禁制令(德國聯邦最高法院之「橘皮書標準」案);
     
  • 或者侵權者雖尚未同意根據合理的條件獲得授權,但專利權人並未做出足夠的努力來促使侵權者得以願意在合理的條件下訂定授權協議(歐盟法院「華為v.中興」案)。

歐盟法院「華為/中興」案揭示,標準必要專利權人聲請禁制令是否構成濫用之判斷標準:

  • 專利權人是否通知侵權者其所侵害專利之具體內容。
     
  • 被控侵權者是否已表達其願意取得授權。倘被控侵權者主張因專利權人提出的歧視性條件致使雙方無法達成協議,其對條款具有歧視性乙事應負舉證責任。
     
  • 專利權人是否提出符合FRAND原則之授權條件:高額的授權金或者要求專利組合授權並不當然代表歧視或者濫用市場支配地位,專利權人亦無義務提出同一授權條件,此時專利權人負有對應舉證具體個案情形有別,或符合該領域商業慣例之義務。
     
  • 被控侵權者之應對方式是影響專利權人提供的資訊是否詳細及時之重要因素,例如:是以拖延訴訟時程以待專利到期之方式進行回應,或者以達成授權為目標,明確表達其願以合理及非歧視之條件與專利權人簽訂授權協議。

③ 鑑於是否具有接受授權之意願或者有所保留,存有解釋空間,侵權者表達接受授權之意願必須清晰、明確且無條件(英國Unwired Planet v. Huawei案)。

④ 聯邦最高法院認為,判斷標準必要專利權人有無濫用其市場支配地位,應衡平兼顧雙方之利益,判斷專利權人有無藉禁制令達成無正當理由阻礙進入競爭市場,以及侵權者有無利用拖延技巧迴避授權協商、以待專利到期之情形。本件:

  • Sisvel已於訴訟前明確通知Haier所侵害之專利及其技術內容。
     
  • 而Haier在收到第一次侵權通知後一年多後始以信函表達希望進入正式協商及詢問有關權利金折扣之訊息,且本件訴訟三年後仍堅持:除非Sisvel再指明Haier侵害其提出之專利投資組合之方式,否則不願提高其報價,以及本件專利於訴訟期間因到期不能排除Haier具有拖延之意圖等,相關證據均無從顯示Haier已明確表達其有意願在FRAND條件下簽訂授權協議
     
  • Sisvel既已於訴訟前明確通知Haier所侵害之專利及其技術內容,亦已於其提供之專利授權組合中提供建議投資組合授權的足夠訊息。專利權人負有之提供資訊義務是為了達成符合FRAND原則之授權條件,此項義務的範圍應視具體個案而定,並取決於被控侵權者的反應,在侵權者無意願簽訂授權協議之狀況下,其無權持續要求專利權人揭露更詳細的訊息。
     
  • 向不同的專利實施者提供不同的授權條件,是否具有歧視之性質,應綜合考慮競爭法的目標、各國執法情事等,只要條件是適當的,並不當然違反競爭法。

(3) 損害賠償之範圍及於Haier接獲侵權通知前之行為,不以FRAND授權談判之期間為限。

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