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美國聯邦第九巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)於2020年3月31日透過VIP Prods. LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc.案(No.18-16012)，對於商標戲謔仿作是否構成侵權之判斷標準表達其法律意見。介紹該案背景及判決要旨如後供參：

1. 案件背景：
   
   (1) VIP產品責任有限公司(下簡稱VIP)設計及製售之「愚蠢的尖叫者」橡膠狗玩具系列產品，其外觀之形狀、顏色和標籤位置近似於各種知名品牌飲料瓶身，並結合VIP自行設計的造型標籤，在寵物犬咬住玩具時會發出聲響。其中一款2013年推出，名為「壞西班牙獵犬」(Bad Spaniel Silly Squeaker)之狗玩具，其整體外觀與知名威士忌酒商Jack Daniel產製之「田納西州老牌7號酸麥芽威士忌」(Old No.7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey)產品相似，但VIP的狗玩具中央包含一西班牙獵犬圖、「在您田納西州地毯上的老牌2號」(the Old No. 2, on your Tennessee Carpet)，以及「本產品與Jack Daniel酒廠無任何關聯」之不同標示。
   
   (2)Jack Daniel發函對VIP主張侵權，要求其停止銷售。VIP遂對Jack Daniel在亞歷桑納聯邦地區法院提起確認不侵權訴訟，主張：(1) Jack Daniel之酒瓶設計及其商業外觀不受美國商標法保護，(2)即使前述部分受商標法之保護，VIP的產品也未構成侵權。Jack Daniel反訴主張商標侵權及商標淡化(信譽減損)。聯邦地區法院全部判准了Jack Daniel之訴，並對VIP之「壞西班牙獵犬」產品核發永久禁制令，禁止其繼續產製銷售。VIP向聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴，經該院部分廢棄原審之見解。
    
2. 聯邦第九巡迴上訴法院對於本案之法律意見：
   
   (1) 維持初審法院判決之部分

• Jack Daniel之威士忌酒瓶整體為受到商標法保護之商業外觀
  受美國商標法保護之商業外觀，其整體特徵必須符合非功能性(nonfunctional)，且具有識別性(distinctive)兩要件。Jack Daniel酒瓶是由瓶身以及標籤上之「老牌七號」等文字標示所構成之商業外觀，整體觀察已具有非一般威士忌酒瓶產品之外觀特徵。況Jack Daniel已將其酒瓶瓶身註冊第4,106,178號如下圖所示之立體商標，足以作為該酒瓶原則上為有效商標之表面證據(prima facie)；且VIP亦未提出反證證明前述立體商標之酒瓶頸部扇形壓紋及「Jack Daniel」簽名浮雕等特徵是功能性且不具有識別性之設計。因此，初審法院駁回VIP主張Jack Daniel之前述商標權無效之主張應予維持。

  
  (註冊第4,106,178號圖樣，資料來源：美國專利商標局)

• VIP的商標指示性合理使用抗辯(nominative fair use defense)不成立
  雖然「壞西班牙獵犬」玩具外觀與Jack Daniel酒瓶之商業外觀和瓶身設計相似，但兩者之間仍有「壞西班牙獵犬」等在標籤上之詞組以及狗圖像的明顯差異，此些差異使VIP關於商標「指示性合理使用」之抗辯不成立。

(2) 撤銷初審判決並發回重新審理部分－VIP的狗玩具產品是獲得憲法第一修正案保護之表達性作品，應依 Rogers Test確認是否構成商標侵權

• 一般而言，是否構成商標侵權是以有無「混淆誤認之虞」之標準判斷，以在美國憲法第一修正案所保障之言論自由與商標權之間取得平衡。然而，當爭議案件涉及「藝術性的表現形式」(artistic expression)時，本院認為「混淆誤認之虞測試標準」可能無法適當考量屬於公共利益之言論自由權，因此，在涉及表達性作品(expressive work)時，應採用在Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)案所建立的審查標準(以下簡稱Rogers Test)，即原告應證明：被告對商標之使用(1)和其作品無藝術上的關聯性(not artistically relevant to the underyling work)，或者(2)在作品之來源或者內容上有明顯誤導消費者之情形(explicitly misleads consumers as to the source or content of the work)。
   
• 所謂「表達性作品」(expressive work)，是指可以「傳達思想或表達觀點」之作品，該作品未必需要如「安娜·卡列尼娜」、「公民凱恩」之類的文學及電影名作，且即使與商業銷售有關亦無妨。例如：本院Gordon案(Gordon v. Drape Creative Inc., No. 16-56715)，即揭示帶有幽默訊息的賀卡標語，也屬於「表達性作品」。
   
• 在本案中，VIP的「壞西班牙獵犬」狗玩具外觀雖然不是像蒙娜麗莎那樣的藝術作品，但已經使用文字之演繹將表現在Jack Daniel「田納西州老牌7號」威士忌酒瓶的嚴肅用語變更為與狗相關的輕鬆風格並傳達一種幽默的訊息，例如：將名稱由「傑克·丹尼爾」替換為「壞西班牙獵犬」，「老牌7號」替換為「老牌2號」，並將酒精成分替換為「43%便便容量」、「100%臭」。即使其表達媒介是在玩具上而非以書面或者口頭表達，且並非正經八百的嚴肅商業圖文，只要是致力以新的表達、意義或者訊息創造具有變革意義的作品，都是值得受到憲法第一修正案保護的「表達性作品」。第4巡迴上訴法院在Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 案亦支持本院以上結論，該案被告的絨毛狗玩具雖然整體外觀近似於原告知名的LVM手提包，但其以近似的「Chewy Vuiton」取代音律相似的「LOUIS VUITTON」，以重複的 CV 標示取代 LV 標示，但法院仍肯定被告的狗玩具是成功的戲謔仿作，而不構成商標侵權。本件被告作品既然是表達性作品，地區法院未依Rogers Test判斷被告作品是否符合其中任一項侵權審查標準即有錯誤，因此廢棄原審判決發回重新審理。

◎ 在本案之前，美國聯邦上訴法院僅將Rogers Test適用於以電影、影音遊戲、戲劇、書籍和歌曲作為媒介表達的無爭議藝術性表達作品，本案首度擴張了Rogers Test的適用範圍。