美國最高法院於2020年4月23日於Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., (No. 18–1233)案闡明：行為人主觀上是否具有侵權「故意」，並非訴請商標侵權者賠償「所獲利益」的前提，摘錄本件背景及判決要旨如後供參。
- 本件背景
Romag公司對其使用於皮革製品的磁性按釦同時享有專利及商標權，而Fossil則是一設計行銷各種流行配件的公司。兩公司在2002年間簽署契約，約定Fossil得獨家使用Romag磁性按釦於其手提袋等產品，且Fossil在必要時得指示其製造商向Romag購買磁性按釦。惟Romag嗣後發現Fossil在中國之代工廠使用仿冒磁性按釦於Fossil行銷的手提袋，而於2010年間對Fossil申請禁制令，並提起專利及商標侵權損害賠償。地方法院僅判准禁制令及專利侵權損害賠償部分之主張，但在請求賠償被告「所得利益」之商標侵權主張部分，認定Fossil雖然「無情的漠視」(callous disregard)其經銷商之行為，但並非「故意」侵害該商標權，而駁回Romag之訴。美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱CAFC)嗣後仍維持前述地院判決。
- 美國最高法院依以下理由廢棄CAFC判決，並發回重新審理
(1) 從法條文義觀之，美國商標法第1117條規定：「當侵害註冊登記人就註冊於專利商標局的商標所享有之任何權利，構成本法第1125條(a)項或(d)項規定之侵害行為，或本法第1125條(c)項規定之故意侵害行為，已經…被證明時，原告在受到本法第1111及1114條規定，以及衡平法則拘束的前提下，應有權就(1)被告所得利益，(2)任何原告所受損害，以及(3)訴訟費用請求損害賠償。」前述規定僅在原告依第1125條(c)項針對「商標識別性減損」請求被告所獲利益時需以「故意」作為先決條件；至於本件爭議則是Romag依商標法第1125條(a)項訴請仿冒商標之損害賠償，法條並未以被告之主觀「故意」作為請求損害賠償的前提。
(2) 從商標法規範體系觀之，立法者如擬將侵權者主觀的「心理狀態」(mental states)列為法院審理的必要條件，會直接訴諸於法條文字；例如：商標法第1117條(b)項規定法院對於故意侵權者應處以三倍之懲罰性損害賠償及賠償原告律師費，同法條(c)項將故意侵權之法定賠償上限從美金20萬元增加到美金200萬元等。本件爭議的商標法第1125條(a)項既然無類似的明文規定，顯示立法者無意將故意侵權意圖(mens rea)列為請求損害賠償的必要條件。
(3) Fossil雖然抗辯商標法第1125條(a)項之適用仍需「受到衡平法則拘束」，但以往判例法並未有在專利或者類似(智慧財產)爭議案，依照衡平法則判定請求被告所得利益應以被告具有主觀故意為前提。且「衡平原則」相較於被單獨適用於特定的實體權利主張，毋寧更適用於超越特定爭訟主張的法律架構指導原則，例如：舉證方式、辯護及救濟，立法者在商標法第1069條也例示說明，「雙方當事人在程序中之遲誤、禁反言及默認」等衡平法則，在商標爭訟程序亦有適用，因此，立法者應無意將「衡平法則」導向適用於較為狹隘的請求請求給付所獲利潤的商標爭議。從Fossil援引的案例僅顯示被告主觀的犯意是法院衡量請求被告所獲利益數額是否適當的重要考量項目，而非該請求之先決條件。