美國聯邦巡迴上訴法院於2019年10月31日藉由ARTHREX, INC. v. SMITH & NEPHEW, INC.案判決,「專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board,下稱PTAB)之組織違憲,若干已裁決並上訴的專利舉發案件將有需重審以符合憲法規範。摘錄判決要旨如後供參:
- 本案背景
PTAB在Smith & Nephew, Inc.以及Arthrocare Corp.提起之多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)中認定Arthrocare之涉案專利,包含獨立項在內的部分請求項欠缺新穎性,Arthrocare嗣對聯邦巡迴上訴法院提起上訴,主張組成PTAB審議小組的行政專利法官(Administrative Patent Judges;下簡稱APJs)目前採取下級官員之任命方式,由商業部長諮詢美國專利商標局長意見後直接任命,應屬違憲。
- 美國聯邦巡迴上訴法院判決認定
(1) 根據美國憲法第2條之「任命條款」,規定美國部長、領事、最高法院法官以及其他主要公職官員,應由美國總統提名並經參議院同意而任命,憲法未明文規定者,應由法律規定,但國會可依法授權總統、法院或者行政首長在適當時任命其下級官員。
(2) 前述「任命條款」是基於憲法之權力分立原則所制定,以確保行使國家重要職務之行政官員受到民意的支持及信賴。而多方複審程序牽涉對於私人財產以及國家經濟的重要及廣泛影響,因此,如牽涉是否符合前述「任命條款」之議題,法院本即可不待當事人抗辯、主動依職權加以審查,並適時採取補救措施。
(3) 本件主要爭點在於APJs是否屬於前述美國憲法第2條所規範之「美國主要公職官員」?如果答案為肯定,其屬於可經由行政首長自行派任之下級官員,或者是應由總統直接任命的主要公職官員?基於APJs在多方複審程序可行使類似法院審理職權(包括證據開示、進行口頭審理、針對專利有效性審決)及其影響,APJs屬於公職人員,而非僅是單純的行政機關雇員,並無爭議。本件法院依循Edmond v. United States, 520 U.S. 651, 662–63 (1997)案件揭示的下述3原則逐一衡量,認定APJs並非僅是受到美國專利商標局長控制監督的下級官員,其職務應與主要公職官員一樣,依美國憲法由總統任命,並由參議院確認後始合憲:
- 複查權:
APJs在多方複審程序作成代表美國專利商標局撤銷專利權等決定,不服審議結果時僅能透過上訴或者由另一組APJs組成的複審程序加以救濟,專利商標局長對於前述決定並無獨立再審查權,APJs實質上在未經總統任命之情形下代表美國政府做出影響人民權益的決定。
- 監督權:
與其他行政首長類似的是,專利商標局長可基於政策考量,透過發布對於多方複審程序之行政規範、指派APJs合議庭成員以及核發薪資等方式監督APJs。但僅此一項因素尚不足以認定APJs僅為單純下級官員,尚需綜合觀察其他因素。
- 任免權:
專利商標局長僅能在APJs之成員有行為不當或者過失時要求重組審議小組,除此之外,沒有任何法律或程序賦予專利商標局長權力,可以單方面審查、撤銷或推翻APJs發布的最終書面決定。
(4) 基於APJs之組成缺乏法定權源,法院廢棄PTAB在本件之裁決,並裁示本件發回專利商標局後應由符合憲法規定的APJs組成,並重新審理。