一、電信標準必要專利(SEPs)授權談判中,專利權人為迅速救濟權利或者對專利實施者施壓,經常透過申請臨時禁制令之模式為之。早期以2015年間歐盟法院(CJEU)的「Huawei v. ZTE 判決」(Case C-170/13)為里程碑,確立了以FRAND原則(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)為基礎的談判六步驟(Huawei framework),以平衡兼顧雙方利益。若未遵守,禁制令之申請經常被歐洲法院視為濫用市場支配地位而被駁回。此模式經常在中國與歐洲相關SEPs爭議案件中廣泛應用,如華為與三星的爭議案,歐洲各法院核駁了多件禁制令申請。因此,FRAND抗辯在SEPs爭訟中被實施者援引已經常為實務常態。近期之國際司法,則將衡平的鐘擺朝向友善專利權人的角度推進,以VoiceAge v. HMD 兩件跨國禁制令案為例介紹如後。
二、VoiceAge v. HMD VoiceAge 禁制令及FRAND抗辯爭議
(一) VoiceAge自2019年起在德國對HMD提起SEPs侵權訴訟,主張後者的Nokia品牌手機侵害其增強語音服務(EVS)編解碼專利,其後訟爭擴及中國、巴西及美國等地。HMD都提出FRAND抗辯,主張VoiceAge未遵守FRAND 義務,但法院多認定HMD在談判中未展現善意而致談判破裂,近期德國和中國法院均准依專利權人聲請核發禁制令。
(二) 德國法院連續駁回HMD的FRAND抗辯
1. 德國慕尼黑地方法院於2022年5月間認定HMD多個手機產品侵害語音編碼專利,以HMD拖延談判且並未明確表達授權意願而駁回FRAND抗辯(案號: 7 O 14091/19):
地院認為VoiceAge多次通知HMD其專利侵權及提供授權機會,但後者多次以「專利必須有效且可執行」、「專利必須實質必要」等條件回應,回應的內容顯示HMD不準備接受VoiceAge提出的授權條件。此外,HMD回應授權提議的時程遲緩、修改保密協議草案時間過長、遲遲未指定審計人員等談判態度,也被認定為不積極且拖延。
地院強調在專利權人已履行通知專利侵權及提供FRAND授權條件之後,「有意願」進行授權談判的SEPs實施者必需「明確且持續地表示」有意進行目標明確的授權談判,HMD未達此標準,而專利權人並無義務在實施者(HMD)「未明確表示意願」前提供授權要約,即使VoiceAge提出的授權條件不盡完美,亦未構成濫用市場地位,反倒認為HMD故意拖延談判,從而駁回HMD的FRAND抗辯,並核准禁制令。HMD提起上訴。
2. 慕尼黑高等法院要求實施者應該先提出合理的擔保來證明談判誠意(案號: 6 U 3824/22):
歐盟委員會於 2024 年4月間,在上訴法院審理期間首次以法庭之友的身分介入SEPs授權爭議、提交意見書,指出慕尼黑地院的判決加重SEP實施者的義務,削弱了Huawei v. ZTE 案所建立SEP持有者與實施者間的利益平衡,提醒高院宜嚴格遵守前案建立的談判步驟(Huawei framework)。
但慕尼黑高等法院選擇忽略歐盟委員會的意見,在2025年3月20日仍支持VoiceAge的主張,判決HMD在授權談判中未能符合SEP持有者所要求與權利金相當的擔保(全球範圍的銀行保證或存款),HMD為「無意願進行授權談判的實施者(unwilling licensee)」,再次排除了HMD的FRAND抗辯,認為不必對VoiceAge的授權條件進行FRAND合規性評估,而准依VoiceAge聲請核發禁制令。
3. 歐盟委員會雖然有意統一並明確FRAND授權談判在歐洲的司法審查標準藉以調和歐盟競爭規則,但德國地方及高等法院目前為止的判決,顯然趨向有意防止SEPs實施者拖延或不合理的抵制授權談判,以保障專利權利人利益。高院的裁決被認為對於德國法院往後在SEPs爭議案中的FRAND抗辯具有法律上的重要意義,目前該院已准許 HMD向德國聯邦法院提起上訴。
(三) 中國大陸法院依FRAND原則保障專利權人
1. 中國大陸福州市中級人民法院於2025年6月19日以判決確認HMD的67款被訴Nokia品牌手機都實施了EVS 標準(案號:(2023)閩01民初311及312號):
中國法院採取了分階段、條件性的禁令措施,先對侵權產品頒布禁令,然後給予雙方判決生效後的兩個月時間完成FRAND授權協議;若實施者未能取得授權,禁令將全面生效,禁止生產與銷售;若 HMD於2025年7月28日前上訴至最高人民法院,則禁制令暫緩執行。目前尚無明確報導顯示HMD是否已提出上訴,判決的最終執行情況仍不明。
2. HMD提出的FRAND抗辯亦未獲採納:
福州法院與前述德國法院之判斷類似,同樣認定HMD未能建設性地參與談判過程而致授權失敗,強調談判誠信的重要性。
此判決顯示中國法院向公眾宣示其也會配合世界司法潮流發展,對授權雙方在談判過程中是否真誠合作進行嚴格審查,對於不配合或採取不作為等拖延策略的實施者將會促使法院更容易核發禁制令。
三、相關裁判的影響
(一) 前述友善專利權人的趨勢也見於其他案例,如近日UPC首件SEPs禁制令與FRAND抗辯裁決(Panasonic v. OPPO),SEPs實施者倘若未及時回應授權要約並提出具體意見,可能被視為無意願進行FRAND授權談判。
(二) 相關判決顯示電信產業的SEPs持有者近期在國際的執法受到主要法院之支持,法院藉由要求擔保或者逕行准予核發禁制令以抑制SEPs實施者採取拖延策略可能對專利權人產生的不良影響。此種趨勢一方面保障了專利權人的創新投資,另一方面也可能使授權成本提高,對中小型下游製造商而言,可能被禁制令波及而影響供應鏈,導致訂單減少或法律風險上升,SEPs實施者若希望提出法院接受的FRAND抗辯,在前述法院轄區將有需配套準備更靈活、及時和具體的授權應對及合理擔保。