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智商法院關於進步性「整體審查」原則之近期判決

  專利審查基準第二篇第三章3.3.1「整體審查」記載:「審查進步性時,應以申請專利之發明的整體為對象,不得僅針對個別或部分技術特徵,亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身,判斷該發明是否能被輕易完成。」

  然而,一件專利其「發明(或新型)的整體」究竟應如何認定,在舉發案中,兩造常各自闡述主張,而結論則大相徑庭。近期,智慧財產及商業法院作成113年度行專訴字第60號判決,對於「發明的整體」如何認定有所闡釋,值得注意。

  此判決所審究者,為中華民國新型第M640200號專利之舉發事件。舉發人以違反進步性之規定為由提起舉發。智慧局作成舉發成立之處分後,專利權人不服,經訴願後提起行政訴訟。

  本案主要爭點為:系爭專利請求項1所載「複數橫板(20):二端分別罩設一墊體(30),各墊體分別嵌設於各溝槽內,使各橫板相間隔跨設於二邊條之間」相較於證據2及證據3之組合是否不具進步性。

  系爭專利與舉發證據之關係,請參閱後附圖式。智慧局將證據2的防踩踏結構的「直樑」以及「方矩管」分別類比為系爭專利的「邊條」以及「橫板」。至於系爭專利的「墊體」,智慧局認為:證據2直樑12的凹部接設方矩管11,方矩管表面設有橡膠材質之止滑條111,相當於墊體嵌設於邊條溝槽內,橡膠置放於一物件表面再嵌設於另一物件之溝槽內,依橡膠材質之特性自然具有形成緊轡之功效,再者證據3橡膠防滑墊22罩設於支撐腳一端,相當於墊體罩設於橫板兩端。故「整體觀之」,系爭專利請求項1係為證據組合所能輕易完成。

  惟,法院指出:證據2的橡膠止滑條111設於方矩管11表面,乃供作業者踩踏之用,證據3的橡膠防滑墊22設於支撐腳,增進維修走道支撐腳與太陽能模組軌道的摩擦;其與系爭案的墊體的目的、作用及功能並非相同,該墊體係罩設於橫板兩端、嵌設於邊條溝槽內,使橫板與邊條形成緊轡、結構穩固。因此,法院認定證據2、3均未揭示「複數橫板(20):二端分別罩設一墊體(30),各墊體分別嵌設於各溝槽內,使各橫板相間隔跨設於二邊條之間」等技術特徵,從而撤銷智慧局原處分與訴願決定。

  此判決顯示:智慧局係側重於以橡膠材質之特性推論其功效,然後認定:「整體觀之」、相關技術領域中具有通常知識者依據證據2和證據3之組合即可輕易完成系爭專利請求項1之整體技術特徵。法院判決則從證據所揭露結構、目的、作用及功能等角度,確認證據組合並未揭示系爭專利整體技術特徵。

  此判決給專利權人及舉發人之啟示為:援引專利審查基準中關於進步性的「整體審查」原則,論證「發明的整體」時,可以從發明(或新型)結構、目的、作用及功能等方面,分別討論其與舉發證據之異同,然後再綜合判斷專利之整體技術特徵。同時,倘若相對人關於「發明之整體」之認定及與舉發證據之比對,僅側重於某一方面,或僅側重於某一個或某幾個技術特徵,則可援引審查基準之規定「不得僅針對個別或部分技術特徵,亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身,判斷該發明是否能被輕易完成。」

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