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USPTO發布對「AI和機器學習」相關軟體專利適格性審查備忘錄

一、依據美國專利法(35 U.S.C.)第101條,將純粹的數學算法、心智活動或自然法則等抽象概念視為不具專利適格性之標的。而AI演算法常被視為「抽象概念」,在美國需根據Alice/Mayo測試證明其具體技術應用(如改善電腦功能或解決特定技術問題)才具備專利適格,此條規範經常成為申請人及審查員之挑戰。因應AI的快速發展,2025年8月4日美國專利商標局(USPTO)針對涵蓋電腦、通信及機械相關之軟體技術,特別是AI和機器學習領域,發布備忘錄(Reminders on evaluating subject matter eligibility of claims under 35 U.S.C. 101),強化現有的審查指南,提醒審查員如何正確處理適格性審查,特別是Alice/Mayo測試第2A步驟部分,摘錄要點如後。

二、USPTO對於「專利標的適格性」之審查流程

(一) 專利審查程序手冊(MPEP)第 2103 至 2106.07 節,及2024年7月針對AI專利標的適格性之更新(2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence,簡稱AI-SME)都是與此有關的審查指南。

(二) 審查時應遵循MPEP 2106的流程圖,先確定申請專利範圍的廣義合理解釋後,再根據Alice/Mayo兩步驟測試法評估是否符合申請專利資格,進行以下分析

1. 第2A步驟第一部分: 確定申請專利範圍是否述及「司法例外(judicial exception)」

(1) 審查時需判斷申請專利範圍是否述及「抽象概念」,在軟體專利一般包括數學概念(如數學關係、公式或計算)、人類活動組織方法(如商業行為或法律互動),或心智活動三類。

(2) 「心智活動(mental process)」的界定

  • 根據法院判例,請求項限制事由「實際上可由人腦或以紙筆執行思考過程(如觀察、評估、判斷及意見)」,則可被視為「抽象概念」
     
  • 申請專利範圍倘若超出人腦能力、涉及複雜的AI處理(如高速數據處理或特定硬體編碼結構),則不屬於「心智活動」。MPEP和AI-SME就此都提供了更新的範例,審查時應留意勿擴大「心智活動」類別的適用範圍。

(3) 請求項「述及」與「僅涉及」抽象概念應予區別:前者之情形,需進一步進行適格性分析,而後者之情形屬於適格之標的,無須進一步分析。例如:

  • USPTO發布的範例39:雖然於請求項限制「使用第一訓練集在第一階段訓練神經網絡」,而訓練神經網絡涉及多種技術或活動,也可能依賴數學概念,但該限制未以文字或數學符號描述任何數學公式或計算等概念,因此「僅涉及」而未述及抽象概念。
     
  • 範例47:中請求項第2項限制「由電腦基於輸入數據和選定訓練算法訓練人工神經網絡(ANN),以產生一訓練過的ANN,其中選定訓練算法包括反向傳播算法和梯度下降算法」明確要求特定的數學計算,屬於「述及」抽象概念,需進一步分析。

2. 第2A步驟第二部分: 評估申請專利範圍整體是否將所述司法例外整合為「實際應用(practical application)」,如改善電腦功能或其他技術領域

(1) 這涉及分析「額外元素(additional elements)」是否超越司法例外本身,使申請範圍具備專利適格。

(2) 關鍵考量包括:

  • 整體分析申請專利範圍:不能孤立評估額外元素,而應考慮請求項的所有限制如何互動。
     
  • 改進考量:若申請專利範圍反映對電腦功能/技術或其他技術領域的改進,則可能符合此步驟測試。此部分要求專利請求項涵蓋解決技術問題的特定方案,而非僅主張解決方案的構想。說明書需描述此改進,達到使該領域技術人員顯而易見之程度。
     
  • 「應用它(apply it)」考量,審查員應評估:

--請求項所載額外元素是否僅述及解決方案構想,而缺乏實現細節;

--是否僅將電腦用做執行現有過程的工具,而未實際改進電腦功能/技術;

--是否僅用作一般性自動化的工具(例如,自動化手動業務流程),或提供對技術或其領域之改進。

3. 第2B步驟:是否顯著超出司法例外

若第2A步驟未認定實際應用,需進行第2B步驟,即檢視申請的各項元素是否加入了「顯著超出」抽象概念等司法例外的內容,即具體的技術改進或「創新概念(inventive concept)」,才能取得專利保護。備忘錄未詳細討論此步驟,提醒審查員參考MPEP第2106.05節,考慮類似改進、特定機器等因素。

(三) 何時應發出核駁處分

1. 備忘錄強調,專利適格性之審查採取「證據優勢(preponderance of the evidence)原則」,審查員在判斷某個專利請求是否符合第101條(專利標的適格性)時,應僅在有「超過50%可能性」該請求不合格時才可拒絕,不能只因模糊疑慮就以欠缺適格性拒絕申請。

2. 同時,根據緊湊審查原則(the principle of compact prosecution),不管是否因為第101條之理由拒絕申請,審查員在第一次審查意見中應完整檢查並列出所有其他專利要件(例如第102條新穎性、第103條非顯而易見性、第112條說明書相關等)的拒絕理由,避免審查流程拖延。

三、備忘錄旨在提醒審查員,勿過度解讀或擴大原審查標準的「抽象性」要求,業界認為已逐漸明確化軟體相關專利說明書描述方式並適度放寬AI和軟體相關專利適格性審查標準,可能鼓勵更多大型語言模型、電腦視覺和機器學習相關技術在美國提出專利申請,並可能帶動影響其他專利局的審查標準。

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