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最高行政法院對專利修正超範圍之判準

  專利法第43條第2項規定:修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。申請時所揭露之範圍,指申請當日已明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項,或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者。

  但,「能直接且無歧異得知」如何解釋,必須在個案中探求。就此,最高行政法院於2025年6月作成112年度上字第782號判決,對此問題有所闡釋,值得留意。

  系爭專利申請案為一分割案,歷經四次修正,主要修正內容係在申請專利範圍加入「凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」之限制條件。智慧財產局(下稱智慧局)分別在初審審查意見、再審查審查意見,以及再審審定書中以「修正超範圍」為由核駁,具體理由包括「綜觀本案申請時說明書、申請專利範圍及圖式,未見有複數個凸形狀基板邊緣之相對關係的相關技術內容」以及「圖5A無法完整而正確地表現出光學片材『表面結構中每一個凸形狀』與『基板的一邊緣及相對的另一邊緣』間的關係」等。申請人不服,經訴願後提起行政訴訟。智慧財產及商業法院判決訴願決定及原處分均撤銷,智慧局不服,將此案上訴至最高行政法院(下稱法院)。

  智慧局因為「專利修正超範圍」爭議上訴最高行政法院之案例,十分罕見,故此案頗引起智慧財產權界之重視。

  本案爭點在於:系爭專利請求項之第四版修正內容「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」,能否由本件專利申請案之圖示(圖5A)直接且無歧異得知。

  最高行政法院指出:如專利審查基準所載,「能直接且無歧異得知者」,係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項,若能明確得知(或不懷疑)其已經單獨隱含或整體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項,而沒有隱含其他事項,則該固有的特定事項係能直接且無歧異得知者。

  其次,最高行政法院指出,第5A圖顯示第一凸形狀和第二形狀的真實複合結構,其呈現複數個橢圓狀亮點,部分橢圓狀亮點上有較小的亮點或黑點。法院審閱申請時說明書相關段落後,認為該複數第一凸形狀相較於該複數第二形狀,具有較大尺寸且較平滑之表面積,而第二形狀為疊加於第一凸形狀上之不規則痕跡,故認定本領域通常知識者依申請時所揭露之整體內容,應可直接且無歧異得知第5A圖中所示較大之橢圓狀亮點圖像即為第一凸形狀,而無可能將該等亮點理解為疊加於第一凸形狀上用以修飾破壞其規則性的第二形狀。此外,法院說明第5A圖複合結構之局部放大圖之目的是為了檢視該複合結構之具體特徵,局部圖以外之結構若未另有特別說明,原則上應與該局部圖結構相同。因此由第5A圖觀之,已揭示複數個第一凸形狀中的每一個凸形狀未從基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣。據此確認原審認定之修正未超出申請時所揭露之範圍無違誤。

  從本判決可觀察:本案因說明書未記載申請專利範圍之修正文字,僅僅依據無相關標號的圖式作為修正之依據,而導致爭議。最高行政法院基於專利審查基準之解釋且排除圖式解釋的其他可能,確認圖式的揭露效力,從而肯認本案修正未超範圍。此一見解,對於專利審查實務中運用圖式揭露作為修正依據的適用,提供了具體且可操作之原則。

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