商標法第70條第2款規定,以他人之著名商標做為作為自己公司之特取名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權,此係民國(下同)92年修法(下稱新法)之規定。其前身即82年商標法(下稱舊法)第65條規定中,上開條文則設有「並經營同一商品或類似商品之業務」之限制。準此,如於舊法時代業已設立之公司,以著名商標作為特取名稱,並經營與著名商標指定商品不類似之領域,應作何判斷?
台灣糖業股份有限公司(下稱台糖公司)起訴請求台糖營造股份有限公司(下稱台糖營造)更改特取名稱,台糖公司主張其自42年註冊,指定使用於方糖等領域之註冊第1675號商標(下稱系爭商標)為著名商標,台糖營造應更改公司之特取名稱。台糖營造提出法律不溯及既往原則抗辯,主張應適用設立當時之舊法,系爭商標實係指定於方糖商品領域,不該當「經營同一商品或類似商品之業務」之要件,是以並未違反該規定。且台糖營造係因信賴舊法而設立,得主張以信賴保護原則。
原審一、二審法院均認為,台糖營造以「台糖」作為公司特取名稱是否侵權,應以其設立登記時之舊法為斷,系爭商標指定使用之商品為食品,難認兩者係經營同一或類似商品業務,縱法律修正後符合商標侵權要件,基於法律不溯及既往原則,自不得依現行法規定請求排除防止侵害。
然而上訴至第三審,最高法院於107年3月作成法律見解(106年度台上字第2088號民事判決)認為,行為之狀態如跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結,且新法規定兼具公益性,應以新法法律效果之規定,連結部分屬於過去之構成要件事實,適用於將來繼續發生之法律事實,此乃「法律要件事實之回溯連結」,而非法律效力的溯及既往,不生違反法律禁止溯及既往原則之問題,判決將全案發回更審。
107年11月15日,智慧財產法院再對本件作成107年度民商上更(一)字第1號民事判決,敘明台糖營造雖於舊法時代設立,該公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態仍尚未終結,考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益性應重於對公司名稱之信賴保護,自應以新法法律效果之規定,連結部分屬於過去之構成要件事實,適用於將來繼續發生之法律事實。是以,本件應適用新法,縱著名商標之指定商品與該公司之業務範圍不相同、類似,亦有適用。此外,減損著名商標識別性之虞,並不以侵權人與著名商標所指定使用之商品相同或類似為必要;正因其等所指定使用之商品毫無關聯,才會使得著名商標之指向性因侵權人之使用行為而逐漸減弱或分散。準此,法院判決台糖營造不得使用「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分。
自本案例可知,具有強烈公益性之規定或許會重於對單獨個人之信賴保護,如有其他商標權人發現其著名商標早於舊法時代已遭其他公司用為特取名稱,且被使用於不同領域,於此見解之下,或許仍有救濟的空間。