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產地名稱可否註冊為商標?

  依商標法第29條第1項第1款規定,商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者,不得註冊。因此,如申請之商標客觀上使相關消費者產生系爭商標所提供之商品或服務源自某產區之直接聯想,不具商標識別性,而有前述條款之適用。其原理在於,倘賦予申請人對產地名稱有排他專屬權,將導致競爭同業於交易過程,無法使用該產地名稱說明商品或服務之原料或產地特性,造成市場之不公平競爭。

  惟,參照同法第29條第2項規定:「有前項第1款或第3款之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之」。依此,不具先天識別性的標識,如申請人可證明該標識於市場使用後,相關消費者已將其視為指示及區別一定來源之標識,而取得後天識別性,得以核准註冊。智慧財產及商業法院於近期作成之113年行商訴字第40號判決,即肯認此一觀點。

「YORKSHIRE TEA」案事實背景

  英商貝蒂及泰勒集團公司(B&T公司)於2017年以「YORKSHIRE TEA」商標,向智慧財產局(智慧局)申請註冊,指定使用於第30類之「茶包;花草茶;茶;草本植物茶;水果茶;茶葉包;冰茶」等商品。智慧局於審查過程,以系爭商標由單純外文「YORKSHIRE TEA」所組成,予消費者之認知僅為商品係來自英國約克郡(YORKSHIRE)地區,為所指定商品之產地或相關特性之說明,復為同業競爭者所必須使用,指定使用於第30類商品,並不足以使相關消費者認識其為表彰商品來源之標識,故以核駁先行通知書函,請B&T公司提出意見書。經B&T公司申覆並提出相關使用事證,智慧局認系爭商標經B&T公司使用且在交易上已為指定商品之識別標識,而依商標法第29條第2項之規定核准其註冊。

  嗣馥餘實業股份有限公司(馥餘實業)於2022年以系爭商標易予消費者聯想為該商品之製造地或生產地係在約克夏之說明,而非作為區別商品來源之標識,不具識別性,而有商標法第29條第1項第1款等規定之適用,對之申請評定。經智慧局審查,為評定不成立之處分。馥餘實業不服,提起訴願,復遭訴願駁回,遂提起行政訴訟。

智慧財產及商業法院見解

  法院認為,系爭商標由單純的外文「YORKSHIRE TEA」所構成,指定使用於第30類之茶包、花草茶、草本植物茶等商品,固不具先天識別性,但從B&T公司提出之眾多使用資料可知,系爭商標「YORKSHIRE TEA」自1977年創用至今,持續使用於適用約克郡當地水質的茶飲商品。且,於1992至2016年間已先後於英國之「Campaigh The National Trust Newsletter」時事通訊發表之文章、英國電視節目「Heartbeat」、印刷出版物「THE STAGE」、金融時報報導網站文章、英國超市Sainsbury雜誌、「英國泰勒茶的經典_約克夏茶Yorkshire Tea」網誌、金融時報、英國獨立報等報章、雜誌、網站均已刊登「YORKSHIRE TEA」(約克夏茶)商標商品相關文章及報導。

  此外,在臺灣自2012至2017年間,不乏有消費者於痞客邦、Udn、部落格文章中介紹系爭商標商品並分享我國路易莎咖啡店有販售或予以飲用約克夏茶之情事。且,樂天市場、PChome、momo等購物網站,亦可見販售系爭商標商品。

  再者,B&T公司自1998年至2017年間開立予美國、澳洲、英國、加拿大、日本、台灣、韓國、香港、新加坡經銷商之銷售單據,其上或可見標示「YORKSHIRE TEA」之商品包裝,或可於商品描述欄位見「YORKSHIRE TEA」文字。

  綜上,依前揭實際使用態樣,法院認為,「YORKSHIRE TEA」商標申請註冊時,業經B&T公司長期於國內外使用,在交易上已成為其商品之識別標識,並足以使相關消費者認識為表彰商品來源之標識,而有商標法第29條第2項規定之適用。智慧局所為評定不成立之處分,並無違誤,從而駁回原告之訴。

結論

  雖然商標法第29條第1項第1款禁止具有「產地描述性」之商標註冊,但在特定情況下,仍有可能成功註冊,即使難度甚高。

  首先,依據台灣實務,若要符合「產地描述性」之標識,首先須判斷該地理名稱是否足以被台灣消費者合理地理解為描述相關商品或服務之產地。因此,若該地理名稱含義模糊或較為冷僻,則有可能主張前述條款不予適用。

  其次,申請人可嘗試證明產地名稱因廣泛使用而取得後天識別性。為提高申覆之成功機率,應事先充分蒐集使用證據,並制定針對個案之有效申覆策略,特別是:提交使用證據之數量、程度、使用期間及性質。

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