美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)於2021年10月7日對Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics Co., Ltd, 乙案維持地院裁判（Case: 19-2164），認定保密協議中的專屬管轄條款，不影響美國專利商標局專利審理及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）「多方複審程序」之進行(Inter Partes Review，簡稱IPR)其裁判要旨如後。
- 本案事實
(1) 三星電子集團於2012年間與澳洲新創公司Kannuu Pty Ltd聯繫，洽詢後者就其智能電視、藍光播放器等產品所涉遠端搜尋導航遙控技術。雙方簽署保密協議，其中約定「因本協議產生的任何爭議應依紐約州法律解釋以及審理，無其他任何國家或州準據法之適用。任何因本協議或本協議擬進行的交易所引起或與之相關的法律行動、訴訟或程序，專屬位在紐約州紐約市曼哈頓區內具有管轄權的聯邦或州法院審理，無其他司法轄區適用餘地。」1之後三星並未與Kannuu達成任何智慧財產權利授權或者採購交易。
(2) 六年後，Kannuu於2019年在紐約南區地方法院對三星提起專利侵權及違反保密協議之訴。三星對應向PTAB提起IPR程序，主張Kannuu據以提出上開民事訴訟的相關5個專利請求項全部無效；Kannuu抗辯雙方保密協議中的專屬管轄約款已排除IPR程序之進行，惟PTAB仍立案審理其中兩件專利無效申請案。Kannuu乃向地方法院聲請預防性禁制令(preliminary injunction)，請求法院命三星撤回已提出的專利無效申請案，地方法院否准Kannuu的聲請，後者續行向CAFC提起上訴。
- CAFC闡明本件禁制令聲請案的主要爭點在於保密協議中的專屬管轄約款是否具有禁止三星提起IPR程序的效力，主要據以下理由維持原審裁判：
(1) 地院解釋本協議專屬管轄約款「任何因本協議或本協議擬進行的交易所引起或與之相關的法律行動、訴訟或程序」中，對於「所引起或與之相關」之關聯性用語，根據字典定義採取「邏輯或通常關聯性」之解釋，進而認定本件保密協議的重點在於未揭露資料之保密義務，而非當事人間的智慧財產權利，因此否准Kannuu的禁制令聲請。CAFC根據紐約州法律解釋本件保密協議，也認為本件保密協議主要涉及未揭露資料的保密議題，與多方複審程序涉及專利有效性的議題，關聯性薄弱，因此前者的專屬管轄約款並無排除締約者另外進行多方複審程序的效力，地院之裁判並無適用法律或者認定事實明顯錯誤之裁量濫用情事。
(2) Kannuu雖主張本件保密協議包含潛在可能授權給三星的專利，但本件保密協議已清楚約定「本協議不得以任何方式被解讀為以授權或其他任何形式賦予任何權利(予締約方)。…本協議並未對任一方施加購買、銷售、授權、移轉或處分任何科技、服務、產品，或者進行其他任何商業交易的義務。」因此締約雙方並未因保密協議的簽訂而產生任何智慧財產權利授權關係，即使締約雙方最終為專利授權行為或者進一步有商業合作關係，專利有效性或者侵權與否的議題，也並非保密協議的效力範圍。此與法院在Texas Instruments, 231 F.3d at 1331案例中，因專利侵權爭議起源於雙方授權協議，爭執的中心議題在於據以計算授權金以及交叉授權的核心專利，因此該案例中授權協議內的管轄權約款具有拘束締約雙方的效力有別。
(3) Kannuu又主張另案NuCURRENT INC. v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.德州地方法院曾依三星的要求據保密協議之專屬管轄權約款將案件移轉由紐約地方法院審理，基於訴訟禁反言原則，三星在不同訴訟中對於保密協議專屬管轄約款為兩異的主張應受法院禁止。但另案主張「故意」侵害專利權的基礎是基於對造揭露保密協議涵蓋的內容，與本案中IPR程序的進行並未落入保密協議約款拘束範圍有別，且本案之判斷也無導致對本案或另案產生不公平損害之虞，Kannuu抗辯的訴訟禁反言原則並非可採。
(4) Kannuu雖然透過雙方可能進一步產生商業合作關係、三星可能利用保密協議包含的技術進行IPR程序等理由，試圖將保密協議與IPR程序加以連結，但專利本質上是藉由向公眾揭露足夠的資訊使得具有相當技藝之人得據專利請求項實施受保護的權利，而保密協議的本質是保護尚未為公眾知悉的訊息，倘若要主張有濫用保密協議訊息而致侵害專利權之情事，應就此負舉證責任，Kannuu在本案未見具體舉證。
- Newman法官對本件提出不同意見書，認為本件保密協議中專屬管轄約款既然明文約定「任何因本協議或本協議擬進行的交易所引起或與之相關的法律行動、訴訟或程序」專屬紐約法院管轄，在當事人未明文約定排除IPR程序之情形下，應尊重當事人的約定。
本件法院從解釋契約條款之角度審理保密協議專屬管轄約款的效力範圍。解讀方式既有不同，保密協議締約雙方如預期即使將來無合作關係也可能因個別議題涉訟，宜於契約內明文列入或者排除具體項目，以避免任何爭議。
1 本件保密協議專屬管轄約款的原文為：「…Any legal action, suit, or proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions contemplated hereby must be instituted exclusively in a court of competent jurisdiction, federal or state, located within the Borough of Manhattan, City of New York, State of New York and in no other jurisdiction.」。