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日本特許廳發布「標準必要專利授權談判指南」,台灣智慧局提供指南中譯本供各界參考

日本特許廳於2018年6月5日發布「標準必要專利授權談判指南」,經濟部智慧財產局嗣於2018年9月7日發布其中譯本供各界參考。摘錄前述指南主要內容如後:

1.本指南提供的目的:

  • 由於物聯網(IoT)的普及推動了全球第四次工業革命,此一趨勢也改變了使用無線技術設備的標準必要專利(SEP)授權談判。參與有關SEP授權談判的領域已經超越資訊和通信技術(ICT)領域進入終端產品製造商或者專利主張實體(PAEs)等其他技術領域,使得授權談判的態樣更加多樣化。
  • 此外,關於專利必要性和授權費率的分歧,也增加SEP談判的困難度。
  • 日本特許廳因此發布本指南,針對「標準制定組織」(Standard setting organization)已為FRAND宣告之SEP,擬促進其權利持有人與實施者之間的談判效率、透明度和可預測性,以幫助預防或迅速解決SEP授權爭議。具體而言,本指南旨在提供符合善意原則以及具有效率性的授權談判方法,暨授權金計算方法的參考,以便兼顧實施人免於禁制令之鉗制,且使專利權人同時獲得適當對價補償。

2.SEP授權談判方法

  • 本指南將典型的授權談判過程區分為以下五個步驟:

(1) 第一步:專利權人提出授權談判要約(offer)。

(2) 第二步:實施人對取得授權表達意願。

(3) 第三步:專利權人基於FRAND條件提出特定要約。

(4) 第四步:實施人基於FRAND條件提出反要約。

(5) 第五步:專利權人拒絕反要約/透過法院,或調解及仲裁等其他替代性爭議解決程序(Alternative Dispute Resolution,ADR)解決。

  • 在步驟1,專利權人應向實施人提出談判要約來啟動談判。專利權人通常會提出:(1)SEP確認文件以及SEP專利範圍與標準規格(2)侵權對照表,以便使實施人明確知悉現狀,同時專利權人也藉此表達願提供善意的資訊給實施人。
  • 在步驟2,若實施人確認有必要取得專利權人的授權,可立即對專利權人表達取得授權意願。在此種狀況下,實施人可以表達在不放棄挑戰專利必要性、有效性及侵權該當性的權利下,取得授權。另一方面,即使實施人不同意專利權人的要約,也應提出善意合理的回應,以降低損害賠償或收到禁制令的風險。
  • 在步驟3,如果實施人表明接受FRAND條件下授權的意願,則專利權人可以立即基於FRAND條件提供授權要約給實施人。專利權人此時除了表明其授權費計算方法外,並應特別提出為什麼授權要約符合FRAND條件的具體根據,以便讓實施人能適當地確定所提出的條件是否合理和非歧視。
  • 在步驟4,如果實施人不同意專利權人提出的FRAND條件,則實施人可進行符合FRAND條件下的反要約。在提出反要約時,除了指明授權金計算方法外,實施人還應指出具體根據,證明其反要約是以FRAND條件進行的,以便讓專利權人確定所提出的條款是否合理和非歧視。
  • 在步驟5,如果專利權人不同意實施人提出的反要約,雙方可能經由訴訟或者透過ADR來解決爭議。

3.SEP授權金的計算方法

  • 一般情況下,符合FRAND條款及條件的授權金計算法可由下式表示:

    [授權金基礎(計算基礎) x 授權金比例(費率)]

  • 在授權金計算基礎部分,典型的考量方式包括採用「最小可販賣專利實施單位」(SSPPU:Smallest Salable Patent Practicing Unit)或「市場整體價值」(EMV:Entire Market Value)作為計算基礎。SSPPU是基於當SEP技術僅用於最小可販賣專利實施單位時,以SEP所貢獻的部分作為該單位的價格計算基礎。另一方面,EMV則是基於SEP技術對最終產品整體的機能或需求的帶動有所貢獻的情況下,以最終產品整體的價格作為計算基礎。但也不排除以上所列的其他方式作為計算權利金的基礎。
  • 在授權金費率部分,現已有多種合適的費率計算方法被提出,其中常用於判例的有「參照市場既存的可比較授權」 (Bottom up法)及「算出所有SEP對於特定標準的貢獻度,再算出個別SEP的貢獻度」 (Top down法)。
  • 除了如上所述的計算基礎與費率外,尚可加入其他實務因素一併考量。例如:接受該授權金費率之被授權者的數量,授權的性質或範圍,專利的必須性、有效性及被侵權的可能性,個別專利的價值以及談判歷程等。
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