一、商標權人提起侵權訴訟,主要考量點可能包括損害計算方法、證據之提供以及遵守法定時效之限制。最高法院近期乙則判決同時論及以上問題,可為企業進行商標維權之策略參考,介紹如後供參。
二、舊機台回收整修侵權案
(一) 案件背景
1. 商標權人X公司對Y公司及其法定代理人Z提起訴訟,主張後者收購X以往出售的舊機台設備進行改裝、翻新、重建,並仍在機台上使用X所有商標以及表徵,涉及侵害商標權並違反公平交易法,訴請排除侵害及損害賠償。
2. 關於損害賠償之主張,X於起訴時聲明Y及Z應連帶給付新臺幣(下同)150萬元,案件上訴至二審時擴張聲明為3,000萬元。
(二) 二審判決
1. 改裝後的機台已非原廠標準規格產品,Y不得繼續使用X的商標。Y未將X的商標及表徵從改裝後的機台設備移除,且在出口文件上仍標示為原廠產品,足以使消費者誤認為是X產製的商品,構成商標侵權,因此依X之請求判決命Y應停止使用相關商標,將涉案機台回收銷毀;Y及Z並應連帶負損害賠償責任。
2. 關於損害之計算方式:
(1) 商標法第71條第1項第2款規定:商標權人請求損害賠償時,得依侵害商標權行為所得之利益計算其損害,於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項商品全部收入為所得利益。
(2) Y出口一套設備之報關離岸價格為2,408萬486元,但Y未提供進貨成本證據。因此判決以前述金額作為Y銷售所得利益,應賠償予X。
3. Y及Z提起上訴,主張:
X於2021年4月9日保全程序時即已知悉侵權行為存在之事實,卻遲至2023年5月29日始於二審提出擴張損害額之請求,超出150萬之部分已罹於兩年之侵權行為時效,並就原判決認定之損害賠償計算方式表示不服。最高法院嗣准予部分上訴請求,廢棄原判決、發回續行調查審理。
(三) 最高法院判決意旨(113年度台上字第274號民事判決)
1. 關於損害賠償數額之主張與時效問題:
(1) 在賠償損害訴訟中,原告基於民事訴訟法第244條第1項第2款及第4項之規定,可在起訴時僅表明其最低請求金額,並在一審言詞辯論終結前補充聲明。因為損害賠償訴訟涉及損害原因、過失比例、損害範圍等認定,常須經專業鑑定及法院斟酌裁量,始能定其數額。准予擴張或補充訴之聲明可減輕原告在損害賠償之訴中的聲明責任及舉證負擔,以避免在起訴時難以預估具體損害額的情況下,蒙受程序或實體之不利益。
(2) 若原告於第二審始為補充聲明,且該補充不超出全部請求的範圍,基於相同之法規範目的,亦可根據民事訴訟法第463條準用第244條第4項的規定。
(3) 本件原告於起訴時已表明先主張最低金額,即係就原因事實範圍為全部請求,而非一部請求,就未請求部分亦不得另行起訴主張權利。
(4) 民法第129條第1項第3款規定,請求權之消滅時效因起訴而中斷。本件原告起訴時既表明係依民事訴訟法第244條第4項規定為全部請求,則其全部請求均因起訴而中斷時效。即使是在不同審級中進行補充聲明也不影響時效的中斷。至於原告未於第一審言詞辯論終結前補充聲明,僅法院不就其未聲明之事項為判決,與因起訴而中斷時效之效力無涉。
2. 關於損害賠償數額之計算及法院應調查事項
(1) 在商標權侵害案件中,商標權人可選擇依據商標法71條第1項第2款規定,以侵害行為所得利益來計算損害,此規定是為減輕商標權人就計算損害之舉證責任。因此,若商標權人已初步證明侵害人之銷售金額,而侵害方無法舉證其成本或必要費用,則可將銷售收入視為所得利益。
(2) 民事訴訟法第286條規定,當事人所聲明之證據,法院原則上應予調查,但就其聲明之證據中認為不必要者,不在此限。所謂不必要者,係指聲明證據與待證事實毫無關聯,或法院就某事項已有明確心證等情形。本案Y及Z已提出收購舊機台以及替換相關零件等支出費用單據,此項證據攸關支出的成本與必要費用能否扣除,與待證事實非無關聯,法院即應進行調查,而原審僅依申報出口設備之離岸價格作為損害賠償計算基礎,未考慮Y、Z提出的相關支出證據,即涉有違背法令事由,就此部分應續行調查審理。
三、前揭判決要旨之關聯實務
(一) 「一部請求」與起訴時「僅表明全部請求最低金額」之區別
1. 僅表明全部請求最低金額之情形:
(1) 原告在起訴時已表明將全部可能之損害賠償請求納入訴訟範圍內,只是暫時未能確定具體數額。此時原告可先請求最低金額,並在事實審言詞辯論終結前補充其聲明,以確定最終的請求金額(民事訴訟法第244條第1項第2款、第4項及同法第463條參照)。
(2) 無法另行起訴:如果原告未於事實審言詞辯論終結前補充聲明,則基於民事訴訟法第400條第1項關於既判力的遮斷效,將不得就同一原因事實另行起訴請求其餘部分(最高法院108台上2044號民事判決意旨參照)。
2. 一部請求:
係指以在數量上為可分之金錢或其他代替物為給付目的之特定債權,債權人僅就其中之一部分為請求,但就其餘部分不拋棄其權利者而言,此時債權人可就未請求的部分另行起訴(最高法院97年度台上字第1340號民事判決判決意旨參照)。
(二) 前述定義雖一目瞭然,但實務上債權人往往並未在訴訟中明確其債權總額或者表明有無拋棄其餘部分權利之意思,此時,將由法院依個案探求債權所由生及債權人之真意而為判斷(最高法院97年台上字第1340號民事判決意旨參照)。然而,在前述第二項所介紹之案例,既有侵權行為兩年請求權時效之問題,權利人倘於起訴時僅擬先主張部分權利,最好仍先表明是依民事訴訟法第244條第4項先為全部請求之最低金額,以免嗣後追加主張權利時產生請求權時效消滅之爭議。