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歐洲法院對專利侵權案的長臂管轄權

一、歐盟法院(The Court of Justice of the European Union; CJEU)近日對BSH V. Electrolux 案件之裁決擴大了UPC和歐盟成員國法院的管轄權範圍,可及於域外歐洲專利侵權行為及核發跨域禁制令(Case: C-339/22, Judgment ECLI:EU:C:2025:108)。

二、案件背景

(一) 本案涉及歐盟「布魯塞爾 I bis 規則」(即歐盟條例第1215/2012號 )第24(4)條的解釋,核心爭點為:當被告住所地法院審理專利侵權訴訟時,倘若被告提出專利無效抗辯,法院是否因涉及專利有效性的議題而喪失管轄權。

(二) 德商BSH公司(BSH Hausgeräte GmbH)擁有EP 1 434 512歐洲專利,該專利在德國、希臘、法國、瑞典等歐盟成員國和土耳其等非歐盟成員國完成國家註冊程序。BSH在瑞典法院對瑞典商伊萊克斯( Electrolux AB)提起侵權訴訟,主張後者於多國侵害前述專利。

(三) 伊萊克斯抗辯稱,瑞典法院對於非在瑞典註冊的外國專利無管轄權:因為本件侵權訴訟實質涉及專利有效性問題,依據歐盟「布魯塞爾條例 I bis 」第24(4)條規定,「專利的有效性或註冊相關的訴訟,應由專利註冊地所在成員國的法院專屬管轄」。瑞典一審法院支持被告的主張,拒絕對外國專利部分行使管轄權。BSH 提起上訴,瑞典上訴法院向歐盟法院提交裁決申請,詢問:

「布魯塞爾條例 I bis 」第4(1) 條規定「一般管轄權」原則,即「凡在歐盟成員國居住者或設立公司者,無論其國籍為何,均可在該成員國法院被起訴」,此一規定是否會受到同條例24(4)條規定的影響,即具有一般管轄權的成員國法院,在審理專利侵權訴訟時,是否因被告提出無效性抗辯,而失去管轄權。

三、歐盟法院的裁決

(一) 「布魯塞爾條例 I bis 」第24(4)條對專利有效性挑戰之專屬管轄規定應採嚴格解釋

歐盟法院澄清:「布魯塞爾條例 I bis 」第24(4)條雖然規定:對專利有效性提出爭議的案件,由專利註册地的本國法院享有專屬管轄權,但本規定應採取嚴格解釋,僅限縮於涉及專利「對世效力」之無效主張案件,而不適用於專利侵權訴訟中被告提出的「當事人間的無效性抗辯」。例如,就歐洲專利涉及法國註冊部分,只能在法國法院提起專利無效訴訟。

(二) 歐盟成員國法院就一般管轄事項取得跨境管轄權

1. 因此,根據同條例第4(1):專利權人在被告公司註冊地或住所地的歐盟成員國法院提起歐洲專利侵權訴訟,該審理侵權案件的歐盟成員國法院,不因為被告提出專利無效性抗辯而喪失管轄權,仍然可以對涉及另一歐盟成員國(其中包括已加入UPC或者未加入UPC的國家);或甚至非歐盟成員國(第三國)的專利侵權行為加以判斷

2. 前述解釋是基於歐盟法秩序安定之理念,而當專利侵權和無效訴訟平行進行時,審理侵權訴訟的法院有合理可信之依據認為涉案專利將被認定無效之時,仍有權暫停侵權訴訟程序,以避免裁判矛盾。

四、本件裁決的影響

(一) 根據以上歐盟法院裁決,基於一般管轄權之原則,專利權人將可在歐洲法院(包含歐盟各成員國法院以及UPC)對住居或者設立公司於該地之專利侵權者提起侵權訴訟,無論侵權行為地為何。被告不能透過訴訟中提出專利無效抗辯來逃避專利權人選擇起訴的法院,屆時審理專利侵權訴訟之法院將依各涉案專利註冊國之法律認定其有效性,承審法院及訴訟雙方都會在訴訟中面臨解釋外國專利法的專業考驗。業界正在關注未來歐洲法院將會如何解讀具有高度跨國性質的專利爭議,例如美國或者中國行為主體所涉跨國標準必要專利等爭議。

(二) 前述裁決提起的歐洲法院,包括歐盟成員國法院、以及UPC,都將有權對專利侵權行為核發跨域禁制令,禁制令的對象,可及於未選擇加入UPC的第三國(例如:英國、西班牙、瑞士或者土耳其)。

(三) 近日UPC法院一件裁決也恰呼應前述歐盟法院裁決意旨( UPC_CFI_355/2023 ):

該案之原告富士軟片公司享有EP 3 594 009 B1歐洲專利。涉案專利已在德國和英國驗證並生效。富士軟片在UPC杜塞道夫地區分庭對三家德國柯達公司提起侵權訴訟,被告據「布魯塞爾條例 I bis 」第24(4)條抗辯承審法院對涉案專利英國部分之訴訟欠缺管轄權。UPC杜塞道夫地區分庭亦認定:

1.「布魯塞爾條例 I bis 」第24(4)條僅適用於歐盟成員國之間。對於英國等非歐盟國家,本即不能援用該項專屬管轄之特別規範提出抗辯。

2. UPCA第31條規定:「UPC法院的國際管轄權應根據 歐盟條例第1215/2012號(「布魯塞爾條例 I bis」) 或根據《盧加諾公約》關於確認國際私法管轄權及判決之承認暨執行相關規範確定」。 如上所述,「布魯塞爾條例 I bis 」第4(1)條規定,凡在歐盟成員國居住之人,無論其國籍為何,均可在該成員國法院被訴 。因此,UPC據該條款同樣取得涉案被告對於英國專利侵權行為之一般管轄權。

(四) 近期的歐盟法院裁決擴大了專利持有者在歐洲可主張侵權的地域範圍,並且更有利於UPC法院的運作。另一方面,業界也預測,為了對專利侵權訴訟產生制衡效果,被告可能採取同時在多個專利註冊國家提起無效訴訟之方式,以促使審理侵權案件之法院產生專利可能無效的合理性確認、進而提高暫停侵權訴訟之可能性。換言之,可能帶動專利訴訟在歐洲地區的平行發展,後續動態有待持續關注。

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