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美國聯邦最高法院於2018年4月24日以判決認定多方複審程序對於專利無效認定之決定合憲

美國聯邦最高法院於2018年4月24日公布Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC案判決,確認由美國專利商標局內組成之「專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board,下稱PTAB)進行多方複審程序(Inter Partes Review, IPR),作出專利無效之認定,其決定合憲。摘錄判決要旨如後:

一、背景:

(一)石油能源公司於2012年據其在水力壓裂期間保護井口設備之方法專利(下簡稱涉案專利)在聯邦地區法院對格林能源集團訴稱專利侵權。格林能源集團在訴訟中抗辯涉案專利之有效性,並同時向PTAB提出多方複審申請,兩程序同時併行。聯邦地區法院稍後發布的申請專利範圍界定命令(claim-construction order)有利於石油能源公司,然PTAB卻認定石油能源公司涉案專利部分請求項不具可專利性。

(二)石油能源公司乃對於PTAB的專利無效認定向聯邦巡迴上訴法院提起上诉,同時主張多方複審程序並非依美國憲法第三條規定由陪審團組成之法庭所進行,多方複審程序的決定應屬違憲。聯邦巡迴上訴法院維持了PTAB的決定,並駁回石油能源公司對於多方複審程序違憲之主張。石油能源公司乃向聯邦最高法院提起上訴。


二、聯邦最高法院判定由PTAB進行多方複審程序,認定專利無效之決定合憲

(一)根據以往判例,國會有權將涉及公共利益之權利授予憲法第三條所定法庭以外之機構裁決。准予專利權是屬於涉及公共利益之事項。多方複審制只是重新審議前述准予/許可,其本質與准予專利權相同,國會有權授予美國專利商標局重新審議。

(二)以往判決雖然肯認專利權屬於專利權人之私有財產,其認定與前述結論並不矛盾,也不能排除國會有權賦予行政機關在核發專利權之後自行重新審查之行政複查權限。

(三)以往專利有效性在實務上是由法院認定之歷史不代表應永遠如此,因為以往法院有權對於涉及公共利益之事項加以判決或執行是由立法機關所授權,後者自然亦有權於今日選擇授權行政機關(美國專利商標局)處理此一議題。

(四)多方複審程序並未違反憲法第七修正案。

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