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商業表徵侵權訴訟的「精確描述」要件(Cardinal Motors v. H&H Sports)

一、美國各巡迴上訴法院在諸多商業表徵(trade dress)侵權訴訟都強調原告清晰闡述商業表徵特徵的重要性。本文將介紹第二巡迴上訴法院近期對商業表徵「精確描述要件(articulation requirement)」之闡釋,並比較臺灣司法實務是否有類似的訴訟要求。

二、全罩式安全帽商業表徵爭議案(Cardinal Motors v. H&H Sports1 )

(一) 案件背景及訴訟經過

1. Cardinal ( Cardinal Motors, Inc.)是一家機車安全帽設計公司,自2014年起將其「Bullitt」型號頭盔式安全帽設計獨家授權Bell公司(Bell Sports, Inc.)行銷,頗受市場歡迎,成為主力產品2

2. Cardinal於2020年向紐約南區地院對H&H公司(H&H Sports Prot. USA, Inc.) 提起訴訟,主張後者產製的「Torc T-1」型號安全帽外觀與「Bullitt」高度近似,涉嫌未經授權抄襲「Bullitt」設計,違反美國聯邦商標法(Lanham Act)第43(a),構成不正競爭與商業表徵侵權。

3. Cardinal在一審訴訟曾兩度修改起訴主張,都被法院以「描述過於籠統和結論性」為由駁回3,第三次修改後的投訴提出兩項對於Bullitt安全帽商業表徵的描述:

(1) Bullitt安全帽的「一般性商業表徵(General Trade Dress)」:

  • 提出Bullit安全帽的整體外觀和視覺印象,包括其大小、形狀、顏色、紋理等多個元素的組合。
     
  • 包括彎曲的頂部、薄型的下巴護條、較大的眼眶高度、單層下巴表面、金屬反光邊框及突出的後懸等特徵。
     
  • 側重於展示兩造商品整體設計的相似性,強調兩款安全帽在整體視覺上容易引起消費者的混淆。

(2) Bullitt安全帽的「詳細商業表徵(Detailed Trade Dress)」:

  • 著重於Bullitt的特定設計特徵。
     
  • 例如:裝飾性螺絲、前額的金屬護網進氣孔、內部的V形頰墊設計、皮革裝飾等更為細節的元素。
     
  • 強調這些具體設計特徵的獨特性和與其他市面商品的可區別性,擬證明這些特徵被Torc T-1安全帽複製,增加了混淆的可能性。

4. 地院認為,原告對「一般性商業表徵」的描述過於寬泛,涵蓋安全帽的每個組成部分,使其缺乏「識別性」,至於「詳細商業表徵」很大程度也依賴前者,因此與前兩次一樣、都「未能精確地描述商業表徵及其識別性」而駁回原告之訴。後者提起上訴。

(二) 上訴法院的判決

1. 商業表徵之「精確描述要件」/又稱「清晰度要求」是侵權訴訟的起訴要件。就此要件,原審有以下兩項錯誤:

(1) 對商業表徵精確性描述的要求:

上訴法院澄清,法院長期以來要求原告在起訴階段應準確釋明其商品外觀的特徵,此項起訴要求並不包括「識別性特徵」之證明。換言之,原告在起訴階段只需清楚地描述其產品設計外觀的具體要素,而無須證明該設計具有「識別性」

(2) 對「詳細商業表徵」的評估:

地院僅基於原告提出的「一般性商業表徵」即認定「詳細商業表徵」的描述也不符精確性要求亦有錯誤,法院應當獨立評估原告提出的此項證據。

(3) 上訴法院並認定原告所提出的商業表徵描述已十分詳細、達到精確性描述之起訴要求,因此將原審判決與此部分論述相悖部分廢棄。

2. 商業表徵是否符合「精確描述要件」與「識別性」乃屬兩事,應分別審查,並且應先評估前者

(1) 上訴法院並澄清,法院在審理商業表徵侵權案件是否有理由時,通常審查以下三項要素,與本件相關者為第(a)項

(a) 識別性(Distinctiveness):可與其他產品區分,並指示產品的來源。在產品設計方面,原告通常需證明其商業表徵已獲得第二層識別性(acquired distinctiveness),即公眾主要是識別產品來源、而非產品本身。

(b) 混淆可能性(Likelihood of Confusion):須證明被告的產品可能會導致消費者混淆,誤以為其來自原告或與原告有關聯。

(c) 非功能性(Non-functionality):原告的產品設計主要目的並非是為了實現某種功能或用途所必需。

(2) 「精確描述要件」在訴訟上的意義及適用

  • 對商業表徵的精確描述可為法院和陪審團評估侵權主張提供重要的指引,以篩選確認請求保護的具體範圍,並使競爭對手明確知悉涉及侵權的項目。
     
  • 因此,雖然商業表徵是保護產品設計的「整體外觀(overall look)」,而整體外觀是由所有的設計元素結合組成。但不意味原告可以忽略對構成其獨特產品外觀具體元素的闡述,原告應清楚臚列構成其商業表徵的個別組成部分/設計元素。
     
  • 「精確描述要件」作為法院對侵權事實進行實質審查前的審查項目,只要能夠協助法院達到界定商業表徵的組成部分即足,不應過早以此為門檻駁回原告之訴。

3. 由於本件地院並未進一步根據原告提出的證據判斷前述第2.(1)點事項,上訴法院因此將本案發回原審根據前述方向續行實質審理。

三、比較法觀點

(一) 在美國,未註冊的商品外觀或設計可透過訴訟主張「商業表徵」受侵害來保護,如前述案例顯示,法院透過其民事訴訟規則,要求原告於起訴時即應清楚勾勒「商業表徵」的具體設計特徵,以界定審理及兩造攻防範圍,其後再續行審查「識別性」等實體要件,無論是法院或者訴訟當事人或案外市場競爭對手,都可明確知悉「商業表徵」的權利範圍。

(二) 在臺灣,未註冊的實用物品外觀也可能透過公平交易法第22條關於「表徵」之規定維權。然而前述條款以「著名」為要件,且限於對「同一或類似之商品」為相同或近似之使用,保護之門檻甚高;即使在2015年修法之前,舊法所採取的「相關事業或消費者所普遍認知」要件,亦非容易主張。因此,以往權利人經常另外透過公平交易法第25條「其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平」規範,據實務累積的「攀附他人商譽」與「高度抄襲」案例補充權利救濟管道。基於公平交易法第25條的補充性質,起訴主張以及法院判決,經常將前述美國案例揭示的各種審查標準交錯概括敘明於判決理由。例如:在「Vita-MixTNC調理機」案件,法院認為原告所提之照片及廣告等,均僅見其強調該公司產品之主要功能為食物調理、生機飲食等,未見其強調外觀之獨特性,導致消費者於市場上見到該商品外觀時,僅會聯想到該商品是調理機,但不致於聯想到該商品必定是原告的Vita-Mix調理機,而駁回原告之訴,即是將「未精確描述外觀特徵」、欠缺「識別性」、涉及「功能性」以及「混淆可能性」之要件概括列舉作為駁回原告之訴的理由4。此外,諸多認定公平交易法25條主張成立的案件,最終往往基於被指抄襲者之主觀惡意而認定侵權成立。以往,由於權利範圍模糊,商品設計或包裝外觀侵權爭議,倘若依公平交易法主張,無論站在權利人或者市場競爭者的角度,臨訟都同樣面對灰色地帶的舉證及辯論風險。

(三) 晚近,「Rimowa行李箱表徵」權利人提起系列侵權訴訟,由於爭訟時間甚久、涉及的市場同業非少,雙方極盡攻防之能事,使法院的終審判決展現與美國案例雷同的審查要點。以「Rimowa訴加賀精品」案為例,法院在該案首先建構訟爭表徵-「百褶設計」之具體內涵,以文字具體描述其8項外觀特徵,以此為前提開展對於訟爭行李箱「識別性」、「非功能性」及「售後混淆之虞」的判斷5。因此,美國案例累積的審查方式,也可做為臺灣往後維權借鏡,有助於明確化訟爭標的。

(四) 另一方面,既然「表徵」侵權訴訟本即有特定權利範圍的「精確描述」要求,而訟爭動輒耗時費日、並有訴訟費用等支出,商品或其外包裝設計者,可考慮先申請註冊立體商標或者設計專利,以明確權利範圍,並緩和日後訟爭風險。


 


1 Cardinal Motors, Inc. v. H&H Sports Protection USA Inc., Case No. 23-7586 (2d Cir. Feb. 6, 2025).

2 附帶言之,本案相關判決理由並未直接附上Bullitt安全帽的照片,僅以文字敘述其外觀及設計特徵。可透過 Bell Helmets官方網站 查閱目前行銷市面的款式。

3 美國聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)第12(b)(6)規定,被告可基於原告的訴狀中「未能提出足以支持其訴訟請求的有效事實(failure to state a claim upon which relief can be granted)」而提出駁回訴訟的動議。

4 智慧商業法院100年度民公上字第1號民事判決參照。

5 智慧商業法院110年度民公上更(一)字第1號民事確定判決參照。

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