一、2024年11月22日，UPC曼海姆分庭作成首件關於「標準必要專利(Standards-Essential Patents，SEPs)」授權以及就「公平、合理、無歧視原則(Fair，Reasonable and Non-discriminatory，FRAND)」如何適用之裁決，准依專利權人松下之請求對OPPO核發跨境禁制令，對UPC乃至歐洲等其他法領域類似案件之審理具有重要參考價值，介紹如後。
二、Panasonic v. OPPO（ACT_545551/2023; UPC_CFI_ 210/2023）
(一) 判決背景
1. 松下(Panasonic Holdings Corp.)擁有與3G和4G相關ETSI通信技術SEPs。自2023年8月起，松下開始據其SEPs對OPPO等廠商在德、英、中等8國法院提起侵權訴訟，於UPC運行後亦隨之提起12件訴訟。
2. 本案為松下前述SEPs系列專利中與4G無線電通訊設備和方法相關的EP2568724專利。松下自2019年7月即開始與OPPO進行授權協商未果，因此於UPC曼海姆地區分庭提起侵權訴訟，尋求禁制令。被告等則提出反訴，請求撤銷涉案專利並提出FRAND抗辯，請求法院判定涉案專利在歐盟、日本和美國境內符合FRAND原則的授權費率。
(二) 曼海姆地區分庭的認定
1. 裁判結果:
法院認定本案專利有效且侵權，並認定松下提出的報價符合FRAND原則，而OPPO缺乏善意談判的意願，准依松下聲請對OPPO核發在德國、法國、義大利、荷蘭和瑞典的跨域禁制令，命後者應停止在前述地區銷售OPPO Find X5 Pro等支援4G的智慧型手機和手錶；並命OPPO應支付25萬歐元的損害賠償，且駁回OPPO的反訴。
2. 對於FRAND抗辯的主要裁決理由：
(1) UPC法院有權審理FRAND抗辯
法院根據UPCA第32(1)(a)條認定，其具有審理FRAND反訴的管轄權，無須將本案提交歐盟法院審理。並進一步說明: FRAND抗辯實質上雖然是基於競爭法而賦予對抗專利權人之權利。但在處理SEPs糾紛時，UPC 被賦予與國家法院相同的審判任務，其中包括適用與SEPs執行時相關的歐盟競爭法，特別是賦予法院衡量在授權要約不符合FRAND原則時，可根據歐盟運作條約(TFEU)第102條濫用市場支配地位之規定，不予准許核發禁制令之相關規定。
(2) 本件被告提出的FRAND反訴應予駁回
本案法院援引歐盟法院對「華為v.中興通訊」及德國杜賽道夫法院在「Sisvel v. Haier」的判決，進一步認定:法院雖然認同「華為v.中興通訊」判例提出避免專利權人濫用市場支配地位的FRAND授權談判基本框架，包括第一步：SEPs持有者提交充分的侵權通知、第二步：SEPs實施者收到通知後表明同意取得授權、第三步：SEPs持有者根據 FRAND原則提出授權要約、第四步：SEPs實施者認真回應前述要約並提出反要約；但 FRAND原則的評估是從雙方在整個談判中的互動行為加以觀察，SEPs持有者和實施者必須合作，取得 FRAND 授權，在本質上屬於私法契約自治的基礎上進行談判，因此：
I. 當本件原告向被告發送一份其認為被侵權3G和4G的 SEP清單，其中包括對涉案專利的引用，並明確指出被告支援4G功能的產品時，已達到前引第一步驟「充分」通知的要求。
II. 本案中，OPPO寄發電子郵件回覆松下提出的授權要約、並指定具體的聯絡通訊對象時，亦足認定其有意願取得專利權人之授權，並開啟雙方的談判之門。
III. 在第三步談判步驟的審查部分：法院指出，SEPs持有者在提交報價時，不僅須說明計算授權費率的基礎，且須根據談判狀況解釋為何其要約符合FRAND原則，以便被授權人能夠善意地做出回應。但「解釋」的程度取決於雙方具體談判的狀況，並無必要一律強制揭露專利權人與第三方授權協議的條款，且要約也不以書面合約為限。就本案而言，法院認為松下在授權談判早期即已提出符合前述要件的要約，其後，倘若被告方仍然有疑義，例如關於要約是否為非歧視性質，應該立即或不久之後即提出反對意見。
IV. 只有在SEPs實施者表示有「意願」以FRAND原則達成授權協議時，SEP持有者才有義務以FRAND條款提出授權要約，倘若前者無善意回應，法院將解讀為「無意願」進行授權，並不會強制介入雙方的授權談判、甚至確定授權費率，而會朝向專利侵權訴訟審判的角度處理。本案被告在授權談判階段未能提出任何反對要約的合理意見，遲延至本案訴訟進行時才首次對松下的報價表達異議，且仍未提供其產品銷售的充分資訊，復抗辯兩造另外在北京知識產權法院存在平行的FRAND費率訴訟而僅對於在歐洲、美國和日本（而非全球範圍內）的被控侵權品對應提出其反要約，是導致法院認定OPPO對於專利權人提出的要約無善意回應的主因。
三、本件裁決的影響
(一) 本件曼海姆地區分庭的裁判明確對各界宣示：該法院有能力自行審理判斷FRAND授權爭議。
(二) UPC對於FRAND原則之審理初步採取對SEPs持有者較有利之角度，並傾向獨立解釋審理相關歐盟競爭法令，不受歐盟解釋之影響：
1. 值得留意的是，本案訴訟進行時，松下與小米就同一系列專利侵權訴訟於2014年10月3日甫經英國高等法院認定專利權人為無意願進行授權的授權方，裁判要求松下有義務與小米達成臨時授權。小米隨後申請英國法院裁決符合FRAND條件的授權費率，導致松下很快地和兩間中國的SEPs實施者達成以全球為架構的爭端解決協議，兩造並向英國高等法院提交和解申請，使該院取消了原定在10月底進行的庭審。雖然本件被告OPPO未參與前述英國法院的訴訟，該院裁決結果仍然對本案產生相應的影響，本案兩造在今年10月初步「合意」解決全球專利糾紛，但因雙方仍須確認最後細節尚未做成正式的書面協議。令外界訝異的是，UPC初審法院並未受到前述英國法院的影響仍然作出本案裁決，並提前兩週公告，且採取與英國法院截然不同的立場。
2. 對於FRAND抗辯之審理，本案法院雖受到德國和歐盟判例的影響，但有別於歐盟委員會近日在「HMD Global v. VoiceAge EVS 」案中提交法庭之友的意見，本案法院並未採取機械式的形式框架，傾向回歸通常商業慣例之彈性，以較有利於SEPs持有者的角度解釋FRAND談判1。根據此初步裁決，SEPs實施者應留意對於專利權人提出的授權要約，「及時」回復同意專利權人報價與否的具體意見，臨訟提出FRAND抗辯可能會被UPC法院認定為無意願進行FRAND授權協商。
(三) OPPO仍可提起上訴。倘若上訴法院維持地院裁決，本案將會成為UPC對SEPs類型案件的重要指標。
1 對於是否符合FRAND原則之談判模式，本案法院採取與歐盟委員會不同的看法。歐盟委員會近日在「HMD Global v. VoiceAge EVS 」案中提交法庭之友意見，表示在「華為訴中興通訊」案件中法院提出4個 FRAND授權協商步驟必須依序進行，不應混淆。歐盟委員會特別強調，混合步驟2「聲明有取得授權的意願」和步驟4「SEPs實施者的反要約」會損害規劃各個授權談判步驟所欲維持的雙方利益平衡關係。