一、為調和UPC 和締約成員國法院之訴訟制度，UPCA規範歐洲專利權人可選擇退出UPC、使其專利不受UPC之管轄審理，並且設置UPC生效後七年之「過渡期」，使歐洲專利權人有機會重新選擇申請加入UPC，惟相關法令如何適用非無爭議。近日，UPC上訴法院藉廢棄AIM Sport Vision AG v Supponor Oy 案之地院裁判，釐清UPCA第83(4)「重新選擇加入UPC」條款及其除外規範的適用時點，賦予專利權人更彈性的選擇權。
二、「選擇退出」及「重新選擇加入」UPC的相關規範及主要爭點
(一) 單一專利法院協議(UPCA)
1. 第83(3)「選擇退出UPC」條款規範：
從2023年6月1日起算七年之過渡期內，除非已向UPC提起訴訟，…歐洲專利權人可選擇退出UPC之管轄權。
2. 第83(4)「撤銷退出／重新選擇加入UPC」條款(opt-in)：
除非已向歐盟國家法院提起訴訟，否則歐洲專利權人或其申請人或具有補充保護證書的歐洲專利醫藥品持有者，根據本條第3款選擇退出UPC時，有權隨時撤銷其退出之選擇。
(二) 單一專利法院程序規則(Rules of Procedure，簡稱RoP)
1. 第5.8條規定：
在撤銷退出UPC登記日之前…如果已向締約成員國之國家法院提起訴訟，而該法院根據UPCA第32(5)條對涉案專利或其申請案也具有管轄權，撤銷(退出UPC)申請對於所涉專利或申請案無效，無論該訴訟是否正在繫屬或已經結束。
2. 第5.10條規定：
撤銷退出選擇後，不得再次申請退出UPC。
(三) 以往之爭議點在於，UPCA第83(4)除外規範所稱在歐盟各國家法院提起之訴訟何時開始繫屬才有適用。是在UPC「過渡期」生效之後? 或者只要在專利權人撤銷退出之選擇前、已先有訴訟繫屬在歐盟國家法院，專利權人即會被禁止重新選擇加入UPCA?
三、AIM Sport Vision AG v Supponor Oy 案
(一) 地區法院的裁決(UPC_CFI_214/2023)
1. AIM Sport在2023年5月12日(即UPC於2023年6月1日生效之前三個月的日出期)選擇退出UPC，嗣於2023年7月5日撤銷退出之選擇、重新選擇申請加入UPC，並向UPC赫爾辛基地方分庭對 Supponor，據EP3 295 663專利提起侵權訴訟及聲請核發初步禁制令。
2. 地區分庭採納被告之抗辯，據UPCA第83(4)的除外規範認定：AIM Sport「撤銷退出之選擇」無效。因為兩造就相關專利的侵權及有效性爭議在2022年間已於德國法院提起上訴，該程序仍在持續進行，地區分庭認為UPCA第83(4)的除外規範以及RoP第5.8並無時間的限制，且專利權人在選擇退出之前、既然充分知悉德國法院進行的訴訟程序而仍選擇退出UPC，因此，地區分庭認定其就本件缺乏管轄權而未對案件進行實質審理。
(二) UPC上訴法院廢棄地院裁決(UPC_CoA_489/2023, UPC_CoA_500/2023 )
UPC上訴法院第二分庭於2024年11月12日廢棄前述地院裁決、發回重新審理。主要認定UPCA第83(4)之除外規範應與UPCA第83條第(1)至(3)款的法條文義及立法目的為整體性之解讀：
1. 解釋上UPCA第83條各款所指的「訴訟行為」均統一指「從2023年6月1日起算七年之過渡期內」向歐盟國家法院提起之情形，且不以提起專利無效或侵權訴訟為限，而包括一切該條款所能涵蓋的訴訟行為。
2. UPCA第83(4)主要立法目的是讓專利權人可撤銷原先退出UPC之選擇，重新選擇加入UPC之新系統；而其「除外條款」旨在預防濫用「過渡期」制度不當轉換管轄法院，至於「過渡期」之前，UPC尚未開始運作，理論上應不致於發生「濫用」之情形。
3. 「過渡期」制度的創設，是因為已預見UPC和歐盟國家法院司法體系將會有併行的訴訟產生，因此給予專利權人一段緩衝期間熟悉UPC制度並考慮運用該新制。倘若將UPCA第83(4)的「除外條款」擴張解釋適用於UPC運作之前(即過渡期之前)已在歐盟國家法院進行的訴訟，將反而對專利權人造成差別待遇－因為UPC運作之前在國家法院進行的訴訟可能已經繫屬多時，甚至是由第三方提起，因此地區法院相反的解讀方式也不符「過渡期」制度設置原意。
四、上訴法院最新裁決有助於釐清以往對「選擇退出」以及「重新選擇加入(撤銷退出之選擇)」UPC適用時點及相關除外條款的疑義1。根據前述裁決，將有益於專利權人重新考慮是否利用UPC制度解決專利爭議，在2023年6月1日「過渡期」之前提出於歐盟成員國法院的訴訟，無論在UPC生效後是否仍繼續進行審理，都不會影響專利權人「重新選擇加入／撤銷退出」UPC的權利。但另一方面，專利權人倘若考慮重新選擇加入UPC也宜留意儘早提出，因為在過渡期之後只要有第三方先在歐盟成員國提出訴訟，都將阻斷專利權人重新選擇加入UPC的機會。
◎ 參考資訊
UPC－「選擇退出」或者「撤銷退出之選擇」的效力
1 如本所先前對地院裁判之報導，地院的裁判僅認定在撤銷退出之選擇前已有訴訟繫屬於歐盟成員國法院，則根據UPCA第83(4)排除條款，可阻斷專利權人重新選擇加入UPC的權利。但RoP第5.8條配套規定：「在撤銷退出UPC登記日之前倘若已向締約成員國之國家法院提起訴訟，則撤銷(退出UPC)申請對於所涉專利或申請案無效，無論該訴訟是否正在繫屬或已經結束」。地院裁判並未明確提及－倘若在「UPC選擇退出條款」生效之前已開始、且在「UPC選擇退出條款」生效後已終結的歐盟國家法院專利訴訟，是否仍對專利權人的撤銷退出申請權產生限制，倘若採取最廣義解釋，無論在歐盟國家法院的專利訴訟是否終結，都會對專利權人的「撤銷退出之選擇」權產生限制，恐怕會影響已經選擇退出的諸多歐洲專利權人在UPC的訴訟權。