一、UPC運行甫滿周年，專利界仍在密切關注此一全新的訴訟制度對全球專利權人以及產業界的影響。本所將以系列文章透過相關案例介紹統一專利法院(UPC)如何與各種專利維權制度相接軌或調和。本文首先介紹UPC如何與歐盟原有專利制度的協調。
二、UPC和歐盟國家法院間的協調
(一) UPC運作前各歐盟成員國法院本即各依其專利法規就對應註冊於各國之專利侵權訴訟享有審判及管轄權。為調和各成員國間民商事糾紛之管轄權衝突及外國判決的許可和執行，1973年制定的歐盟布魯塞爾條例(The Brussels I Regulation)及其後重訂版原有其協調規範。但UPC並非隸屬於任何歐盟成員國之法院，歐盟因此於2014年5月15日發布第542/2014號條例，在第VII章新增修第71a至71d條有關UPC的若干規定，以處理涉及單一專利制度的歐洲專利議題。以下案例介紹巴黎中央分庭如何解釋前述條例在UPC之適用以及UPCA的對應規定。
(二) 相關法規範
1. 布魯塞爾條例及其重訂版:
第71a1：UPC是數個歐盟成員國的「共同法院」。
第71c(2)2:在UPCA第83條所述的過渡期內，在UPC和UPCA成員國法院提起之訴訟應適用本條例第29至32條(關於歐盟境內民商事案件之管轄和判決之執行協議3)。
2. UPCA第83條規定：在本協議生效日起(即2023年6月1日起)七年之過渡期間內，針對歐洲專利的侵權或撤銷訴訟，或針對產品核發補充保護證書的侵權或無效訴訟相關之歐洲專利仍可向國家法院或其他國家主管機關提起訴訟4。
(三) 過渡期間之前在各國法院提起的程序-Nokia v. Mala Technologies Ltd (UPC_CFI-484/2023)
1. 2021年4月，Nokia先在德國聯邦專利法院對EP2044709專利的德國對應案提起撤銷專利訴訟，2023年7月被法院駁回其訴，判決書於同年12月13日及14日分別送達訴訟雙方，該案目前仍在德國續行上訴程序。
2. 2023年12月15日，Nokia對相同的專利在UPC巴黎中央分庭提出撤銷訴訟。Mala提出初步異議(Preliminary Objection)，主張歐盟布魯塞爾條例及其重訂版第29條規定「首先提起訴訟的法院，就相同的訴訟理由，相對於後繫屬之法院擁有優先審判權」。因此，UPC就本件欠缺管轄權應停止訴訟，迄至德國法院對本件爭議為最終裁決為止。
3. 巴黎中央分庭於2024年5月2日駁回Mala的異議，拒絕中止訴訟程序。指出：
(1) UPC不是歐盟成員國的法院，因此規範歐盟成員國之間管轄權衝突的布魯塞爾條例及其重訂版第29至32條並不直接適用於UPC。而應適用同條例第71a至71d條對UPC特別新增的若干規定以處理涉及單一專利制度的歐洲專利爭議。
(2) 根據該條例第71a規定：UPC被視為處理單一專利爭議的「共同法院」，同條例第71c進一步規定:僅有在涉及UPCA第83條規範的「過渡期間內」在UPC和UPCA成員國法院提起的訴訟才有第29至32條之適用。但本案在德國提起的撤銷訴訟早在2021年4月已提出，並非協議明文規範的「過渡期內」。法院無意超越協議文義擴大解釋前述條款的適用範圍，因為各國法院獨立審判的結果本即因為領土主權之不同而存在潛在判決衝突風險。
(3) UPCA生效之前和生效之後提起撤銷訴訟之原告其利益狀態並不相同，布魯塞爾條例增訂條款因此予以特別規範：
UPCA 生效之前向歐盟成員國法院提起訴訟的一方不應被禁止向UPC另外提起訴訟，因為在啟動國家訴訟之時，尚不清楚UPCA是否以及何時會生效，暨UPC 何時開始運作。當時，原告無法在UPC和歐盟成員國法院之間做出選擇。相較之下，在過渡期間提起訴訟的原告則可以做出選擇。
(四) 本裁判的影響：
根據上述解釋，在過渡期之前在國家法院進行的訴訟程序，即使不成功或仍在進行中，當事人將會取得於UPC再次攻擊專利效力之機會。
三、UPC和EPO之間對專利有效性審理之協調
(一) 依歐洲專利公約，歐洲專利核准公告後，任何人都可在9個月內對歐洲專利局(EPO)提出異議。另一方面，依UPCA，UPC對於專利撤銷訴訟案具有專屬管轄權。在UPCA制定時即已設想如何協調兩機關之運作，以避免裁判衝突，並提出初步規範框架，UPC慕尼黑及巴黎中央分庭分別就前述規範闡釋衡量標準。
(二) 相關法規範- 快速裁決標準
1. UPCA第33(10)條規定：當EPO「預期將會快速作出決定時(when a rapid decision may be expected)」，UPC法院可以中止訴訟程序。
2. 單一專利法院程序規則(Rules of Procedure，簡稱RoP)第295條規定：如果UPC受理與專利有關的訴訟，同時也是EPO或者各締約國主管當局異議程序或限制程序(包括隨之而來的上訴程序)之標的，法院可以中止訴訟程序。
3. 根據前述規範，UPC對於與EPO專利異議案併行的訴訟程序，有權裁量是否暫停審理。UPC法院在行使裁量權時，應遵守比例、靈活及公平性原則(參照RoP前言第2、4及5條)。
(三) UPC兩則裁判
1. Astellas Institute for Regenerative Medicine v. Healios and Osaka University(UPC_CFI_80/2023)
(1) Astellas Institute for Regenerative Medicine對Healios 及Osaka University在慕尼黑中央分庭提起撤銷EP3 056 564專利訴訟，被告等聲請在EPO對應異議程序結束前停止本案訴訟程序，主張：
a. 實質上相同的專利在2022年4月20日(UPC運行前)即在EPO由本案原告提起異議，且將於本案法院進行臨時審理程序前10日聽審，其後3個月內左右將作出決定，對於初步決定不服者仍可提出上訴救濟，預計2028年中前EPO可就異議案作出最終決定。
b. 原告開發中之產品目前仍處於臨床試驗階段，預期需再13年才能完成，彈性的審理時程有利雙方早期和睦解決爭議，並節省訴訟開支。
(2) 原告則請求駁回停止訴訟之聲請，主張提起本件訴訟之目的是期待法院更快就專利有效性議題裁決，以便在產品推出前更自由地進行規劃運用。
(3) 2023年11月，慕尼黑中央分庭據下列理由駁回中止本案訴訟之聲請：
a. UPCA第33(10)條未就EPO之「快速」或者「決定」有所定義，該條款將「快速」作為「決定」的形容詞，即表示可「具體預期」，EPO的決定日期應在不久的將來，例如可明確預期異議決定將在UPC預期裁判之前作成；至於「決定」不一定指異議案的最終決定，即使是可上訴救濟的情形UPC也仍可衡量是否暫停訴訟程序。法院在行使裁量權時須評估相關事實、情況並考慮雙方利益；是否符合「快速裁決」之標準，應由訴訟兩造各自就訴訟應否進行負舉證責任。
b. 根據以下因素權衡結果，在EPO的異議案並不符合「快速裁決」標準：
- EPO聽審和初步決定的時間雖然都早於本案UPC法院審理時程，但對於EPO裁決上訴的可能性和上訴所需時間仍是UPC法院裁量是否暫停本案訴訟程序時應整體考量的因素之一。鑑於未有相反跡象顯示EPO作出初步決定後，受不利益決定之一方不會持續提起上訴救濟，本案EPO程序延伸到上訴的可能性很高，而迄至2028年中預期作成EPO最終決定的裁判以前，至少仍有5年期間。
- 原告已說明其對爭議專利是否確實應予撤銷有法律上之利益：原告希望及早釐清確認爭議專利的效力，以便在產品投放市場前自由進行商業運作。
- 被告所提出暫停本案訴訟程序可節省訴訟費用之利益並未大於原告前述法律上利益。特別是考量UPC建置之主要目的是為改善專利權的執行制度、使專利效力爭議及早確定，並確保有效率及高品質的裁判。
- 暫停訴訟程序將導致如下圖所示UPC預定審理時程都停止進行，而以不恰當、不符比例原則的方式影響原告提起本案訴訟的法律上利益。相反的，持續進行本案訴訟可確保本案2024年3月14日臨時會議仍將依原定計畫進行。即使法院屆時權宜決定暫停本案訴訟，也能將案件更推近實質審理程序。
c. 法院公開心證表達2024年3月14日臨時會議之審理計畫：
- 屆時訴訟雙方將有機會討論EPO聽審結果，並再次討論本案訴訟暫停的必要性。
- 倘若臨時會議時已知本案專利初步決定將會被完全撤銷：法院擬中止本案訴訟程序，靜待EPO後續發展。
- 倘若屆時相關專利效力被初步維持：法院為避免裁判矛盾，將會聯繫EPO探知是否可能在2024年5月24日之前(即距離聽審約3個月左右)作出異議決定書。並根據實際情形決定是否推遲或者續行UPC 其後在6月25日的首次開庭程序。
2. Bitzer Electronics v. Carrier Corporation (UPC_CFI_263/2023)
(1) 2023年6月29日，BITZER Electronics對Carrier向UPC巴黎中央分庭提起撤銷專利訴訟。被告同樣據UPCA第33(10)條聲請中止訴訟程序，主張已於數月前對EPO就本案爭議專利提起異議，並於2023年6月28日向EPO請求加速審理異議案。
(2) 巴黎中央分庭亦駁回暫停本案訴訟之聲請，並闡明：
a. 被請求中止訴訟的法院應權衡對立雙方的利益，特別是UPC在適當時間作出裁決的利益，以及避免平行程序爭議專利效力所生費用的利益。法院應考慮：EPO作出決定的預計日期，及中止UPC訴訟程序是否可能對本案原告的訴訟權造成不合理的損害（其中包括本案訴訟判決確定的日期）。
b. 爭議專利在EPO的異議程序才剛提起，並無具體證據證明可能作出初步決定的日期，而UPC的一審判決時程通常為起訴後一年，兩相權衡顯示UPCA第33(10)規範的「快速裁決」標準未獲滿足。
(四) 以上兩裁判都顯示，要成功說服UPC法院依UPCA第33(10)規定停止訴訟，至少應敘明EPO異議程序作出初步決定的具體時程。慕尼黑中央分庭並更進一步將可能影響本案訴訟實質審理結果或者裁判歧異的因素列為裁量因素，例如爭議專利範圍被撤銷的機率。
1 Article 71a of Brussels I Reg recast states:
For the purposes of this Regulation, a court common to several Member States as specified in paragraph 2 (a ‘common court’) shall be deemed to be a court of a Member State when, pursuant to the instrument establishing it, such a common court exercises jurisdiction in matters falling within the scope of this Regulation.
For the purposes of this Regulation, each of the following courts shall be a common court:
(a) the Unified Patent Court established by the Agreement on a Unified Patent Court signed on 19 February 2013 (the ‘UPC Agreement’).
2 Article 71c of Brussels I Reg recast states:
(1) Articles 29 to 32 shall apply where proceedings are brought in a common court and in a court of a Member State not party to the instrument establishing the common court.
(2) Articles 29 to 32 shall apply where, during the transitional period referred to in Article 83 of the UPC Agreement, proceedings are brought in the Unified Patent Court and in a court of a Member State party to the UPC Agreement.
3 布魯塞爾條例及其重訂版第29至32條大致規範如下內容：
(1)防止並行程序：第29條和第30條旨在透過建立明確的管轄權規則，以避免在不同成員國併行程序所引起的低效率和潛在管轄衝突。
(2)促進臨時救濟：第31條確保當事人可在任何成員國尋求緊急臨時救濟措施，無論主要訴訟程序在何處舉行，以提供彈性和即時保護。
(3)澄清定義：第32條提供了判決的統一定義，促進成員國之間一致的適用和認可。
4 Article 83 of UPCA states:
During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or other competent national authorities.